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【DIEBOLD NIXDORF, INC. v. ITC 案(上篇)】：http://www.king-craft.com.tw/news_detail2.asp?spage=1&nid=365

 

六、聯邦巡迴上訴法院

聯邦巡迴上訴法院的結論是「支票預備單元(cheque standby unit)」是適用於美國專利法第112條第6項規定。

手段功能用請求項發生於當請求項的詞以使用美國專利法第112條第6項規定的方式撰寫，其規定為：

在請求項中元件的組合是以「手段(means)」或「步驟(step)」執行特定的功能，而沒有陳述結構、材料或動作支持，這樣的請求項應該被解釋為涵蓋說明書所敘述的對應結構、材料或動作及其均等範圍。

聯邦巡迴上訴法院在決定是否適用美國專利法第112條第6項規定的標準在於請求項所記載的詞是否能夠為技術領域中具有通常知識者理解以具有充分明確的結構意義。

聯邦巡迴上訴法院的第一個步驟係先針對程序問題，先看限制條件是否使用「手段(means)」一詞，如果有，則成立一個可反駁的推定，其適用於美國專利法第112條第6項規定，反之，則成立一個可反駁的推定，其不適用於美國專利法第112條第6項規定。

回歸本案的情況，請求項的詞缺少「手段(means)」。因此，如果挑戰者證明請求項的詞並沒有「詳述充足的結構定義」或「證明在沒有描述足夠結構的情況下敘述功能」時，則能夠克服「不適用於美國專利法第112條第6項規定」之推定，使請求項的詞適用於美國專利法第112條第6項規定。

聯邦巡迴上訴法院再檢驗’235專利的申請專利範圍，並注意到請求項並未引述任何結構，「支票預備單元(cheque standby unit)」一詞遠不足以稱為「充分定義的結構」，相反的，請求項僅描述「支票預備單元(cheque standby unit)」在設備中和位置及功能。請求項1 指出支票預備單元必須裝設於主傳送路徑且位於第一閘門及第二閘門之間，並且需要「被配置為用以保留至少一張真實的支票，以便接收到使用者的取消儲存的指令時，能夠退還支票。」另外，沒有任何附屬項增加描述技術特徵的限制要件，也沒有進一步充實這個詞是否有具體的結構意義。

聯邦巡迴上訴法院也檢驗’235專利的說明書，說明書類似地解釋了「支票暫時預備單元(cheque temporary standby unit)」是「裝設在主傳送路徑(main transfer path)上」並且用於「暫時停止傳送真實支票」，而沒有釋明是否有對應於請求項術語的結構。聯邦巡迴上訴法院另外檢驗’235專利的說明書附圖2，然而圖2僅將「支票暫時預備單元(cheque temporary standby unit)」描繪成垂直線，導致「支票暫時預備單元(cheque temporary standby unit)」無法與「主傳送路徑(main transfer path)」區分。

因此，聯邦巡迴上訴法院審視完內部證據後進行初步的結論，認為說明書中雖然有些段落表明「支票預備單元(cheque standby unit)」必須具有一些結構來執行保持支票及等待使用者指令以將支票返回給用戶或繼續處理它們的功能。然而，’235專利並未提供任何線索，說明書的描述並不包括任何實施例以表示「支票預備單元(cheque standby unit)」的結構或屬於任何結構種類，也沒有事實指出「支票預備單元(cheque standby unit)」必須成型於「主傳送路徑(main transfer path)」上「第一閘門(first gate)」和「第二閘門(second gate)」之間，提供任何對於請求項術語「告知結構特徵的有關限制或以其他方式賦予結構」的教示。

另外，關於專家證人的證詞的部分，雖然由於美國國際貿易委員會基於Dr. Howard的專家證詞確定，「支票預備單元(cheque standby unit)」一詞 對於本領域普通技術人員意味著足夠明確的定義。 Diebold對此進行爭辯，認為專家證詞完全基於Dr. Howard對內部證據的解釋，應該拒絕接受並從新審視美國國際貿易委員會對於請求項的解釋。更進一步的Diebold認為，即使美國國際貿易委員會有權相信Dr. Howard的證詞，我們仍然應反駁之，因為Dr. Howard作證說「支票預備單元(cheque standby unit)」一詞並未暗示任何特定的結構。

為此，美國國際貿易委員會和Hyosung提出兩個論點作為回應。首先，他們認為，因為Diebold未能提供普通技術人員如何理解申請專利範圍術語的確切證據，因此Diebold未能反駁申請案不適用美國專利法第112條第6項規定的推定。

其次，Hyosung同意美國國際貿易委員會有權信任Dr. Howard的證詞，並且證詞足以證明「支票預備單元(cheque standby unit)」一詞在相關時間點對本領域技術人員具有結構意義。

聯邦巡迴上訴法院並不認同美國國際貿易委員會的和Hyosung的論點，並提出其觀點，認為沒有任何一個案例要求尋求克服適用美國專利法第112條第6項規定推定的一方，只限於提供外部證據，才能證明普通技術人員無法理解術語意味著一個明確的結構。即使地區法院認為需要越過專利的內部證據查閱外在證據的情況下，地區法院也仍必須進行法律的解釋，這是因為專家可以在任何時候被視為解釋技術領域中用語以及領域中狀態的檢驗者，但他們不能用於做為證明文書解釋正確或合法的工具[1]。

簡而言之，初審法院在決定事實問題後，必須根據他們發現的事實解釋申請專利範圍他的最終解釋是法律結論，而上訴法院仍然可以仲裁庭重新解釋申請專利範圍。聯邦巡迴上訴法院特別在Skky, Inc. v. MindGeek案中有關於美國專利法第112條第6項規定的內容應用了Teva的法律原則，解釋相關的請求項語言是否適用手段功能用語是法律問題。

因此，在適當的情況下，一方主張請求項限制中並未記載「手段(means)」一詞屬於美國專利法第112條第6項規定的範疇，可以只能透過參考專利的內部證據來克服對其適用的推定。因此美國國際貿易委員會和Hyosung所主張的Diebold未能用外部證據反駁Dr. Howard的證詞對克服假設的能力並不是致命的，除非Dr. Howard的證詞足以克服從內部證據中得出的結論，然而，聯邦巡迴上訴法院並不認為Dr. Howard的證詞足以克服從內部證據中得出的結論。

美國國際貿易委員會依據Dr. Howard的證詞第185、186和189段確定，「支票預備單元(cheque standby unit)」一詞不是一個手段功能用語。 然而，美國國際貿易委員會沒有引用任何其他證據， Hyosung也沒有介紹任何其他證據，例如字典定義，表明「支票預備單元(cheque standby unit)」是本領域普通技術人員通常理解的設備或設備類別的術語。

美國國際貿易委員會採信Dr. Howard的證詞，如「本領域技術水準一般的人很容易理解，在客戶確認存款之前，自動取款機中臨時持有支票的結構是支票預備單元」，或「一般來說，支票預備單元是臨時託管持有支票的。」，美國國際貿易委員會依賴於Dr. Howard的證詞，即術語對於本領域的普通技術人員來說必然具有結構意義，他們將理解該單元必須「包含使支票保持在一個等待使用者確認儲存的狀態的已知组件」，並且必須位於主傳送路徑的介面，並且， 美國國際貿易委員會相信於Dr. Howard的證詞，即本領域技術水準一般的人也可以理解‘235專利’圖2中堆疊和臨時存儲的媒介為不同部分。但這些發現都不能證明「支票預備單元(cheque standby unit)」一詞在發明時於本領域中具有相當合理易懂的解釋。

因此，聯邦巡迴上訴法院認為 Dr. Howard僅僅給出了術語「支票預備單元(cheque standby unit)」的純粹功能性定義。在證詞中，並沒有任何明確的解釋普通技術人員將如何理解該術語所包含的結構或結構類別。他沒有定義「託管(escrow)」，沒有解釋什麼「知名元件(well-known components)」致使技術領域中的人員能夠理解並以用於設計「支票預備單元(cheque standby unit)」，也沒有說明「支票預備單元(cheque standby unit)」必須接合「主傳送路徑(main transfer path)」這件事如何指出任何關於結構方面的事實。

Hyosung沒有提供其他外部證據來證明「支票預備單元(cheque standby unit)」一詞對於本領域普通技術人員具有足夠明確的結構意義，並且美國國際貿易委員會沒有做出這樣的事實調查結果。

另外，聯邦巡迴上訴法院提出以下判決先例，說明何種情況下透過內部證據、外部證據得以確認辭彙具備結構意含：

在Inventio AG v.Thyssenkrupp Elevator Americas Corp案[2]中，法院認為，藉由在說明書中明確的將「計算單元(computing unit)」稱為「商用個人電腦或工作站(a commercially available personal computer or workstation)」，並指出「計算單元(computing unit)」包括至少一個「處理器(processor)」和至少一個「資料記憶體(data memory)」，專利的說明書所指的「計算單元(computing unit)」對於技術領域中具有通常知識者意味著結構。

在Apex Inc.與Raritan Computer, Inc案[3]的訴訟中，法院注意到術語「電路(circuit)」，在一本字典中將其定義為「許多電氣設備和導體的組合，當它們相互連接形成一條導電路徑時，就實現了某種期望的功能」。因此，法院認為「電路(circuit)」一詞本身就意味著某種結構，法院並解釋說 「電路(circuit)」一詞具有適當的鑑別性，如同「介面(interface)」、「程式設計(programming)」 和 「邏輯(logic)」 等辭彙，對於技術領域中具有通常知識者確實的定義了一些結構意義；另外，法院也檢視內部證據，認為說明書或申請歷史檔案中的沒有任何與技術領域中對於「電路(circuit)」一詞定義不一致處，並指出專家證人的證詞表明「電路(circuit)」一詞被本領域的普通技術人員理解為一個非常廣泛的術語，而其中的一個被告產品包括幾個電路元件。

在Greenberg的案例[4]中，判斷「棘爪裝置(detent mechanism)」一詞是否是用於美國專利法第112條第6項規定，聯邦巡迴上訴法院認為許多設備的名稱都是根據它們執行的功能來命名的，包括「過濾器(filters)」、「制動器(brakes)」和「夾持器(clamp)」等，並認為「棘爪 (detent)」就是這類術語，且字典的定義清楚地表明名「棘爪 (detent)」一詞在機械領域中表示一種具有普遍理解意義的裝置類型。因此，即使術語的定義是以功能來表示，且「棘爪 (detent)」一詞未使人想起一個明確定義的結構，仍不影響最終的判斷，重點在於，「棘爪 (detent)」這個個術語作為結構的名稱，在技術領域中具有相當好理解的意義。

相反的，本案說明書並沒有描述「支票預備單元(cheque standby unit)」可能是什麼樣的範例，也沒有描述「支票預備單元(cheque standby unit)」屬於哪一類結構，另外’235專利用「單元(unit)」一詞來描述13個不同的構件，「單元(unit)」一詞單獨存在不意味著任何結構，同樣的，聯邦巡迴上訴法院也認為，即使透過用「支票(cheque)」和「預備(standby)」兩個字修飾「單元(unit)」一詞，或指定「支票預備單元(cheque standby unit)」的位置來賦予足夠的結構都無法使其具有結構意含，’235專利沒有提供關的教示指出何種結構或結構類別放置在「主傳送路徑(main transfer path)」中即能夠執行保持支票等待用戶指示的功能的。

另外，聯邦巡迴上訴法院也認為本案與Greenberg案不同，因為沒有在字典定義或其他形式的證據表示「支票預備單元(cheque standby unit)」能夠被本領域的普通技術人員合理的理解為一種結構或結構類別。專家陳述的意見『技術領域中具有通常知識者能夠理解「支票預備單元(cheque standby unit)」具有特定的功能，並且可以由「包含使支票保持在一個等待使用者確認儲存的狀態的已知组件」組成』，並無法被支持且也沒有幫助。

相反的，聯邦巡迴上訴法院本案的情況類似於Advanced Ground Information Systems, Inc. v. Life360案[5]，該案涉及「標記產生器(symbol generator)」一詞，而法院認為「標記產生器(symbol generator)」一詞涉及了美國專利法第112條第6項規定，因為它無法描述一個足夠的結構，而只敘述一種抽象元件「用於(for)」產生動作，或「可以(can)」執行功能。因此，法院基於兩個原因駁回了專利權人的證詞。第一，專家證詞說明「標記產生器(symbol generator)」一詞是為訴訟中的專利而創造的。第二，沒有證據表明這個辭彙是常用的述語，也沒有證據表明以此辭彙指定某種結構。

回歸本案，美國國際貿易委員會和Hyosung都沒有提出書面證據以證明「支票預備單元(cheque standby unit)」為常用術語或相關領域中具有通常知識者能夠指出的特定結構。且他們也不爭執Diebold提出的主張「支票預備單元(cheque standby unit)」這個在申請時被加到權利要求書中的辭彙是申請人為了請求限制其發明而自己創造的』，聯邦巡迴上訴法院的結論是，「支票預備單元(cheque standby unit)」一詞應適用於美國專利法。

另外聯邦巡迴上訴法院進一步確定說明書是否公開了與請求項功能對應的充分結構，以判斷是否符合明確性的要求，而前述功能是指雙方都沒有爭執的「保留至少一張真實的支票，以便接收到使用者的取消儲存的指令時，能夠退還支票」的功能，然而，結論是說明書並未公開相對應的充分結構。聯邦巡迴上訴法院進一步說明，如果內部證據清楚的將結構與請求項中的功能聯繫或組織起來，則揭露於說明書的結構有資格稱為對應結構。

更進一步的，聯邦巡迴上訴法院認為，’235專利的圖2教示「支票暫時預備單元(cheque temporary standby unit)」藉由保持在皮帶上的位置以臨時的備存至少一張真實支票，然而，並沒有可以執行此功能的結構揭露於圖式或是說明書中，取而代之的，圖中所有描述支票預備單元的僅為一對圍繞兩個圓柱體外部的垂直線。這些線段無法與「主傳送路徑(main transfer path)」進行區隔 ，「主傳送路徑(main transfer path)」和「支票暫時預備單元(cheque temporary standby unit)」並無法分辨前後。說明書的相應部分同樣沒有描述能夠“將支票保持在皮帶上的位置”的結構。即使說明書中包含了這個「支票暫時預備單元(cheque temporary standby unit)」一詞，它仍然只描述功能，而不是結構，因此不足以構成足夠的相應結構來實現所聲稱的功能。

由於’235專利未公開任何對應於「保留至少一張真實的支票，以便接收到使用者的取消儲存的指令時，能夠退還支票」的功能的結構。因此，根據美國專利法第112條第2、6項規定，如果本領域的普通技術人員無法瞭解說明書中的結構並將其與權利要求中的相應功能進行聯結，那麼手段功能用語將導致不明確。最終，聯邦巡迴上訴法院的結論是請求項1-3、6、8及9基於美國專利法第112條第2項不明確的規定而無效。

七、小結

本案判決同樣的遵循未使用「手段(means)」一詞則建立不適用於美國專利法第112條第6項規定的假定判斷程序，由於本案請求項爭議的詞為「支票預備單元(cheque standby unit)」其未使用「手段(means)」一詞。因此聯邦巡迴上訴法院進一步的進行實質判斷，以技術領域中具有通常知識者的角度審視「支票預備單元(cheque standby unit)」一詞是否意味著充足的結構意含，本案聯邦巡迴上訴法院分別從內部證據、外部證據進行論理詳述如下：

 

其一：檢視申請專利範圍：

值得一提的是，本案請求項中不僅僅續述了「支票預備單元(cheque standby unit)」的功能， 還進一步的限定支票預備單元於ATM中的位置，也就是在主傳送路徑且位於第一閘門及第二閘門之間，此部份的限定雖然屬於結構組態、位置關係的描述，然而仍未滿足揭示具體結構的要求，另外，聯邦巡迴上訴法院也檢視了附屬項的內容，然而仍一無所獲，故在檢視申請專利範圍的過程中，不僅會檢視含有爭議辭彙的獨立項之內容，也會一併檢查附屬項是否提供相關線索。

對於文字的審視，聯邦巡迴上訴法院提出了先前案例，說明本案的複合式名詞「支票預備單元(cheque standby unit)」，由「支票(cheque)」、「預備(standby)」兩個修飾詞及「單元(unit)」一詞構成，然而，前述修飾詞並未賦予足夠的結構意含，進而使整個複合名詞涉入手段功能用語的範疇。

 

其二：檢視說明書及圖式：

本案說明書撰寫的內容與請求項的內容並無太大的區別，僅指出支票預備單元的相對位置及其能夠執行的功能，而未進一步解釋其結構意含，對於脫離手段功能用語並無幫助，而圖式的部份雖然有賦予支票預備單元對應的元件符號，但圖式內容標號處確沒有繪出任何結構，僅以簡單的垂直線表示支票預備單元，進而讓聯邦巡迴上訴法院確信內部證據並未提供具體結構。

聯邦巡迴上訴法院的檢視過程對於從業人員在撰寫說明書時具有相當的啟示，對於自定義的名詞，即便是習知的元件，仍需在說明書舉出對應的結構敘述，且在說明書附圖繪出較具體的結構，也有助於法院認定自定義明詞具備結構意含。

 

其三：內部證據與外部證據於解釋手段功能用語的角色：

首先，聯邦巡迴上訴法院點出，地方法院即使在有專家證詞的情況下仍應自行解釋申請專利範圍，並指出專家證人並不能成為解釋說明書、請求項的依據，原因在於解釋申請專利範圍是屬於法律問題。

另外，本案聯邦巡迴上訴法院說明克服推定的方法並不限於檢視外部證據，專利權人未對專家證人的證詞進行反駁的後果並不嚴重，除非專家證人的的證詞足以克服內部證據的論點，另一方面，聯邦巡法院也表明雙方可只透過參考專利的內部證據來克服推定，足見法院對於內部證據與外部證據之間的看法並不相同此外，採取的外部證據也不侷限於專家證人的證詞，若欲提高說服力可以參酌詞典等其他文獻。

 

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