西元2015年Williamson案聯邦巡迴上訴法院的全院庭審(en banc)，降低了「手段(means )」、「步驟(step )」於手段功能用語判斷的重要性，讓「手段(means )」、「步驟(step )」以外的詞被認定為手段功能用語的機率大幅提升，讓後續的判決中產生了許多的歧見。
因此，有必要對於Williamson案後的案件進行研究，以歸納出辨識手段功能用語在美國專利訴訟中的演變。
第二節 2018年 DIEBOLD NIXDORF, INC. v. ITC 案
西元2016年二月，Hyosung TNS Inc.及Nautilus Hyosung America Inc透過轉讓擁有235專利，並對ITC指控Diebold，侵害四個關於ATM的專利。ITC便成立調查，除了235專利外的三個專利隨後即因Hyosung的異動終止調查。
被告產品是Diebold公司的ATM，可以一次接收處理現金及支票，一次插入的成綑混合現金或支票，這些模組應用在產品型號J.A. 76–77的ATM，行政法官(ALJ)隨後舉行了證據聽證會，研議初步的裁決，裁決被告的模組不僅直接侵害235號專利的請求項1-3、6、8及9且Diebold進口前述模組而侵權，而且235專利的請求項為有效。
美國國際貿易委員會ITC (後稱美國國際貿易委員會)判定Diebold公司違反貿易法(Tariff Act)§337條，進口侵權品之要件，前述侵權品侵害US 8523235專利請求項1-3、6、8及9。Diebold公司不服上訴CAFC，並主張系爭專利中的『支票暫時預備單元』並未定義，故請求項應為無效。
US 8523235專利請求保護一種ATM，係能夠自動儲存成綑的現金及支票的裝置。
而系爭專利透過以下步驟達成前述目的：(1)將成綑的支票/現金分裝成單獨的型態；(2)將分好的支票/現金於ATM(內)水平的傳輸；(3)針對每一支票/現金的真偽性、正常性進行驗證；(4)根據辨別的結果對每一支票/現金進行分類；(5)準備將前述支票/現金存入保險櫃。
在’235專利的九個請求項中提到了一個「支票預備單元(cheque standby unit)」，支票預備單元被設置在主傳送路徑106a、且位在第一閘門112及第二閘門124之間且「支票預備單元120」用以保留至少一張真實的支票，以便接收到使用者的取消儲存的指令時，能夠退還支票。
在’235專利的說明書中並沒有提到「支票預備單元(cheque standby unit)」，但有在三個部分提「支票暫時預備單元(cheque temporary standby unit)」。
首先，說明書解釋ATM包括支票暫時預備單元120，被設置在主傳送路徑106a、且位在第一閘門112的後側，用以暫時停止真實支票之傳輸，以及，背書噴印單元122設置於支票暫時預備單元120後，前述背書噴印單元122用以在支票上噴印背書資訊。其後，說明書解釋支票暫時預備單元120更具體的功能；支票暫時預備單元120被裝設於主傳送路徑106a的特定區域，且在第一閘門112及主傳送路徑106a之間，支票暫時預備單元120能夠暫時停止傳輸被驗證裝置110驗證後的真實支票。在支票被背書噴印單元122標示前，支票的權利將自客戶轉移至銀行，支票暫時停止傳輸等待使用者(客戶)輸入指令。當輸入儲存指令後，支票即會被傳送至背書噴印單元122，反之，當輸入取消儲存指令時，支票則被主傳送路徑106a反向送回入口102或不正常支票佔存區116，以將支票歸還使用者。背書噴印單元122只會在驗證裝置110驗證支票為真，且支票暫時預備單元120接收到擁有者最終的儲存指令時才會動作。支票暫時預備單元120的限制是在申請的過程中為了克服先前技術，聲稱(先前技術)能讓支票安全的儲存，但並未揭露在使用者取消存款後能夠返還支票的功能。
圖1 US 8523235示意圖
行政法官(ALJ)同意Hyosung的主張，認為這個詞應該被給予簡單、普通的意義，以讓技術領域中具有通常知識者能瞭解『在ATM裡的一個能夠暫時保持支票，等待客戶確認存款的結構就是支票預備單元(cheque standby unit)』。
美國國際貿易委員會及 Hyosung爭辯Diebold並未提供證據以推翻假定，故這個詞並不適用美國專利法第112條第6項的規定；再者，並主張行政法官正確的裁決這個詞，基於內部證據及外部證據這個詞都不適於應用此條款，特別是，Dr. Howard的專家證詞顯示技術領域中具有通常知識者應能夠瞭解「支票預備單元(cheque standby unit)」這個詞意味著結構。最後，Hyosung爭執，以Dr. Howard的觀點來看，即使「支票預備單元(cheque standby unit)」這個詞適用美國專利法第112條第6項規定，說明書也記載足夠的結構以執行圖2所欲請求的功能。
Diebold在上訴時爭執「支票預備單元(cheque standby unit)」是一個單純的功能性用語，其並沒有意味著具體的結構。因此「支票預備單元(cheque standby unit)」應適用美國專利法第112條第6項規定，特別是，其包含「單元(unit)」一詞， 「單元(unit)」一詞是視為一般隨機的一次性用語，類似於「機構(mechanism)」「元件 (element)」、「裝置(device)」等其他一次性用語，其只不過是字面上的結構，而且重點是’235專利的申請專利範圍內陳述了13個不同冠有「單元(unit)」的構件，每個冠有「單元(unit)」的構件都有獨特的功能；
Diebold解釋於說明書中並沒有關於「支票暫時預備單元(cheque temporary standby unit)」的具體結構之討論，而僅透過功能及位置來定義，並指出Hyosung的專家證人並沒有證明「支票暫時預備單元(cheque temporary standby unit)」一詞意味著足夠的結構定義，取而代之的，專家證人的證詞僅說明了該術語涵蓋了所有能夠在客戶確認存款之前履行臨時持有支票功能的結構，並列出一系列不具說服力的結構，如「吸盤(suction cup)」、「活板門(trapdoor)」和「滾筒(drum)」。
【DIEBOLD NIXDORF, INC. v. ITC 案(下篇)】：http://www.king-craft.com.tw/news_detail2.asp?spage=1&nid=366
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