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冠中智訊第35期-美國手段功能用語專利權範圍解釋之發展與實務──MTD PRODS V. IANCU 案(上)

 

2019年 MTD PRODS V. IANCU 案

聯邦巡迴上訴法院

聯邦巡迴上訴法院首先提出Williamson案的指導，在判是否為斷手段功能用語時，先認定請求項的限制要件是否採用「手段(means)」一詞，若無，則給予一個可推翻的假定，認為該辭彙表達充足的結構意義，不符合美國專利法第112條第6項規定，挑戰者可以透過說明「請求項的辭彙沒有陳述充足的結構意義』或『請求項的辭彙僅陳述功能而沒有充足的結構執行該功能」以推翻該假定。

在Watt v XL Sys案[1]指導中提到，判斷是否為手段功能用語主要的調查並不僅限於認定是否具有「手段(means)」一詞，而需進一步認定請求項的詞對於技術領域中具有通常知識者的理解，是否具有充足的定義，意味著結構名稱。請求項雖然沒有使用「手段(means)」一詞，然而，請求項的限制要件如採用類似「手段(means)」一詞的隨機詞(nonce word)可視為「手段(means)」一詞替代詞，例如「模組(module)」、「機構(mechanism)」等。

Zeroclick v Apple案[2](2018)中對於手段功能用語的判斷則認為，由於爭議的辭彙「程式(program)」與「使用者介面程式碼(user interface code)」是基於傳統「使用者介面程式(user interface program)」或 「程式碼(code)」的應用，故有具體的參考，而非通用詞。因此「程式(program)」與使用者介面程式碼(user interface code)」並不是隨機詞(nonce word)，也不是採用一個黑盒子說明結構或概念。

聯邦巡迴上訴法院強調，判斷是否為手段功能用語重要的判斷依據在於，請求項辭彙是否用於通常用語、或能夠被技術領域中具有通常知識者指定為結構，前述結構包括特定結構或一類的結構，同時，聯邦巡迴上訴法院並提出兩個判決先例作為說明，於Williamson案中：「模組(module)」一詞被認為是個隨機詞(nonce word)，原因在於其陳述了同個黑盒子(black box)陳述結構用以提供相同特定功能，彷彿「手段(means)」一詞已經被使用。而在Skky INC v. MindGeek案[3](2017)中因為請求項的用語「無線裝置手段(wireless device means)」 被認定為意味著某一類的結構，因此最終認定不涉及美國專利法第112條第6項規定。

聯邦巡迴上訴法院基於Williamson案的判決先例，說明在判斷是否為手段功能用語時，不應僅考慮跟隨功能的關鍵名詞是否意味著結構，更應參考請求項其他段落是否能夠提供相關線索足以告知關鍵名詞的結構特徵或賦予關鍵名詞結構意義；因此，法院認為在評估請求項限制要件是否適用手段功能用語時，不應僅考慮示例性名詞「機械控制組件(mechaniel control assembly)」，更應參考整個包含被示例性名詞執行功能的段落。

聯邦巡迴上訴法院以Apex案[4]及Dieblod Nixdorf Inc v. ITC為例，說明在解釋請求項用語時，若爭議辭彙為複合式名詞，則會先判斷被修飾詞本身是否意味著結構，再判斷該被修飾詞在請求項語境中是否具有充足的結構，另外，也會基於外部證據檢視該被修飾詞，除此之外也會審視內部證據，如說明書、申請歷程判斷該被修飾詞於案件中的意涵是否與通常意義一致，除此之外，也會判斷複合式名詞整體在技術領域中是否具有結構意義。

在Apex案中「介面電路(interface circuit)」為複合式名詞，而「(circuit) 電路」則為被修飾詞，法院先認定「(circuit) 電路」在爭議的請求項語境中有敘述充足的結構，且基於字典定義也推斷「(circuit) 電路」本身意味著某些結構，法院也注意到單純只有「(circuit) 電路」一詞時是一個非常廣義的詞，然而，在說明書及申請歷程中皆沒有以與通常意義不一致的方法使用「(circuit) 電路」一詞。另外，從「介面電路(interface circuit)」一詞判斷，法院認為其確切的定義某些技術領域中的結構意義，綜上，法院認為被告沒有推翻假定，因此「(circuit) 電路」並不適用美國專利法第112條第6項規定。

而在Dieblod Nixdorf Inc v. ITC中法院注意到於辭典定義或其他內容中沒有證據說明「支票預備單元(cheque standby unit)」一詞是能夠合理容易的被技術領域中具有通常知識者認為一種結構或一類結構，外部證據只說明了技術領域中具有通常知識者能夠瞭解「支票預備單元(cheque standby unit)」可以是任何能夠執行請求項宣稱功能的結構，更進一步的，法院也指出請求項的文字或說明書都沒有建議可以限制「支票預備單元(cheque standby unit)」一詞的結構定義。因此最終認為「支票預備單元(cheque standby unit)」一詞用以執行某些特定的功能，屬於美國專利法第112條第6項規定的範疇，為手段功能用語。

聯邦巡迴上訴法院另提到說明書於解釋請求項的重要性，並以Thorner v.Sony Computr(2012)一案[5]舉例說明，於該案中專利權人為避免適用美國專利法第112條第6項規定，透過編攥者在說明書中提供該隨機詞(nonce word)結構的意義，藉由清楚陳述隨機詞的定義，使其有別於該辭彙的平實、通常意義。然而，本案聯邦巡迴上訴法院也說明，記載於說明書的較佳實施例並不能賦予一個沒有其他意義(otherwise has none)的辭彙結構意義。如同所有的編攥詞，對於專利權人而言僅揭露一個實施例並不足夠，專利權人必須清楚的表示意圖，以重新定義辭彙。

回歸本案，聯邦巡迴上訴法院同意委員會的主張「機械控制組件(mechaniel control assembly)」一詞較近似於其他通用詞，且認為是個近似於means的隨機詞(nonce word)；「機械控制組件(mechaniel control assembly)」一詞對於技術領域中具有通常知識者並沒有意味著充足的結構定義。同時，聯邦巡迴上訴法院同意委員會的主張，認為請求項中爭議詞以外的陳述主要為功能性，但並非完全為功能性，其中提到的『configure to』為執行其功能，在這方面的功能性辭彙使請求項趨向於符合美國專利法第112條第6項規定。另外，聯邦巡迴上訴法院也同意委員會接受MTD的外部證據，說明「機械控制組件(mechaniel control assembly)」一詞並未在領域中建立意義，其僅僅是某些集合零件的通常標識，另外，Toro公司也未反駁MTD的專家證詞，也沒有推翻MTD提供的先前專利，該些專利記載的「機械控制組件(mechaniel control assembly)」代表著廣泛種類的結構及廣泛功能，「機械控制組件(mechaniel control assembly)」一詞通常被用以描述輸入液泵(infusion pumps)、數位點火系統(digital firing systems)、沖水箱(flush tanks)、內視鏡(endoscopes)、變速器(transmissions)或發動機(engine)等機構。

因此，聯邦巡迴上訴法院得出了委員會錯誤的結論，原因在於委員會依賴說明書描述的「零迴轉半徑控制組件(ZTR control assembly)」作為請求項辭彙 「機械控制組件(mechaniel control assembly)」 建立有結構意義的結論，在當事人同意說明書中的「零迴轉半徑控制組件(ZTR control assembly)」為請求項「機械控制組件(mechaniel control assembly)」的結構時，MTD公司並不同意說明書明確的定義請求項「機械控制組件(mechaniel control assembly)」一詞，因為說明書揭露對應請求項中手段功能用語辭彙的結構並不必然意味著該請求項辭彙能夠被技術領域中具有通常知識者理解為意味著具體結構或一類的結構。

聯邦巡迴上訴法院認為解釋手段功能用語的限制要件涉及兩個步驟：

其一，確定請求項限制要件是否撰寫為手段功能用語格式。在這個步驟中，我們考慮請求項的限制要件對於技術領域中具有通常知識者是否意味著充足的結構定義，若確認為手段功能用語格式，則進入第二步驟。

其二，需要檢視說明書以識別執行請求項功能的結構，從而對應請求項的意義。

前述兩個步驟是不同的，然而委員會卻混用了兩個截然不同的步驟，認為說明書中揭示了對應的結構，所以爭議的辭彙是充分定義的，是以不涉及美國專利法第112條第6項規定。委員會的分析意味著只要請求項的辭彙在說明書中具有對應的結構時，即不涉及手段功能用語限制，如此一來將有悖於眾多的判決先例，且依此觀點作為判斷，只要說明書有對應結構時，最終將完全不會涉入手段功能用語的規範。[6]

聯邦巡迴上訴法院雖同意說明書在評估是否為手段功能用語時具有一定角色，但並不同意在本案之爭議中，說明書給予「機械控制組件(mechaniel control assembly)」足夠的結構定義，說明書並未表明專利權人意圖充當辭彙編撰者並將「機械控制組件(mechaniel control assembly)」一詞定義為較佳實施例中的「零迴轉半徑控制組件(ZTR control assembly)」，確實，說明書中甚至沒有提到「機械控制組件(mechaniel control assembly)」一詞，在申請專利範圍中的功能性語言建議著「機械控制組件(mechaniel control assembly)」為較廣泛的通用詞，若將「機械控制組件(mechaniel control assembly)」解釋為「零迴轉半徑控制組件(ZTR control assembly)」將使請求項中的功能性語言顯得多餘。

聯邦巡迴上訴法院也不同意委員會對於申請歷程的解釋。在原本的申請歷程中MTD公司認為請求項的限制要件是以手段功能用語的形式撰寫，然而 MTD的陳述並沒有清楚的聲明放棄。更進一步的，MTD的陳述表明「機械控制組件(mechaniel control assembly)」一詞表現了某些功能必須被給予權重，因為其意味著結構，且此結構不僅僅是預期使用(intended use)的結構，然而前述的說明並非在美國專利法第112條第6項規定語境中的陳述。MTD的陳述「限制要件意味著結構且具有權重」的說明與聲稱屬於手段功能用語因為手段功能用語的限制要件意味著結構(對應結構或其均等範圍)並不一致。在缺乏任何清楚且無爭議的陳述情況下取消了美國專利法第112條第6項規定的應用，委員會錯誤的給予決定性權重予記載於歷史檔案中模稜兩可的陳述。

聯邦巡迴上訴法院總結，委員會錯誤的使用存在於說明書中的結構總結出「機械控制組件(mechaniel control assembly)」具有足夠的定義以逃避美國專利法第112條第6項規定，委員會也賦予不適當的權重給歷史檔案語境外的陳述。因此聯邦巡迴上訴法院依據委員會發現的事實及現有的證據，證明「機械控制組件配置以(mechaniel control assembly configured to)」在請求項1及9中執行了特定的功能，請求項1及9涉入美國專利法第112條第6項規定，屬於手段功能用語。

小結

本案聯邦巡迴上訴法院闡明解釋功能性請求項的兩個步驟，先判斷是否為手段功能用語，若確定為手段功能用語再檢視說明書是否具有對應的結構，然而前述兩個步驟特別容易混淆，原因在於第一個步驟中，判斷是否為手段功能用語的過程不僅透過檢視外部證據，也需搭配檢視內部證據如請求項本身、說明書或歷史檔案進行綜合判斷，才能夠得出是否涉入手段功能用語的規範。因此，在步驟一中也具有檢視說明書的程序，如此一來將容易與步驟二混淆，本案聯邦巡迴上訴法院指出委員會正是犯下這樣的錯誤，而混用的結果將導致只要說明書有記載對應請求項功能的結構之案件，爭議辭彙都將被解釋為具有明確的結構意涵，如此一來將不可能有案件涉入手段功能用語的規定，最終的判斷結果將只剩下兩種，其一，判斷為非手段功能用語，其二，因為說明書沒有對應的結構而不明確導致專利無效。

承上，聯邦巡迴上訴法院特別說明，說明書記載的內容必須要是專利權人明確表示其用以定義請求項爭議詞，並給予完整的說明，賦予清楚的定義，方能夠使請求項中的爭議詞具有明確的結構意涵，讓請求項中的爭議功能性語言在第一個判斷步驟中脫離手段功能用語的管轄，否則，如本案爭議，僅在說明書的內容記載單一個實施例，且沒有進一步說明，恐無法讓請求項爭議名詞具有充分的結構定義，技術領域中具有通常知識者仍難以將其認定為一種或一類的具體結構。

本案的另外一個議題為申請歷程，委員會以MTD公司的陳述作為判斷是否為手段功能用語的依據，然而，聯邦巡迴上訴法院認為申請人在申請歷程中的陳述的內容必須是清楚且無爭議，且必須是在針對手段功能用語的語境中陳述的內容。

綜上所述，專利撰稿者如果選擇採用自定義名詞時，需非常的謹慎，特別是在自定義名詞後連接功能性語言，且在請求項中沒有清楚定義具體結構的情況下，將很有可能落入手段功能用語的判斷，更進一步的，即使在說明書簡單的舉一兩個具體結構說明自定義名詞，也很有可能無法滿足上述第一個判斷步驟的要件，另外關於申請歷程的議題，目前美國專利審查過程中，當審查委員認為請求項撰寫格式為手段功能用語的格式時，即會請發明人敘明，在這個程序中申請人也需謹慎，若撰寫時就決定採用手段功能用語，即需在答辯理由書中清楚、無爭議的表明該限制要件確實是以手段功能用語呈現。