誠信為冠　敦厚為中

前言

    商標權是私人的無體財產權，作為私人財產，財產權人理應可以自行決定要不要買賣轉讓、設定質權、授權、分割、拋棄等等，然而，2021年年底卻屢屢看到中國大陸商標轉讓申請不予核准的新聞訊息，而且官方不予轉讓理由竟然是「不良影響」！究竟商標轉讓涉及了甚麼公益問題，導致轉讓人和受讓人提交了轉讓協定仍然不被官方接受？讓我們來一窺究竟。

 

法律規定

    根據《中華人民共和國商標法》第42條規定，註冊商標轉讓應留意以下規定：

1. 轉讓人和受讓人應當簽訂轉讓協定，並共同向商標局提出申請。

2. 商標註冊人對其在同一種商品上註冊的近似的商標，或者在類似商品上註冊的相同或者近似的商標，應當一併轉讓。

3. 倘若轉讓容易導致混淆或者有其他不良影響，商標局不予核准。

4. 轉讓註冊商標經核准後，予以公告，而受讓人自公告之日起享有商標專用權。

    再者，參考《關於規範商標申請註冊行為的若干規定》第9條：「商標轉讓情況不影響商標註冊部門對違反本規定第3條情形的認定。」而《若干規定》第3條規定：「申請商標註冊應當遵循誠實信用原則。不得有下列行為：（一）屬於商標法第4條規定的不以使用為目的惡意申請商標註冊的……」。

    也就是說，當商標被認定屬於「惡意商標申請」行為，即使經過轉讓甚至受讓人是為善意，嗣後的商標轉讓行為仍然不影響商標註冊部門對囤積商標等行為違反商標法第4條規定的認定，而屬於第42條第3款規定的「其他不良影響」，商標局不予核准。

 

案例說明

    中國大陸國知局於2021年4月間發布的2020年度商標異議、評審典型案例中，有一則「佳麗芙Jialifu」商標無效宣告案特別值得商標受讓人留意。

    該案商標由A於2015年07月09日申請註冊，於2017年11月21日核准註冊，並於2018年08月13日轉讓給B。

    C於2019年04月15日對「佳麗芙Jialifu」商標提出無效宣告請求，主張：「佳麗芙Jialifu」商標原申請人A是經備案的商標代理機構D的唯一自然人股東，在商標法第19條第4款「商標代理機構除對其代理服務申請商標註冊外，不得申請註冊其他商標」規定的制約下，該代理機構D轉而以其唯一自然人股東A的名義提出商標註冊申請，屬於惡意囤積商標並進行轉讓牟利的行為，故請求對爭議商標予以無效宣告。

    本案審理後認為：A是商標代理機構的唯一股東，A名下申請註冊商標多達兩千餘件，其中包含大量與他人知名商標相同或者近似的商標，涵蓋的商品類別廣泛，並多由D代理機構代理申請註冊，顯然不是為了正常的商業使用目的。據此可以認定，「佳麗芙Jialifu」商標原申請人A及其商標代理機構公司D具有搶註他人商標、囤積商標的共同故意，「佳麗芙Jialifu」商標系該商標代理機構假借其唯一股東之名申請註冊，以達到規避法律之目的，A的行為應視為商標代理機構的行為。故爭議商標的申請註冊在第3類商品上，違反了商標法第19條第4款之規定。

 

典型意義

    「佳麗芙Jialifu」商標無效宣告案作為典型案例的意義在於：

(一)規範代理機構行為：

    商標法第19條第4款規定的立法目的在於防止商標代理機構利用自身優勢惡意搶註商標或囤積商標牟利，規範商標代理市場。而且，為瞭解決商標代理活動中的混亂現象以及嚴重擾亂商標市場秩序的情形，商標法有關商標代理機構行為規範的內容從嚴執行。因此，即使不是商標代理機構名下的商標，只要是與商標代理機構具有串通合謀行為或者具有特定關係的人搶註、囤積商標，其行為仍被官方視為商標代理機構的行為，適用商標法第19條第4款予以規制，避免商標代理機構假借他人名義而規避相關規定。

(二)根治惡意搶註商標及囤積行為：

    由於惡意搶註商標及囤積行為很重要的一個目的就是為了在商標交易市場上買賣轉讓獲利，倘若允許惡意申請人之註冊商標轉讓到他人名下而規避其申請註冊商標時所具有的不正當性，則管制目的恐怕將落空，因此，受讓人即使是善意受讓商標，亦不影響該商標屬於惡意申請取得註冊的商標。基此，本案C對「佳麗芙Jialifu」商標提起無效宣告時，該商標雖然已在受讓人B的名下，縱使B並非商標代理機構，仍然適用商標法第19條第4款之規定，且觀其理由，並未論斷B是否善意受讓商標。

 

結語

    由「佳麗芙Jialifu」商標被無效宣告之理由可以見到大陸官方從嚴規範代理機構行為的態度，也提醒著商標申請人必須慎選大陸代理機構，否則委辦商標後，極可能遭到大陸代理機構搶註或以其他大量近似商標圍堵或稀釋其識別性。

    然而，除了學到慎選大陸代理機構這一點以外，我們還應當特別留意現在中國大陸的商標政策上為了達到「根治惡意搶註商標及囤積行為」的目的，受到規範的對象不僅僅只是針對代理機構，也包括任何不以使用為目的惡意申請註冊商標後續的商標轉讓行為。中國大陸近年來為了有效降低不以使用為目的惡意申請註冊的商標數量，從商標交易市場的源頭進行打擊並嚴格執行，商標局會運用商標法第42條第3款「其他不良影響」的規定審查商標轉讓申請，那些不以使用為目的惡意申請而獲准註冊的商標，未來的交易轉讓申請也將不予核准，或轉讓核准後也會構成撤銷事由[1]。近期陸續看到中國大陸商標轉讓申請不予核准的新聞正是因為這樣的理由。

    因此，商標受讓人事前進行智慧財產權盡職調查（Intellectual Property Due Diligence，IP DD）務必特別留意轉讓人申請該商標是否屬於《若干規定》中「非正常申請商標註冊的行為」，因轉讓人在申請註冊商標時，已經具有的不正當性並不會因為商標註冊後的轉讓而變成正當，且商標受讓人是否善意受讓並非所問，根本不影響商標局對惡意申請行為的判斷。也就是說，倘若商標申請註冊時已經缺乏受法律保護的正當性基礎，不以使用為目的惡意申請取得的註冊商標為「毒樹之果」，其後續商標轉讓行為亦不受保護[2]。從而，倘若受讓人支付商標買賣及轉讓費用獲得的是毒樹之果，將會是一個可能不被核准轉讓，縱核准轉讓也將會是一個隨時可能被撤銷的商標，受讓人同意接受這麼不划算的交易，恐怕只能怪自己沒有跟上大陸商標改革的腳步了。