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案情簡介

    英國公司在中國大陸服飾商品上，已經註冊文字及圖形的組合商標(以下稱「A及圖形」商標)且持續使用多年，今欲跨足包包商品而提出相同圖樣的商標申請。申請商標後，竟遭官方引證「B及圖形」商標，且「B及圖形」商標中的圖形設計與英國公司「A及圖形」商標中的圖形一模一樣！

    英國公司這時才赫然發現自己獨創設計的圖形早已遭到中國大陸公司的複製或摹仿，並已經獲得商標註冊多年！故而向我所詢問是否仍有撤銷對方商標的機會？

 

辦理過程

    中國大陸代理人初判本案因為雙方「圖形」實質相同，抄襲我方在先著作權，故而建議以著作權之方向爭取。

    然而，以在先著作權之理由提出無效宣告，根據中華人民共和國商標法第45條規定，除非是惡意註冊馳名商標，否則必須自商標註冊之日起「五年內」請求商標評審委員會宣告該註冊商標無效。英國公司被中國公司複製取得註冊的圖形商標，已經有部分商標超過該五年的時間限制，以損害在先著作權之理由爭取無法全面性解決英國公司的維權需求。

    本所根據對中國大陸打擊「惡意商標申請註冊行為」的高度關注及理解[1]，協助英國公司清查並分析對方商標申請行為，認為對方的行為屬於「不以使用為目的」的惡意商標註冊申請，是中國大陸嚴厲打擊的對象且屬於商標絕對不得註冊之事由，故而仍然建議英國公司應積極對引證商標提出無效宣告申請，並為客戶把關，與中國大陸代理人溝通務必加入本所意見，以對造商標為「惡意商標註冊申請」行為的方向爭取撤銷。

 

審理結果

    國家知識產權局審理申請人提出的無效宣告理由後，認定無效宣告理由部分成立，故而裁定爭議商標予以無效宣告。

    雖然爭議商標在2019年11月1日《商標法》修改條款實施前已核准註冊，根據法不溯及既往原則，本案實體問題應適用2013年《商標法》，相關程式問題適用2019年《商標法》。然而，2013年《商標法》第四條、第七條中的相關精神已體現於《商標法》的具體條款中，特別是爭議商標的圖形部分與英國公司在先註冊的「A及圖形」商標的圖形部分視覺效果相近，難謂巧合，被申請人另外還在其他第12類、第14類、第25類等多個類別商品上申請註冊多個與其他第三人在先商標相同或近似的商標，具有明顯的複製、抄襲他人商標的故意，其行為擾亂了正常的商標註冊管理秩序，屬於以不正當手段取得註冊行為。

    故而，國家知識產權局最終採納了本所代理意見，裁定註冊人行為擾亂了正常的商標註冊管理秩序，爭議商標的註冊已構成《商標法》第四十四條第一款所指的「以其他不正當手段取得註冊」的情形。

 

結語

    中國大陸在知識產權「量」的提升有成以後，近年來積極往「質」方向進行改革，積極打擊囤積商標行為便是質量提升的一環，早在2017年3月1日起施行的《最高人民法院關於審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》中已經明確規定「以欺騙手段以外的其他方式擾亂商標註冊秩序、損害公共利益、不正當佔用公共資源或者謀取不正當利益」的商標囤積行為屬於商標法第44條第1款規定的「其他不正當手段」。

    因此，2019年對第4條第1款修法只是對上述商標實務做法的提供打擊囤積商標行為直接的、明確的、可操作性的立法條款，並隨著商標評審部發佈2019年度商標異議、評審典型案例，更是明確了中國大陸打擊不以使用為目的、短期內大量惡意進行商標註冊申請行為的實踐標準。

    由於商標申請人在中國大陸提出商標申請的同時，往往不會再同時辦理著作權登記，一旦遭遇到圖形複製或模仿的案件，官方很容易認定創作人提交的證據不足以證明其對所主張的圖形享有著作權，而裁定爭議商標並未構成《商標法》第32條所指的「損害他人現有的在先權利」的情形。而且，即使辦理著作權登記或主張擁有在先著作權，仍然受到商標無效宣告五年的時間限制，故而提醒商標權人，當您的圖形商標在中國大陸複製或摹仿，別忘了拉高視角，以更全面的視野檢視對方是否屬於惡意商標申請註冊行為，可能因此有解！

 

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