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    續《冠中智訊》第36期「商標專用權中的不專用」及「聊聊那些聲明不專用文字及制度的愛恨情仇」介紹商標聲明不專用制度後，商標申請人對於聲明不專用制度仍然較難理解，也時常疑惑：既然商標被要求聲明不專用，那為何還要取得商標權呢？是不是就不要申請了？因此，深入閱讀了解先前文章提到的二個案例，可以幫助我們理解商標申請及註冊如何與聲明不專用制度相處與互動，也更可以體認到，聲明不專用制度在實際商標審查及紛爭中，面臨到未審先判、紙上談兵的困境。

智慧財產法院104年度行商訴字第71號行政判決

    本案兩造商標參見「表一」，爭點有二：(一)「功夫炒」商標是否具商標識別性？(二)「功夫炒」商標是否與「功夫燉」商標構成近似而有混淆誤認之虞？法院對於商標識別性闡述如下。

(一) 「功夫炒」不具商標識別性：

1. 「功夫」及「炒」均為習見之詞彙，「功夫」係指本領或技巧之意，「炒」則係眾所周知之烹調料理方法之一種，故「功夫炒」三字使用於餐飲服務予消費者之字面意義即係「以高超之本領或技巧提供烹調料理之服務」，而直接敘述原告所提供餐飲服務具有高超之烹調料理技巧，故為描述餐飲服務品質或特性之說明。

2. 「功夫炒」三字本質上對一般消費者所表彰之說明性意義不因申請人實際上將以有別於一般烹調料理方法之表演方式提供餐飲服務，而影響其認定。

3. 競爭同業之使用情形，僅係商標是否具備識別性的判斷因素之一，縱無證據顯示同業經常使用「功夫炒」乙詞用以說明餐飲服務內容，有鑑於「功夫」乙詞確實經常使用於形容餐飲烹飪之技巧，是「功夫炒」乙詞使用於餐廳服務，依消費者之認知理解係直接說明商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性，仍不具識別性。

4. 至於「功夫燉」商標，除直書文字外，其字體尚有美術設計，而與「功夫炒」商標係單純橫書文字之外觀，已有差異，其案情自與本件有別，基於商標審查個案拘束原則，要難比附援引，執為系爭商標亦應准予註冊之論據。

(二) 「功夫炒」與「功夫燉」商標高度近似：

1. 係以習見詞彙之「功夫」二字作為起首，並組合「燉」字所構成，而「燉」亦係眾所周知之烹調料理方法之一種。兩商標相較，起首文字均係「功夫」，其後再組合不同之烹調方式「炒」、「燉」，觀念上則均有以高超之本領或技巧提供料理之意義，整體圖樣易使消費者有系列商標之聯想，而誤認兩商品或服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯。

2. 本件據以核駁商標之「功夫燉」3 字雖非既有詞彙，然係由習見詞彙之「功夫」及「燉」所組合構成，而隱含譬喻暗示其所指定使用商品之品質，故消費者縱將之視為指示或區別來源之標識，然其識別性較弱，故此部分因素尚無從為不利於系爭商標之判斷。

(三) 小結

    法院判定「功夫炒」為直接描述餐飲服務品質或特性之說明，是為不具識別性之商標後，卻同時判定「功夫燉」係以隱含譬喻暗示其所指定使用商品之品質，故而判定二商標高度近似有混淆誤認之虞。同一判決對於類似組合詞彙之二商標竟有描述性商標及暗示性商標之不同論斷，前後矛盾，為商標識別性判斷及聲明不專用制度增添朦朧色彩。

最高法院109年度台上字第1758號民事判決

    「101名品會」商標註冊後遭台北金融大樓股份有限公司以「台北 101」(「台北」及「101」分別不在專用之內)、「TAIPEI 101」(「TAIPEI」及「101」分別不在專用之內)及「101設計圖」等商標提出民事侵權訴訟(兩造商標參見「表二」)，雖然台北金融大樓名下的商標聲明「101」不專用，然而，最高法院仍然判定「101名品會」商標應負民事侵權責任，理由如下。

(一) 聲明不專用制度只是預作防範之行政措施，不影響商標權利

1. 原審認為：「聲明不專用係在商標註冊行政上之一種措施，對於商標權利範圍僅具明確化之作用，並不影響商標權之權利範圍，商標還是就所註冊之文字及（或）圖案之整體，享有商標權利，註冊商標是否就特定事項聲明不專用，並非日後判斷該事項是否具識別性之依據。」

2. 最高法院認為：「聲明不專用制度，僅係於審查及核准程序，就可能發生商標權爭議的情形，預作防範之行政措施，註冊商標是否就特定事項聲明不專用，非日後判斷該事項是否具識別性之唯一依據。」

(二) 不具識別性的部分仍可能影響商標近似與否的判斷

1. 原審指出：系爭商標以數字「101」與中英文「台北」、「TAIPEI」或101建築體圖形組合而成，已成為國人普遍認識熟悉且知名度及識別性極高之商標，並經智財局於96年5月23日審定書認定為著名商標，尤其「101」更是消費者耳熟能詳之表徵，屬系爭商標之顯著部分，而被控商標經整體觀察，在後之中文「名品會」，為傳達有關名品聚集之意涵，用於指定服務上識別性弱，應以起首粗字體設計之數字「101」於外觀較為醒目，為消費者辨識商品或服務來源之主要部分，其與系爭商標之「101」部分完全相同，僅字型有些許差異，於整體外觀、觀念，均極為相彷，而構成近似商標。

2. 最高法院指出：「被上訴人雖不得就其聲明不專用之『101』部分單獨主張商標權，惟『101』仍為該商標整體之顯著部分，而被控商標顯著部分亦為『101』，與系爭商標有相當程度雷同及相似之處，近似度極高，仍得據系爭商標整體圖樣為近似與否之比對，不因上開聲明不專用而受影響。」、「商標混淆誤認之虞的判斷，應以消費者之角度為觀察，而商品或服務向消費者所展示之商標乃其整體圖樣，非以割裂後之各部分，分別呈現，故商標間有無存在混淆誤認之虞及是否近似之判斷，必須就商標圖樣整體觀察，其中不具識別性的部分，仍可能影響商標近似與否的判斷」、「尤其該聲明不專用部分，業經商標權人在市場上實際使用而產生變化，取得後天識別性，即不再為不得註冊之事由，如其已形成著名商標之顯著部分，在就商標圖樣為整體觀察判斷是否近似時，非不得併斟酌該具顯著性之主要部分，不以商標權人另案以之申請商標註冊為必要，俾符合我國商標法、各國法律或國際公約對著名商標提供更強化保護規範之意旨」。

結語

    聲明不專用制度的目的在於明確商標中那些文字是屬於公眾得自由使用之公共文化財，則：

「功夫炒」由習見用於形容高超烹飪技巧之「功夫」與眾所周知之烹調料理方法「炒」結合，依消費者之認知理解係直接說明商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性，故「功夫炒」文字係公眾得自由使用之公共財部分，不具識別性。那麼，「功夫燉」依循相同之論理，該文字亦屬公眾得自由使用之公共財部分，註冊商標「功夫燉」專用權範圍似不及於「功夫燉」三字，則二商標應不生混淆誤認之虞。相反的，「功夫燉」商標未經聲明不專用即獲准註冊，倘若肯認其具有商標識別性，則「功夫炒」亦應具商標識別性，惟仍有混淆誤認之虞而不得註冊；

「台北」及「101」已在註冊時判定分別不在專用之內，「台北」及「101」分別均屬於公眾得自由使用之公共財部分，則註冊商標之專用權範圍在於「台北101」同時結合的組合字，則機械式解釋似應認與「101名品會」不生混淆誤認之虞。值得注意的是，法院將市場上實際使用情形納入考量，即認定「台北101」商標具有後天識別性，縱商標權人未重新註冊取得商標專用權，仍無礙「101名品會」構成商標侵權。

    因此，法院判決揭示，商標文字是否具有專用權，不以註冊時有無聲明不專用為依據，且即使不具文字專用權的商標仍然可能成功維權並阻止同業使用，將「商標個案審查原則」之精神發揮得淋漓盡致。

    如果，「功夫燉」商標自始因為自認為不具商標識別性而未提出商標申請，就無法阻止「功夫炒」商標註冊。至今，雖然餐飲類別有諸多「功夫」結合「原料名稱」之商標聲明不專用註冊在案，惟以「功夫」結合「料理方式」者，仍然只有「功夫燉」商標[1]。法院判決對於「功夫炒」不具商標識別性的意見，似乎並不影響「功夫燉」商標可以對任何「功夫」結合「料理方式」之近似商標主張商標權利。

    如果，「台北 101」及「TAIPEI 101」當初因被要求聲明不專用而放棄領證，那麼，遭「101名品會」侵權時，只能訴諸公平交易法，而不會有商標侵權的適用，更不會在法院判決中再次獲得著名商標的肯定。

    聲明不專用制度僅僅為了「預作防範之行政措施」，然判斷是否具識別性並非以之作為唯一依據，未經聲明仍可能被判定不具商標識別性，縱初始因聲明不專用而獲得註冊，仍可以在爭議時主張取得後天識別性並據以主張商標侵權，不以重提申請為必要。

    商標專用與不專用具有個案性、可解釋性與流動性，註冊證書上資訊面臨未審先判、紙上談兵的難題，但，如果那就是打中你的商標，而商標的生命在於市場，不妨註冊並戮力使用、用心維權，畢竟「真心想做一件事，全宇宙都會來幫你」！

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