誠信為冠　敦厚為中

 

    續「認識商標專用權中的不專用」一文介紹商標聲明不專用制度後，我們可以用更廣的角度來認識它，包括對它的愛與情、對它的恨與仇。

 

愛：親近消費者易於記憶

    對業者和廣大消費者而言，增加不具識別性部分的圖文，有助於快速認識、推測指定商品或服務之內容(例如主打產品)、特色(例如料理方式)、企業精神(例如標語訴求)、品質(例如有機認證)、特點(例如台灣圖形、老牌名店)，與具識別來源的名稱一起呼叫更容易消費者明確記憶、形象鮮明。而且，由於商標整體仍有其他具識別性的部分，故仍可取得商標專用權，不因含有不專用部分而影響權利之取得。

 

恨：需克服誤認誤信或遭未審先判

    加入說明性文字標榜商品特性或主打商品等等，雖有如上述的優點，然而也可能因此衍生誤認誤信問題。例如：

年代、企業組織等等資訊性事項，若期望在申請商標圖樣中保留，便需提交證據證明該等資訊性事項之正確性；

商標圖樣中含有「火龍果」文字，可能遭到要求不能指定除了火龍果以外之其他具體特定商品；

使用70年的「美琪藥皂」因應《化粧品衛生安全管理法》修法而被迫改名為「美琪『樂皂』」[1]，即使舊商標持續註冊，卻已經因為法令規定而無法於市場上實際使用，且為配合其他法規，智慧局對於商標及商品的申請審查標準也向未來相應變更[2]；

此外，市場消費者的接受度，也會影響商標是否適宜持續生存，例如：2020年全球反種族歧視浪潮下，許多品牌宣布改變品牌形象，宣布不使用某些字眼(例如美白)，甚至是直接捨棄不合時宜的商標[3]。

    由於商標圖樣中包含不具識別性的部分並非一律要求聲明不專用，而是「有商標權範圍產生疑義之虞」的部分才需要聲明不專用，因此，即使是新創詞彙，仍可能審查委員主觀上認為過於直接而判定不具商標識別性，即使申請人認為詞彙傳遞出新穎奇特之印象，仍基於審查要求而應於核駁審定前為不專用之聲明，否則無法順利取得商標註冊，不免有「未審先判」之疑慮。

 

情：減少不明確性

    聲明不專用制度始於1991年，該制度設計之目的在於：透過註冊簿公告聲明不專用的圖形或文字，使商標權人知道不得單獨就該說明性、不具識別性的部分主張權利，也讓第三人藉此知悉商標中不專用的部分。雖然目前商標法制上並未允許商標權利申請變更或塗銷註冊簿上聲明不專用之註記，但是如果不專用部分經使用後取得後天識別性，則商標權人重新提出商標申請再為審查後，新的商標將沒有註記聲明不專用，而且將會增加註記是基於後天識別性之理由而取得註冊。因此，這樣的公示會讓消費者及競爭同業清楚明白商標權範圍，從而達到事先預防商標權人濫行主張權利之目的。

    相反的，原先具有識別性之文字可能因為普及流行而轉變為不具識別性文字，那麼，後申請取得之商標註冊將註記不專用始得以取得商標註冊，故商標權人或第三人將前後案申請註冊之商標交叉比對，就可以判斷最新的審查見解是否專用，進而減少爭議。

 

仇：個案審查認定

    雖然註冊簿公告聲明不專用有較為明確的優點，但是，商標的生命畢竟是在市場，市場認知隨著時間不斷變化，加諸個案審查原則下，是否具商標識別性將可能產生不同的結果。因此，公告聲明不專用雖有較為明確的優點，卻也不是那麼完全明確，畢竟審查當時是否需要聲明，每個審查委員的主觀認定標準仍有不同，後案申請人與審查委員的認知也可能產生一定程度的落差。

    商標圖樣中包含之事項是否有不具識別性的情形，係以審查時作為判斷時點，而且，三十多年之間商標新法、舊法之聲明不專用制度更迭略有差異，在實務操作上更面臨說理矛盾、不同割裂解釋即產生不同判斷結果，以及認定權利範圍的困難[4]。此外，實務上時常發生申請人真意是作為說明性事項，但審查委員可能另有一番不同的見解，例如筆者曾遇商標申請人將「FORMOSA」、「TW」文字用於說明商品來自「臺灣」，申請後卻接獲近似核駁通知的案例，經耗費時間精力成本提交證據及理由說明始得以爭取到註冊。

    在訴訟階段甚至涉及註冊後使用、審判時市場認知有無識別性之認定，不專用事項更是具有個案性、可解釋性。例如在「功夫炒」商標申請註冊的行政訴訟案中[5]，「功夫炒」商標遭引證「功夫燉」商標(略有設計，註冊時未為不專用之聲明)核駁審定的案例中，法院認為「功夫炒」為直接描述餐飲服務品質或特性之說明不具識別性，但並未因此同理可證「功夫燉」文字不具專用權，反而判定二商標高度近似；在台北金融大樓股份有限公司控訴「101名品會」商標民事侵權一案中[6]，雖然台北金融大樓股份有限公司名下之「台北101」(「台北」及「101」分別不在專用之內)及「TAIPEI 101」(「TAIPEI」及「101」分別不在專用之內)均聲明「101」不專用，然而，最終法院仍認「必須就商標圖樣整體觀察，其中不具識別性的部分，仍可能影響商標近似與否的判斷，尤其該聲明不專用部分，業經商標權人在市場上實際使用而產生變化，取得後天識別性，……已形成著名商標之顯著部分，在就商標圖樣為整體觀察判斷是否近似時，非不得併斟酌該具顯著性之主要部分」，故而最終判定「101名品會」侵權。

    因此，不專用文字也可以阻止他人使用近似商標而達到商標申請註冊之目的，下一期我們可以再詳細聊聊這兩個案例。

 

結語

    如果說合理使用是著作權的黑洞，那麼，聲明不專用(商標識別性)就是商標權的黑洞。情愛的另一面是仇恨，愛恨情仇相伴而生、相隨而行，只要商標審查上擁抱聲明不專用制度，勢必同時擁抱其衍生的缺點，勢必有其灰色地帶的不確定性。當制度上擁抱不專用詞彙作為商標名稱時，商標審查究竟要戮力審查、劃定明確界線，抑或如現行法，僅部分要求聲明不專用？而愛的相反而是冷漠，亦有倡議可以考慮廢除聲明不專用制度，直接交由個案審查，畢竟現行制度為了表面的確定性可能衍生更多的不確定性，此議題實值深思。

    不論如何，在聲明不專用制度具有朦朧美的現行法下，申請人或商標權人均不妨先爭取註冊再說，畢竟，商標中之不專用也能因為大量使用而產生專用之權，聲明不專用也能因為消費者真實產生混淆誤認或對造惡意而產生個案上專用之權，看似不具識別性之商標也有權排除其他觀念或類型近似商標之註冊……在個案審查原則下，在市場活躍的動態競爭下，商標有無限可能。

 

 

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