誠信為冠　敦厚為中

    如果您還認為只要將商標用於廣告就可以輕易避免遭到三年未使用廢止，那麼，日本東急百貨公司在臺灣註冊的商標遭到廢止成立一案，絕對是敲響商標權人重視「真實使用」的警鐘！「百貨公司」服務如何突破商標屬地主義原則而在商標註冊之境內提供具有經濟上意義的服務？值得商標權人探索。或許，是時候該思考元宇宙商標布局的意義了。

案例情境

    參考判決書內容，推測本案簡要之案情如下：外國公司甲在臺灣申請A商標獲准，該商標指定使用於「百貨公司」服務，雖然甲沒有在臺灣經營百貨公司，但是甲在臺灣的國際觀光旅遊展中，贈送載有A商標之優惠券或折價券進行廣告宣傳，宣傳促銷其在日本經營的百貨公司。

爭點：

    在旅展優惠券上印製A商標是否符合商標法意義上的商標使用？是否屬於「商標真實使用」？

商標法規定

第5條規定

    商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：

一、將商標用於商品或其包裝容器。
二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。
三、將商標用於與提供服務有關之物品。

四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。

前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。

第57條第3項規定

    在商標三年未使用的廢止案中，依第67條第3項規定，商標權人答辯提出使用證據者，準用第57條第3項規定，即商標權人「提出之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣」。

判決意旨[1]

一、發放折價券/宣傳冊是廣告宣傳活動

    甲公司在臺灣參展時，發放購物折價券或宣傳冊，是廣告宣傳活動，其所販售的套票組合中含有「A百貨5%優惠券」，屬於第5條第1項第4款「將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告」之情形。

二、所謂「行銷之目的」必須在我國市場上有實際之交易可能

    商標之使用，前提須有「行銷之目的」，而所謂的「行銷之目的」，依商標屬地主義之精神，必須是基於商業交易之目的，……並非僅僅單純「讓消費者認識該商標」而已，而是必須與該商標所指定使用之商品或服務結合，讓我國消費者對於該商標所表彰之商品或服務，在我國市場上有實際之交易可能，如此，才有商標法立法目的所謂「保護我國消費者在我國領域內不會混淆誤認」、「維持我國境內市場公平競爭」可言。

    最高行政法院110年度上字第303號判決認同，並指出「行銷之目的」內涵實則與TRIPS第16條第1項所稱「交易過程」(in the course of trade)相同，是「客觀交易狀態的判斷」而不是主觀之交易意圖……所稱之「行銷」是指向市場銷售作為商業交易之意。

三、商標的真實使用（維權使用）著重在屬地範圍內具有經濟上意義的使用

    商標維權使用，除應符合「行銷之目的」外，更著重在商標是否是經常的、在經濟上具有意義的使用，而能開創或維持其在商標權屬地範圍內之銷售市場，始能認為是商標的真實使用，如果只是單純行銷商標形象，卻無全部或一部之交易行為在我國，我國消費者無法在我國就該商標所表彰之商品或服務為交易，顯然失去商標之意義，即非屬商標之維權使用。

　　因此，甲在旅展發放購物折價券或宣傳單，僅是單純的廣告宣傳活動，我國消費者仍必須在日本境內的Ａ百貨公司才能使用該購物優惠券購買其服務，Ａ商標所指定使用之百貨公司服務，不論是服務提供地或購買服務之整個交易行為，均發生在日本，在我國並未產生百貨公司服務之經濟活動，未符合商標之真實使用，不能認定甲在我國已依法使用Ａ商標於所指定之「百貨公司」服務上。

四、附隨贈品為形式上的廣告或文書，並非商標使用

    消費者購買「東急電鐵一日票套組」內含「A百貨5%優惠券」屬附隨贈品，消費者取得優惠券未必會前往消費，難認我國消費者因購買該一日票套組，即與Ａ百貨店達成預約或預定百貨公司服務之意思，無法認為已有一部分交易行為在我國發生。倘若外國人僅在我國註冊商標，卻僅透過形式上的廣告或文書取代其在我國實際提供商品或服務之義務即可維護其商標權，顯然有悖於商標法促進我國工商企業正常發展之立法本旨，也違反商標屬地主義之精神。

結語

    日本東急百貨公司廢止案出爐，對跨國營運的商標權人而言，似乎過於嚴苛，惟智慧財產法院109年度行商訴字第104號行政判決中，同時述及本案法官對於其他類似案情之所以得以採納作使用證據之看法。相信廣告宣傳活動作為維權使用的這一把尺，因為該案當事人的戮力爭取及法院判決的心證公開而更清晰：

一、在我國籍航空器內販售物品當然屬在我國領域內之商標使用。

二、我國市場的消費者可直接透過商標權人針對我國消費者設立之臺灣訂房辦事處，直接在臺灣預定商標權人所提供之服務，因此消費服務之地點雖在國外，但仍有部分交易過程是在我國境內。

三、該案商標權人確有與我國之旅行社、銀行及航空公司以代理或折扣優惠之方式合作，使我國消費者「可先在國內預訂其服務」，嗣後再赴國外取得利用，已在我國產生具經濟意義的交易行為。

　　因此，建議國外申請人在臺灣取得商標註冊後，應留意商標維權使用的經濟上意義，即應具有商業性質、有在臺灣開創或創造服務市場或通路的經濟上意義，特別是交易過程（in the course of trade）應有一部在臺灣發生，例如：預訂服務、設立辦事處/營業據點，或透過代理商經營相關業務。

    當然，本案與膳宿、租車可以透過預定而在臺灣產生經濟上意義的商標使用有所不同，如何「預定百貨公司服務」？法院認定是否過於機械判斷？判決提出的行銷目的及真實使用判斷準則，是否能夠平衡臺灣屬地範圍的工商企業正常發展並避免消費公眾混淆之保護？值得持續觀察。然而或許，進軍突破地域限制的元宇宙世界、提供線上虛擬實境百貨公司服務會是出路[2]？值得商標權人探索一番，相信可以開創出嶄新的市場行銷道路。