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冠中智訊

冠中智訊第17期 - 各國商標申請制度概覽【文:張甘穎 商標專員】

2016/3/21

◎本文作者:冠中國際專利商標事務所 張甘穎 商標專員 【本文版權所有 歡迎註明出處轉載】

商標權可概分各國國家型以及跨國區域型,而其對應的商標申請制度各不相同,本文著重在各國國家型之商標申請制度介紹,拜國際貿易的頻繁以及跨境資訊交流的透明,各國對於智慧財產權有關的要求更趨於一致,世界各國的商標制度也因此逐漸趨同。雖然商標申請並非複雜的流程,但過程中涉及許多抉擇,本文期能提綱挈領,提供一個完整的廣度供讀者概略了解,至於深度則依據各國制度及個案情況而有所不同,此則非本文所能一語涵蓋。

 

 

一、商標命名與設計:

為免商標設計後,提出申請前的查名階段始發現有近似案件而面臨必須重新設計;或進行查名後,方進行設計而提出申請,審查時卻被設計期間有相同創意之前案引證核駁等窘境,建議商標命名、設計與查名宜同時並行,且商標名稱在篩選時,可以選擇若干、在設計上可以相互取代的喜愛名稱進行墨色標準字查名,同時評估其註冊機會,設計確定後若有增加其他具識別性的部分再另外查名。

二、查名:

對於屬意的商標名稱至各國公開檢索系統進行查名,需提供商標名稱、擬申請國家、預計將該商標使用於何種商品上。查名結果可以初步篩選出完全無註冊機會或註冊機會極低之商標,然基於審查主觀因素、各國公開系統更新速度、關鍵字設定等因素,無法達到與申請結果完全相同的精確標準,依筆者經驗,由於分析精確所耗費的檢索時間與搶先申請日可能難以兼顧,此時需要與代理人溝通,考量因素包括國家、名稱與商品類別數量、產品上市急緩、商標名稱靈感來源…等。

三、提出申請:

商標申請除確認商標名稱、何國使用及擬使用之商品外,由於申請註冊時遞交的商標圖樣原則上必須與實際使用之商標相同,故申請時必須確認申請註冊商標與未來實際使用商標是否具「商標同一性」,包括商標圖樣顏色、設計字體以及是否包含不具識別性文字等等,若設計尚未確定仍可能改變,或可能依包裝或市場行銷需求而有變化,可考慮先以墨色、標準字體提出申請,待商標風格確立後再就設計、圖形或顏色另案申請註冊,完整保護實際使用之商標。

四、形式審查:

提出申請後,智慧局會先進行形式審查,若文件齊備,形式上無問題則個案之申請日及申請案號確定,有些國家會發予形式審查通過、受理申請案之通知,有些國家則直接進入實質審查。在形式審查階段面臨最多的是商品名稱補正,因各國接受的商品名稱及寬嚴不同,若該國官方並無標準的商品名稱,或欲申請產業上新興的商品,通常需要經過幾次嘗試與官方文書往返,始能確定官方接受的商品名稱。

五、實質審查:

商標實質審查兩大部份為識別性、近似性。前者係指商標足以使相關消費者認識為指示來源並得與他人之商品或服務相區別的標識,包括獨創性、任意性及暗示性商標,而描述性、說明性、通用名稱、自我標榜……等文字,則不具商標識別性無法取得註冊;後者係指申請註冊之商標不得與申請或註冊在先之商標構成近似,使消費者對商品或服務來源產生混淆誤認。若在商標查名階段已進行完整的評估,通常官方審查意見不會有太大的落差。

六、核准:

若商標具有識別性又未近似於其他商標前案,則官方會通知商標核准註冊,此時通常需要繳交註冊費用,後官方始核發證書。

七、註冊:

目前全球各國商標註冊專用期限大多數為十年,不限延展次數,只要有使用需求通常得以無限延展,惟亦有國家規定在延展時必須宣誓確實有使用或提出使用證據方得獲准延展。

八、公告:

各國公告時間點與公告期間規範有所不同,有些在形式審查完畢便公告,有些則是核准後領證前,有些則是領證同時或領證後公告,亦有國家在核准與註冊皆公告,因此各國雖公告次數不一,異議期多為一個月至三個月,惟必然有開放供社會大眾審查的期間,彌補官方審查資訊上之不足。

九、商標使用:

事實上,並非一定要取得註冊才能使用商標,只是取得註冊的商標才能獲得商標法上之保護,有註冊的商標因此得以安心使用、經營自身品牌並累積商譽。另一方面,取得註冊後,各國都會某程度上都會對商標權人課以「使用義務」,此乃由於商標係作為表彰商品或服務來源之標識,須藉由市場上使用而彰顯其功能,故實際在市場上真實使用始為國家賦予商標權人排他專用之核心理由,未使用商標通常皆構成商標失效之理由,因此取得註冊時若尚未於市場上使用,則須注意各國未使用遭廢止之時間規定,通常為三年或五年。

除前述一般概略流程外,各國商標申請尚有其他細項的不同,例如委任狀是否需公認簽證、是否需為商標描述、提供商標顏色色號、是否需提使用宣示、遞交使用樣本……等等,更有商標制度係不經官方實質審查逕行公告而採行公眾審查此種特殊制度;筆者在此建議,讀者在命名、查名與申請階段便持續與有經驗之代理人討論,以利提出妥善且適合個案需求的商標。無論是針對單一國家的商標申請,甚至跨境乃至全球佈局與維護,冠中已在商標申請有二十年以上的經驗,從業人員無論在查名與申請都能將之當成自己要使用的商標看待,給予客戶適妥的建議以及協助,期能在符合客戶需求下提供自身專業的經驗,使商標的申請與註冊能以最恰當的方式提出申請,最快的速度取得註冊,以利客戶上市使用。

 


 
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