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冠中智讯

冠中智讯第22期-蝙蝠侠如何解决Gotham商标被他人注册?─谈电影的商标权保护(上) 【张甘颖 商标专员】

2018/12/25

事件背景

    自称「高登律师」的王律师,把自己当「品牌」在经营,2014年12月间以「Gotham」字样申请注册商标,2015年6月间获准。「蝙蝠侠」总是可以解决「Gotham City」(台湾译为「高谭市」)内的犯罪行为,但这次是知识产权案件(注),「蝙蝠侠」(美商黛西康美克(DC COMICS)拥有「蝙蝠侠」之商标权)应该要放任「Gotham」城市名称被他人注册商标吗?他怎样处理他人注册「Gotham」商标的争议案件呢?

商标法对于影集的保护

    商标,就是具有「识别」性之标识,作用在使消费者认识该标识后,将该标识作为「区别」来源、选购商品或服务的依据。在电影业区别标识原则上和其他服务业并无不同,许多正片开始播放前多有动画设计的「○○影业」、「○○出品」就是商标。

    但值得深入讨论的是:电影名称的商标权保护呢?电影中其他创作元素的商标权呢?

    依据《识别性审查基准》第4.7点,影片名称对消费者而言,仅是特定著作的内容,相关消费者容易认为其属商品或服务内容的说明,通常不具识别性。但流行或广受欢迎的影片因为广为散布而为消费大众熟知,尤其在今日商业模式的运作下,卖座的电影常发行各种周边商品,若作品名称经大量使用,在消费者心中产生鲜明的印象,而有指示来源的功能,则具有识别性,著作权人或得其同意之人,得以之申请商标注册。非著作权人或得其同意之人申请商标注册,可能使消费者产生来源的混淆或减损其识别性,应不得注册(商标法第30条第1项第11款)。此外,电视剧集等一系列以相同名称发表的作品,因个别的单一作品内容均不相同,消费者得以相同的名称识别属于同一来源的个别单一作品,故原则上具有识别性;若书籍名称有正副两个以上的标题,标题之一已使用于一系列的作品上,并已脱离完整的书籍名称而产生单独的商业印象,且该标题系作为系列作品的标识推广,从而消费者得以认知该标题为一系列作品的标识时,则具有识别性

    因此,现今商业的铺天盖地式推广营销,让卖座的电影、一系列的电影作品一而再、再而三出现在消费者眼前及生活周遭,使原则上不具识别性的影片名称产生识别来源的作用,商标审查原则也因应市场营销运作及消费者认知而相应调整。

影集名称作为商标权保护案例

案例一:大长今

    申请第103024080号「媒体大长今」商标注册申请案,无法获准注册的原因在于:「经查『大长今』一剧内容系叙述韩国(朝鲜时代)第一个女御医奋斗成功之故事。韩国MBC于2003年9月15日至2004年3月30日播出的长篇古装连续剧『大长今』。……在亚洲各地播放时掀起『大长今热』,随带引发韩剧观剧热潮,全球超过90个国家播出此剧,在世界各地传播韩国传统文化并掀起了韩流。……迄今『大长今』戏剧节目一直在台湾之回放中。『大长今』虽为戏剧名称,惟其剧中介绍之许多药材、食材、烹调方式等食疗、养生方法、医理等东方文化以长篇幅、巨细靡遗唯妙唯肖方式,教人如何做药膳、如何用中药调理身体及治病救人,自开播以来已蔚为时下热门话题,电视台进而发展『大长今』一剧之周边商品,从电视剧相关影音产品、食谱、漫画、小说、饮食到观光服务等不胜枚举……周边商品热卖。以上种种事实,堪认该『大长今』商标,于本件『媒体大长今』商标103年4月30日申请注册时,已广为商标所使用商品或服务之实际或可能消费者及经营该商标所使用商品或服务之相关业者所普遍认知而臻著名之程度。……」

    最终智慧局依商标法第30条第1项第11款前段核驳该案确定。

案例二:唐顿庄园

    注册第01643707号「唐顿庄园 Downton Abbey」商标遭异议撤销之理由在于:「经查据争『Downton Abbey』、『唐顿庄园』商标系异议人英商嘉年华影视公司所制作的电视影集名称,该剧最早系于2010年9月于英国播出,于播出后获得热烈回响,不仅在英国本土创下极高收视率,更于2011年获金氏世界纪录大全的2010年『全球最受好评的电视影集』……多个国家播放,更获得艾美奖、金球奖之最佳迷你影集与电视电影等奖项……堪认据争『Downton Abbey』、『唐顿庄园』商标于系争商标102年11月6日申请注册前,于电视节目制作及播送等相关商品或服务已因其于电视、报纸等媒体长期且广泛的报导及播放,并有众多我国网友于网络部格落及留言板讨论,而为我国大多数的消费者所熟知之著名商标。……且参加2013年拉斯韦加斯授权展,并发售载有据争商标之葡萄酒商品,可知异议人早于系争商标申请日前,即以据争商标注册并使用于光盘、原声带、书籍、葡萄酒等商品,复藉由报纸、电视等平面、电子媒体及网络推广营销,是异议人已有多角化经营之趋势,应可认定。……」

    最终智慧局依商标法第30条第1项第11款规定撤销该商标确定。

小结

    由前揭审查基准及影集商标权保护案例可知:

一、原则─不具商标识别性

    影片名称对消费者而言,仅是特定著作的内容,相关消费者容易认为其属商品或服务内容的说明,通常不具识别性。

二、例外─具商标识别性

    1、卖座的电影:常发行各种周边商品,若作品名称经大量使用,在消费者心中产生鲜明的印象,而有指示来源的功能,具有识别性。

    2、电视剧集:一系列以相同名称发表的作品,因个别的单一作品内容均不相同,消费者得以相同的名称识别属于同一来源的个别单一作品时,具有识别性。

    3、有二个以上标题作品,因标题之一使用于一系列作品上,并产生单独的商业印象,且该标题作为系列作品的标识推广,从而消费者得以认知该标题为一系列作品标识时,具有识别性。

    蝙蝠侠属于卖座作品,同时多部电影名称也含有蝙蝠侠,具商标识别性,那:

    Gotham City(高谭市)呢?Gotham能有蝙蝠侠这个居民居住而日益有名,但它只是电影元素中的城市名称,有单独的商业印象吗?蝙蝠侠为了拯救万恶城市而疲于奔命时,会不会忘记维护竞争秩序呢?

 

(注):智慧财产法院106年度行商诉字第91号行政判决参照。

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