诚信为冠　敦厚为中

    在疫情冲击经济低迷的情形下，有些店家收起店面或暂停营业而放弃商标申请，也有店家转型或开发新营运模式而提出商标申请，更有因应居家生活需要的品牌逆势成长加速发展者，以下针对常见的问题，带领业者思考抉择商标申请，并留意注册商标之管理及维权使用应定期且持续进行。

 

一、被疫情延误的创业或暂停营业，我应该放弃商标申请吗？

观念要点：

    只要有三年内使用商标的决心，利用注册主义制度事先储备商标为最佳保障方案。

详细说明：

    商标申请日对于商标注册机会甚为重要，如若疫情结束后仍有使用商标之需求，仅系延后创业，此时建议评估商标独创性、是否已经进行营销或推出商品、产业性质，综合判断商标被抢先注册或同业拥有近似商标的可能性，以免不久的将来丧失商标注册之权。

    事实上，根据商标法，商标权人有三年内使用注册商标之义务，不妨以「三年内是否会使用商标」作为是否提出商标注册申请之判断标准，只要有三年内使用商标的决心，利用注册主义制度事先储备商标为最佳保障方案。

    故而，除非放弃使用，或有心理准备在未来重启使用时，遭遇近似商标愿意更名，否则提出商标申请仍属正解。

 

二、将商标用在广告营销上但没有销售成功，是商标使用吗？

观念要点：

    使相关消费者认识商标并将商标与商品/服务产生连结之广告营销，则商标持续有表彰商品来源功能，可认属于商标使用。

详细说明：

    依商标法第5条商标之使用，指为营销之目的使用商标，并足以使相关消费者认识其为商标之行为。该条所例示的使用方式包括将商标用于与商品或服务有关之广告，或利用数字影音、电子媒体、网络或其他媒介物方式而使用商标。例如：在杂志、电视、网络、网站社团名称[1]等广告媒体上显示商标商品，因系在促销即将或已投入市场的商品，足以使消费者认识其商标所指示的商品，属商标之使用。

    然而，依一般社会通念及市场上交易习惯，广告若无相对应的商品或服务的使用样态，将无法使相关消费者认识商标并将商标与商品/服务产生连结者，便难以认定商标权人系基于营销之目的，此种情形即非注册商标的使用。因此，倘若形象广告、赞助广告只是为了提升企业形象宣传而广告上未见商品，致商标与商品/服务间无直接连结关系，则无法使消费者得以认识其为商标，可能被认为并非属于合乎商标功能之使用而非商标使用[2]。此外，如果广告刊登方式只是张贴商标公告或证书，用以表示已获准注册商标及其指定的商品或服务，此与一般商业交易习惯不符，并非营销目的使用商标，将被认定不符合商标法上所要求之真实使用。

    相反的，只要是为了营销之目的而使用商标、使相关消费者认识商标，即使不是进行拓展或开创市场之宣传，仍然属于进行确保市场销售、维持市场占有率之广告营销，则商标持续有表彰商品/服务来源之功能，即使广告没有成果而无实际成交销售，仍应属商标使用。而且，广告上之商品并未要求必须标示商标，仅须商标用于与所指定使用之商品有关之广告即可[3]。

 

三、利用品牌联名增加买气，仍有使用商标吗？

观念要点：

    若联名商品与注册商标之指定商品性质相当，则属商标使用，反之，不但不是商标使用，还需要留意是否侵害他人商标或未来遭他人仿冒。

详细说明：

    有业者为了突破疫情低迷，运用品牌联名给予消费者耳目一新感受，亦有业者因需求增加而进行联名拓展客源[4]。不论如何，联名使用是商标是常见的营销手法，惟此时在商标法上应留意注册商标指定之商品是否与实际使用性质相当，否则联名款商品非属商标使用。

    如若联名款商品已与原商标指定商品或服务不同而跨入其他领域，建议应在洽谈联名前，进行产业了解及分析避免构成商标侵权。至于是否因应联名款而补充申请商标？业者可以根据自身情形，综合考虑未来多角化经营可能性、联名授权使用之频繁程度、商标著名程度、未注册遭抢注之风险……等因素进行评估。

 

四、实体转在线、改为外带自取或外送，仍有使用商标吗？

观念要点：

    为完善保护商标避免近似商标出现或遭控侵权，建议应评估自身情形，补充申请不同类别之商标。

详细说明：

    由于利用数字影音、电子媒体、网络或其他媒介物方式而使用商标仍属商标使用，因此，根据台湾商标审查实务，贩卖商品的实体店面兼营或转型为在线经营，原商标仍有使用，并不影响商标之权利。例如：自有品牌的服饰实体店销售改采在线经营，仍属于服饰商品之销售，原指定之第25类商标有使用。

    然而，特定商品零售批发服务之商标权利范围毕竟仍然与特定商品间有所不同，是否构成近似视个案情形而定[5]，况且COVID-19大流行远未结束[6]，且在线经营已经是消费常态、势必延续至疫情之后持续运营在线商城，此时建议补充申请第35类，以利商标拥有更周全的保护、避免近似商标出现。

    在餐饮业的情形则相反，传统意义下的餐厅系店内用餐服务提供之体验，因疫情关系禁止店内用餐不得不增加商业模式，改采外带、外送、虚拟厨房或开发调理包转战电商，则因为台湾商标分类实行尼斯分类，将商品和服务区分为45个类别，商品之贩卖并非服务之提供，原商标指定之餐厅服务转型为拿手菜外带或外送，或在线销售调理包商品，将与商品销售较为类似，即使「提供外带服务之餐厅；提供外送服务之餐厅」属于提供第43类服务，仍建议应补充申请商品的商标，不但可以安心多角化运营、避免近似商标出现，也可以避免遭到商品贩卖业者控诉侵权。

 

结语

    在知识产权知识普及的当代，创意发想后应申请注册保障知识产权已然为多数业者所注意，然而注册后之权利运用、管理与布局仍然时常被忽略。

    特别是受到疫情影响，产业加速转型或营运模式调整，商标使用方式之改变是否符合商标法规定？转型是否已超过原商标之权利范围？联名使用是否侵权？事实上，这些情形均为品牌日常营运便时常发生而应定期检视者，只是在疫情时代下更为凸显且加速普遍发生。各业者在因应疫情时代的同时，仍应留意商标在各商品/服务类别上之运用、管理与布局，以免商标注册跟不上营运脚步沦为墙纸，或遭到攀附、淡化，或遭到侵权，甚至是侵害他人商标而不自知。