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冠中智讯第35期-商标冤案及其争取──谈商标的公益与私益【张甘颖 商标专员】

     商标法第一条揭示立法目的，也道尽了商标实务的日常：「为保障商标权、证明标章权、团体标章权、团体商标权及消费者利益，维护市场公平竞争，促进工商企业正常发展，特制定本法」。前半部目的「为保障商标权、证明标章权、团体标章权、团体商标权」为保障权利人之私益，而后半段目的为保障「消费者利益，维护市场公平竞争，促进工商企业正常发展」则在于公益。

 

 

     因私权与公益为商标法制一体的两面，且商标权利与工商市场息息相关，商标权相关取得与维护之制度设计就在个人权利和公共利益之间平衡，并与两端环环相扣，商标代理人在这样公益与私益之间，无疑是立于当事人立场，协助增加筹码，使商标可以顺利取得注册、协助持续安心经营品牌，而在这样的过程中，也等于是藉由商标法制切入，协助完善我国的竞争秩序。

 

公益私益平衡的商标法制

     为平衡公义及私益，商标法上所规定的不得注册事由玲琅满目，审查实务不但需要上通天文、下知地理，还要学贯古、今、中、外！因此，商标图样上是否含有不得注册事由，除了需仰赖检索系统、审查员的个人经验，还需要确认网络信息，由此可知，商标检索只是提高注册可能性，一商标是否能够顺利注册还需要将许多因素及市场动态纳入评估，而且每个人的生活经验与所学所知不同，更有主观因素影响商标注册的不确定性。

     现今网络发达、信息流通迅速对于商标审查究竟是幸或不幸？网络客观证据降低了人为主观判断，降低不合理注册商标的数量，同时也让许多不得注册事由变得有审查可能性，许多原本留待争议案解决的事证，审查委员在申请阶段已经可由网络信息得知，及时在申请阶段阻止违法的商标注册。

 

公益私益平衡的案例

     审查委员因信息爆炸，肩负更多公益的任务，却也同时可能因为信息不完整或误导误判而制造出商标冤案！因篇幅限制，以下仅举部分案例，遇有类似情形发生时，仍回归个案判断原则，申请人宜积极争取应有的商标权权益。

一、恶意抢注

     在过去各国商标检索系统未普及或信息传播不迅速之时，是否恶意抢注仰赖真正的商标权人提出争议案并递交证据，惟时至今日，以恶意抢注条款核驳之案例时有所闻，令恶意抢注之人无所遁形。

     然而运用网络数据作为恶意抢注证据之副作用就是矫枉过正，具体个案尚有可能只是被误会具有恶意，或英雄所见略同而发生，倘若申请人系经同意后申请注册，应提出真正商标权人之注册申请同意书；倘若系申请人自己之创意发想而来，通常发生在任意性、暗示性等识别性偏低之商标，则应提出商标名称或设计由来及其证据，特别是在申请人使用商标已有历史甚至早于引证商标时，更应提出使用证据证明自身之善意[1]。

     此外，笔者曾遇过审查员引据网络数据，判断申请商标属于A所有而以恶意抢注条款核驳申请人B申请之商标，有趣的是，A正是申请人B之网络艺名！成为申请人「自己抢注自己」商标之经典案例。作为商标代理人一方面敬佩审查委员之敬业，另一方面积极向火爆客户解释，请其体谅维护市场公平竞争秩序及诚信原则之不易。这种「自己被自己」核驳案例虽然平反并非难事，但申请人延迟注册还要耗费心力申覆争取，不可不谓是网络信息发达下的受害者。

 

二、商标含地名及误认误信

     虽然旧地名因久未使用而丧失指示地理来源的作用时，消费者不会产生其为商品或服务来源地的联想而具有识别性，但因为网络数据发达，旧地名越来越可能继续使用或仍为消费者熟知，则因旧地名之地理意义仍十分强烈，仍具有指示地理来源的功能。

     「林凤营」被认属于罕见地名而具商标识别性，自民国84年注册至今，惟由于现今市场环境及消费者认知变迁，此类型之注册商标难以复见，例如：汉城（首尔）、沪尾（淡水）、艋舺（万华）、浯岛（金门）、桃源乡（高雄市东北部）、噍吧哖（台南县玉井区）、洄澜（花莲）、哆啰满(花莲县新城乡一带)、衔彩凤（新竹县关西镇）、八块（桃园县八德市）、鸡母坞(澎湖五德里)、火烧岛（绿岛）、鲲岛（台湾）……等均曾被认定不具商标识别性或有致误认误信之虞而核驳。

     笔者认为，因为网络发达，消费者查知旧地名/罕见地名具有指示地理来源的意涵非常容易，再加上各地政府推动观光产业及本土教育之趋势，以旧地名或不具地理名称意义的罕见地名等理由争取注册成功机会极低，建议申请人优先采取开放之心胸面对旧地名或罕见地名属于公共财的心态，以证明商标没有误认误信、同时声明不专用之方向争取注册，或根据个案情形考虑删除图样中之地名，以商标图样非实质变更之方式争取注册。

     此外，笔者亦曾承办地方路名或商圈名称之商标，由于该等名称可能台湾各地皆有，或为各地英雄所见略同之名称，或文字另含其他固有原意，或古地名为申请人创设发扬……等等，则依个案情形判断，并非一律不具商标识别性，此时将回归先申请先注册原则。

 

三、商标含著名姓名或艺名

     此规定虽然旨在保护人格权的私益，惟同时亦寓有保障消费者利益之公益目的，意即以社会一般通念认定，倘普通知识经验的消费者因对于著名人物之熟悉，可能误以为商品或服务为著名人物所代言，或与著名人物产生联想时，即使商标名称真得是申请人自创而来，申请人取得商标权之私益仍然可能基于保障消费公众之公益理由而被要求退让[2]。

     然而，相反的，笔者曾遇过智慧局引述自称「顶级、专业、能力排名前五」的私人网页营销数据，称申请人商标因含他人著名姓名而核驳之案例，笔者透过所有网络数据综合分析后，评估核驳通知书上所谓「著名姓名」之相关资料证据力低，再经申请人确认，其于业界打滚多年根本不认识核驳通知书上之人，故经有理有据之意见陈述后，终成功为当事人平反，顺利争取注册。

 

结语

     立法目的的调和及公、私益平衡是商标法上困难的课题，藉由一个又一个具体个案的公、私益拉锯下，更完整地界定了整个商标法制上可注册与不可注册之事由。当商标申请人面对倾向站在公益立场的审查委员时，可能因为无法理解核驳或引发争议的背景理由，或既然不明就里便放弃争取，或直接依通知书要求径行删减、放弃专用，最终弱化了自身商标专用权的范围，非常可惜。

     因此，说服审委相信不需要担心、为商标争取到一席之地的任务便落在商标代理人身上。商标代理人因为时时与市场贴近、了解市场脉动，较能理解商标申请人之需求及想法，同时因为具有专业法律知识故亦能明白审查委员所担忧的、所欲保护的公益为何，进而能站在商标申请人的立场，沟通解释案情、阐述法律、说明个案事实，为之争取到应有的商标权利。

     倘若遇到不合理的核驳通知，申请人应积极捍卫自身权益而非自认倒霉，未申复表达意见将被官方视为默示同意网络信息内容或审查意见！因此，遇有商标核驳时，建议积极寻找有经验的商标代理人研商申复方向、评估争取注册的可能性。

 


[1]  注册第01888812号「VB及图」遭英籍．维多利亚　贝克汉提出异议，被智慧局认定商标权人「因同业经营关系而知悉据争商标之存在」认定有商标法第30条第1项第12款规定之适用，后109年10月间智慧局对外说明因发现新证据故而主动自请撤回诉愿重审。笔者认为，该案似乎是另一起网络信息发达的冤案，「VB」识别性极低为不争事实，而原处分仅因寥寥几篇媒体报导便妄下判断认定「商标权人身为竞争同业，对于相关商品之各种信息应较一般人更为熟悉且关注」，而成为注册人有恶意抢注之证据，笔者难以苟同。故而持续关注该案后续发展，最终110年12月29日另审后智慧局已为异议不成立之处分。

[2]  参《冠中智讯》第33期「|商标剧场|著名艺名/姓名之商标审查──那些法条上没说的要件」一文：http://www.king-craft.com.tw/news_detail2.asp?spage=1&nid=363。