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冠中智讯第35期-美国手段功能用语专利权范围解释之发展与实务──MTD PRODS V. IANCU 案(上)

 

2019年 MTD PRODS V. IANCU 案

联邦巡回上诉法院

联邦巡回上诉法院首先提出Williamson案的指导，在判是否为断手段功能用语时，先认定请求项的限制要件是否采用「手段(means)」一词，若无，则给予一个可推翻的假定，认为该词汇表达充足的结构意义，不符合美国专利法第112条第6项规定，挑战者可以透过说明「请求项的词汇没有陈述充足的结构意义』或『请求项的词汇仅陈述功能而没有充足的结构执行该功能」以推翻该假定。

在Watt v XL Sys案[1]指导中提到，判断是否为手段功能用语主要的调查并不仅限于认定是否具有「手段(means)」一词，而需进一步认定请求项的词对于技术领域中具有通常知识者的理解，是否具有充足的定义，意味着结构名称。请求项虽然没有使用「手段(means)」一词，然而，请求项的限制要件如采用类似「手段(means)」一词的随机词(nonce word)可视为「手段(means)」一词替代词，例如「模块(module)」、「机构(mechanism)」等。

Zeroclick v Apple案[2](2018)中对于手段功能用语的判断则认为，由于争议的词汇「程序(program)」与「用户接口程序代码(user interface code)」是基于传统「用户接口程序(user interface program)」或 「程序代码(code)」的应用，故有具体的参考，而非通用词。因此「程序(program)」与用户接口程序代码(user interface code)」并不是随机词(nonce word)，也不是采用一个黑盒子说明结构或概念。

联邦巡回上诉法院强调，判断是否为手段功能用语重要的判断依据在于，请求项词汇是否用于通常用语、或能够被技术领域中具有通常知识者指定为结构，前述结构包括特定结构或一类的结构，同时，联邦巡回上诉法院并提出两个判决先例作为说明，于Williamson案中：「模块(module)」一词被认为是个随机词(nonce word)，原因在于其陈述了同个黑盒子(black box)陈述结构用以提供相同特定功能，彷佛「手段(means)」一词已经被使用。而在Skky INC v. MindGeek案[3](2017)中因为请求项的用语「无线装置手段(wireless device means)」 被认定为意味着某一类的结构，因此最终认定不涉及美国专利法第112条第6项规定。

联邦巡回上诉法院基于Williamson案的判决先例，说明在判断是否为手段功能用语时，不应仅考虑跟随功能的关键名词是否意味着结构，更应参考请求项其他段落是否能够提供相关线索足以告知关键名词的结构特征或赋予关键名词结构意义；因此，法院认为在评估请求项限制要件是否适用手段功能用语时，不应仅考虑示例性名词「机械控制组件(mechaniel control assembly)」，更应参考整个包含被示例性名词执行功能的段落。

联邦巡回上诉法院以Apex案[4]及Dieblod Nixdorf Inc v. ITC为例，说明在解释请求项用语时，若争议词汇为复合式名词，则会先判断被修饰词本身是否意味着结构，再判断该被修饰词在请求项语境中是否具有充足的结构，另外，也会基于外部证据检视该被修饰词，除此之外也会审视内部证据，如说明书、申请历程判断该被修饰词于案件中的意涵是否与通常意义一致，除此之外，也会判断复合式名词整体在技术领域中是否具有结构意义。

在Apex案中「接口电路(interface circuit)」为复合式名词，而「(circuit) 电路」则为被修饰词，法院先认定「(circuit) 电路」在争议的请求项语境中有叙述充足的结构，且基于字典定义也推断「(circuit) 电路」本身意味着某些结构，法院也注意到单纯只有「(circuit) 电路」一词时是一个非常广义的词，然而，在说明书及申请历程中皆没有以与通常意义不一致的方法使用「(circuit) 电路」一词。另外，从「接口电路(interface circuit)」一词判断，法院认为其确切的定义某些技术领域中的结构意义，综上，法院认为被告没有推翻假定，因此「(circuit) 电路」并不适用美国专利法第112条第6项规定。

而在Dieblod Nixdorf Inc v. ITC中法院注意到于辞典定义或其他内容中没有证据说明「支票预备单元(cheque standby unit)」一词是能够合理容易的被技术领域中具有通常知识者认为一种结构或一类结构，外部证据只说明了技术领域中具有通常知识者能够了解「支票预备单元(cheque standby unit)」可以是任何能够执行请求项宣称功能的结构，更进一步的，法院也指出请求项的文字或说明书都没有建议可以限制「支票预备单元(cheque standby unit)」一词的结构定义。因此最终认为「支票预备单元(cheque standby unit)」一词用以执行某些特定的功能，属于美国专利法第112条第6项规定的范畴，为手段功能用语。

联邦巡回上诉法院另提到说明书于解释请求项的重要性，并以Thorner v.Sony Computr(2012)一案[5]举例说明，于该案中专利权人为避免适用美国专利法第112条第6项规定，透过编攥者在说明书中提供该随机词(nonce word)结构的意义，藉由清楚陈述随机词的定义，使其有别于该词汇的平实、通常意义。然而，本案联邦巡回上诉法院也说明，记载于说明书的较佳实施例并不能赋予一个没有其他意义(otherwise has none)的词汇结构意义。如同所有的编攥词，对于专利权人而言仅揭露一个实施例并不足够，专利权人必须清楚的表示意图，以重新定义词汇。

回归本案，联邦巡回上诉法院同意委员会的主张「机械控制组件(mechaniel control assembly)」一词较近似于其他通用词，且认为是个近似于means的随机词(nonce word)；「机械控制组件(mechaniel control assembly)」一词对于技术领域中具有通常知识者并没有意味着充足的结构定义。同时，联邦巡回上诉法院同意委员会的主张，认为请求项中争议词以外的陈述主要为功能性，但并非完全为功能性，其中提到的『configure to』为执行其功能，在这方面的功能性词汇使请求项趋向于符合美国专利法第112条第6项规定。另外，联邦巡回上诉法院也同意委员会接受MTD的外部证据，说明「机械控制组件(mechaniel control assembly)」一词并未在领域中建立意义，其仅仅是某些集合零件的通常标识，另外，Toro公司也未反驳MTD的专家证词，也没有推翻MTD提供的先前专利，该些专利记载的「机械控制组件(mechaniel control assembly)」代表着广泛种类的结构及广泛功能，「机械控制组件(mechaniel control assembly)」一词通常被用以描述输入液泵(infusion pumps)、数字点火系统(digital firing systems)、冲水箱(flush tanks)、内视镜(endoscopes)、变速器(transmissions)或发动机(engine)等机构。

因此，联邦巡回上诉法院得出了委员会错误的结论，原因在于委员会依赖说明书描述的「零回转半径控制组件(ZTR control assembly)」作为请求项词汇 「机械控制组件(mechaniel control assembly)」 建立有结构意义的结论，在当事人同意说明书中的「零回转半径控制组件(ZTR control assembly)」为请求项「机械控制组件(mechaniel control assembly)」的结构时，MTD公司并不同意说明书明确的定义请求项「机械控制组件(mechaniel control assembly)」一词，因为说明书揭露对应请求项中手段功能用语词汇的结构并不必然意味着该请求项词汇能够被技术领域中具有通常知识者理解为意味着具体结构或一类的结构。

联邦巡回上诉法院认为解释手段功能用语的限制要件涉及两个步骤：

其一，确定请求项限制要件是否撰写为手段功能用语格式。在这个步骤中，我们考虑请求项的限制要件对于技术领域中具有通常知识者是否意味着充足的结构定义，若确认为手段功能用语格式，则进入第二步骤。

其二，需要检视说明书以识别执行请求项功能的结构，从而对应请求项的意义。

前述两个步骤是不同的，然而委员会却混用了两个截然不同的步骤，认为说明书中揭示了对应的结构，所以争议的词汇是充分定义的，是以不涉及美国专利法第112条第6项规定。委员会的分析意味着只要请求项的词汇在说明书中具有对应的结构时，即不涉及手段功能用语限制，如此一来将有悖于众多的判决先例，且依此观点作为判断，只要说明书有对应结构时，最终将完全不会涉入手段功能用语的规范。[6]

联邦巡回上诉法院虽同意说明书在评估是否为手段功能用语时具有一定角色，但并不同意在本案之争议中，说明书给予「机械控制组件(mechaniel control assembly)」足够的结构定义，说明书并未表明专利权人意图充当词汇编撰者并将「机械控制组件(mechaniel control assembly)」一词定义为较佳实施例中的「零回转半径控制组件(ZTR control assembly)」，确实，说明书中甚至没有提到「机械控制组件(mechaniel control assembly)」一词，在申请专利范围中的功能性语言建议着「机械控制组件(mechaniel control assembly)」为较广泛的通用词，若将「机械控制组件(mechaniel control assembly)」解释为「零回转半径控制组件(ZTR control assembly)」将使请求项中的功能性语言显得多余。

联邦巡回上诉法院也不同意委员会对于申请历程的解释。在原本的申请历程中MTD公司认为请求项的限制要件是以手段功能用语的形式撰写，然而 MTD的陈述并没有清楚的声明放弃。更进一步的，MTD的陈述表明「机械控制组件(mechaniel control assembly)」一词表现了某些功能必须被给予权重，因为其意味着结构，且此结构不仅仅是预期使用(intended use)的结构，然而前述的说明并非在美国专利法第112条第6项规定语境中的陈述。MTD的陈述「限制要件意味着结构且具有权重」的说明与声称属于手段功能用语因为手段功能用语的限制要件意味着结构(对应结构或其均等范围)并不一致。在缺乏任何清楚且无争议的陈述情况下取消了美国专利法第112条第6项规定的应用，委员会错误的给予决定性权重予记载于历史档案中模棱两可的陈述。

联邦巡回上诉法院总结，委员会错误的使用存在于说明书中的结构总结出「机械控制组件(mechaniel control assembly)」具有足够的定义以逃避美国专利法第112条第6项规定，委员会也赋予不适当的权重给历史档案语境外的陈述。因此联邦巡回上诉法院依据委员会发现的事实及现有的证据，证明「机械控制组件配置以(mechaniel control assembly configured to)」在请求项1及9中执行了特定的功能，请求项1及9涉入美国专利法第112条第6项规定，属于手段功能用语。

小结

本案联邦巡回上诉法院阐明解释功能性请求项的两个步骤，先判断是否为手段功能用语，若确定为手段功能用语再检视说明书是否具有对应的结构，然而前述两个步骤特别容易混淆，原因在于第一个步骤中，判断是否为手段功能用语的过程不仅透过检视外部证据，也需搭配检视内部证据如请求项本身、说明书或历史档案进行综合判断，才能够得出是否涉入手段功能用语的规范。因此，在步骤一中也具有检视说明书的程序，如此一来将容易与步骤二混淆，本案联邦巡回上诉法院指出委员会正是犯下这样的错误，而混用的结果将导致只要说明书有记载对应请求项功能的结构之案件，争议词汇都将被解释为具有明确的结构意涵，如此一来将不可能有案件涉入手段功能用语的规定，最终的判断结果将只剩下两种，其一，判断为非手段功能用语，其二，因为说明书没有对应的结构而不明确导致专利无效。

承上，联邦巡回上诉法院特别说明，说明书记载的内容必须要是专利权人明确表示其用以定义请求项争议词，并给予完整的说明，赋予清楚的定义，方能够使请求项中的争议词具有明确的结构意涵，让请求项中的争议功能性语言在第一个判断步骤中脱离手段功能用语的管辖，否则，如本案争议，仅在说明书的内容记载单一个实施例，且没有进一步说明，恐无法让请求项争议名词具有充分的结构定义，技术领域中具有通常知识者仍难以将其认定为一种或一类的具体结构。

本案的另外一个议题为申请历程，委员会以MTD公司的陈述作为判断是否为手段功能用语的依据，然而，联邦巡回上诉法院认为申请人在申请历程中的陈述的内容必须是清楚且无争议，且必须是在针对手段功能用语的语境中陈述的内容。

综上所述，专利撰稿者如果选择采用自定义名词时，需非常的谨慎，特别是在自定义名词后连接功能性语言，且在请求项中没有清楚定义具体结构的情况下，将很有可能落入手段功能用语的判断，更进一步的，即使在说明书简单的举一两个具体结构说明自定义名词，也很有可能无法满足上述第一个判断步骤的要件，另外关于申请历程的议题，目前美国专利审查过程中，当审查委员认为请求项撰写格式为手段功能用语的格式时，即会请发明人叙明，在这个程序中申请人也需谨慎，若撰写时就决定采用手段功能用语，即需在答辩理由书中清楚、无争议的表明该限制要件确实是以手段功能用语呈现。