缘起
2022年以来,两岸关系似乎已陷入历史新低谷。同时根据报告显示,有越来越多的台企都认为「台湾需要减少对中国的经济依赖」。然而,不论两岸关系如何变化,台湾经济是否过分依赖大陆,许多台企仍在大陆设有研发中心或分公司,既然在大陆设有研发中心或分公司就会有专利申请上的问题产生,本文初步介绍在大陆研发进而向国外申请专利的注意事项,祈望台企不要因为两岸关系有所改变而忽略到专利申请的重要性。
法源
「任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的,应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。保密审查的程序、期限等按照国务院的规定执行。」中华人民共和国专利法第19条第1款定有明文。
立法目的
之所以在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利时必须先经国务院专利行政部门进行保密审查,其立法目的在于防止秘密技术的泄密和出口,从而为中华人民共和国国家安全及重大利益提供保障。
主客体
根据专利法第19条第1款的规定,向外国申请专利保密审查制度的适用主体是「任何单位或个人」,即包括合资的法人/自然人、外商独资;适用的客体是「在中国完成的发明或者实用新型」,其中在中国完成的发明或者实用新型,是指技术方案的实质性内容在中国境内完成的发明或者实用新型。另外,根据该条款规定,得以推论出「外观设计」不在适用客体范围内。
影响
违反专利法第19条第1款规定向外国申请专利的发明或者实用新型,在中国申请专利的,不授予专利权。同时,根据专利法第45条以及专利法实施细则第65条规定,可以作为向原专利复审委员会请求宣告该件专利无效的理由。据此,在主客体都符合的条件下,向国外申请专利时须特别留意。
常见的Q & A
1. 问:有哪几种方式可以提出向外国申请专利保密审查请求?都需要提交哪些檔?提出时机是什么?申请方式有哪些?
答:
提出方式
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提交的文件
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提出时机
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申请方式
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随专利申请
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向外国申请专利保密审查请求书
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向外国提交申请的六个月前,申请专利的同时或之后均可以提出
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纸件、电子
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直接向外国申请
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向外国申请专利保密审查请求书+技术方案说明书+委托书(委托代理时)
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向外国提交申请的六个月前提出
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纸件
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PCT申请
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中国局可以受理的合格的PCT申请档(默认提出)
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纸件、电子
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2. 问:同日申请,技术方案的实质性内容完全相同,是否都需要提出向外国申请专利保密审查请求?
答:只需选择一个申请提出向外国申请专利保密审查请求即可。
3. 问:准备直接向外国申请专利的保密审查请求档可以使用英文吗?
答:不可以,请求书和技术方案说明书应当使用中文,请求人可以同时提交相应的外文文本供审查员参考。
4. 问:在港澳台地区完成的发明创造,是否需要提出向外国申请专利保密审查请求?
答:不需要。
5. 问:中国发明人在大陆以外的国家或地区完成的发明创造,是否需要提出向外国申请专利保密审查请求?
答:不需要。
6. 问:外国发明人在中国大陆完成的发明创造,是否需要提出向外国申请专利保密审查请求?
答:需要。
7. 问:向外国申请专利前未提出向外国申请专利保密审查请求,是否有补救程序?
答:没有补救程序。
8. 问:向外国申请专利后再向中国专利局提出向外国申请专利保密审查请求,并收到了同意向国外申请专利的保密审查意见通知书或者保密审查决定,是否可以认为没有违反专利法第19条第1款?
答:此种情形属于违反专利法第19条第1款的情形,申请人需要自行承担相应的后果。
9. 问:向外国申请专利保密审查是否有加快程序?
答:没有。根据专利法实施细则第9条的相关规定,建议申请人在准备向国外申请专利前6个月向专利局提出向外国申请专利保密审查请求。
参考网站:国家知识产权局https://www.cnipa.gov.cn/
向外国申请专利保密审查流程图