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◎本文作者：冠中国际专利商标事务所 王德文专利师 【本文版权所有 欢迎注明出处转载】 |
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3.After Final Consideration Pilot 2.0 (AFCP 2.0) 1 为了降低继续审查(RCE)的数量，USPTO 于2013年5月17日公告推出终局核驳(final rejection)寄发后适用的试办计划After Final Consideration Pilot 2.0，简称AFCP 2.0 (目前业界并无统一的中文翻译，一般均称AFCP 2.0)。此计划允许申请人在收到终局核驳后，在预期官方不需重新开启审查程序以及不需做过多的额外检索考虑的状况下，提出答辩2。此计划亦提供审查委员利用有限的额外时数，考虑申请人所提回复并作必要检索以及进行面询。 参加AFCP 2.0需具备以下项目： (1)请求书 (2)依据37 CFR 1.116就终局核驳所提答辩，答辩内容需包括修正至少一项独立项，且不能在实质上扩大该独立项保护范围；以及 (3)申请人愿意配合审查委员要求面询(interview)的声明书。 如果审查委员认为考虑答辩内容所需之时数超出USPTO所给予的有限的额外时数，申请人可能会收到建议性审查意见书(Advisory Action)，其所产生的结果与因应方式如前节所论。 如果审查委员认为可以在USPTO所给予的有限的额外时数完成审查，当审查后达到可核准的状态，即会发出核准通知；如审查后仍认为未达到可核准的状态，审查委员将会联络申请人安排面询；如面询后仍未达到可核准的状态，则申请人同样会收到建议性审查意见书。 有关参与AFCP 2.0时需要注意的事项，简述如下： (1)AFCP 2.0的试办日期到2015年9月30日止，目前尚无是否延长试办期的讯息。 (2)参加AFCP 2.0无须任何规费，亦无需缴交超过短法定期限的延迟费，但是要注意的是代理人可能仍然会收取费用。 (3)申请案需为正式申请案(non-provisional application)或是PCT进入美国国家阶段的申请案，可为发明、植物、设计专利，但不可为Reissue或是Reexamination。 (4)每一次终局核驳，申请人仅具有一次请求参与AFCP 2.0试办计划的机会。 (5)申请人或其代理人需同意并有能力与审查委员进行面询。 申请人如欲参加AFCP 2.0，答辩的争点最好为简单、易懂，以免审查委员审查超出USPTO所给予的有限的额外时数，直接发建议性审查意见书。另外，代理人所收取的费用，大多会包括了答辩以及面询。换言之，参加AFCP 2.0的费用可能超出一般答辩的费用，对于某些经费有限的申请人须特别留意。 4.继续审查请求(Request for Continued Examination, RCE) 如前所述，当审查委员发出终局核驳之时，某种意义上代表审查委员的审查工作已告一段落，申请人如果希望申请案之审查状态不因此而终止，可提出继续审查请求(Request for Continued Examination, RCE)，请求原来的审查委员继续审查本案。申请人提出继续审查请求时代表申请人放弃了诉愿，并请求审查委员重开审查程序。此时，前次的终局核驳将会被撤回(withdraw)，并进行新的审查程序。所以，当申请人提出继续审查请求之后，之后将收到该案的非终局审查意见书(non-final Office Action)。 继续审查请求提出的时间限制有三3：缴交证书费(issue fee)之前；申请案放弃(abandonment)之前；以及提出诉愿(notice of appeal)之前。换言之，申请人可在提出前节所述之答辩方案(终局审查意见书寄发日起2个月内提出答辩或参加AFCP 2.0)但未取得核准通知后，提出继续审查请求；亦或者是收到终局核驳之直接提出。端视案情内容以及申请人的意向。 继续审查请求提出之后，申请案即进入一个新的审查程序，所以后续所遇到的问题与因应方案也与一般申请案相同，在此容不赘述。需要注意的是，继续审查的请求次数并无限定，因此，每一次终局核驳之后均可提出继续审查请求。然而，申请时要注意的是，由于继续审查程序是交由同一审查委员进行审查，因此，相同或类似的争点较难被相同审查委员所接受。如果在没有新的争点的状况下提出RCE，申请案被核准的机会不高，所剩下的大概只有无止境的缴交RCE的费用而已。 5.诉愿(Appeal) 专利申请人可于收到第二次核驳后之规定期限内，向专利审理与诉愿委员会(Patent Trial and Appeal Board)提起诉愿4。但是如申请人已提出继续申请案(continuing application)或是请求继续审查(RCE)，则不能提出诉愿，除非该继续申请案或继续审查又遭核驳5。 当申请人提出诉愿请求书(notice of appeal)后的两个月内必须提出诉愿理由书(appeal brief)6。诉愿理由书的内容包括以下7： (1)申请人姓名、申请案号、申请日、专利名称、审查委员姓名、审查委员技艺单位(art unit)与文件名称； (2)文件内容表； (3)实际参与人(Real party in interest)； (4)相关的诉愿、冲突与审理(Related appeals, interferences, and trials)； (5)请求项内容； (6)诉愿理由；以及 (7)请求项附录。 委员会会在1个月内考虑诉愿理由书是否符合37 CFR 41.37之规定，如否，则会发回申请人，请其重提适当的诉愿理由书，并再次对新的诉愿理由书进行审查。如诉愿理由书符合规定，则会将诉愿理由书则会转送给本案的主要审查委员(primary examiner)，并等待审查委员的答复8。在收到审查委员的答复后，委员会集会召开诉愿会议(appeal conference)，以做出诉愿决定。 以诉愿为收到终局审查意见书后之因应方案大多是在申请人认为争点应具有可专利性，但审查委员一直无法接受的状况下采取的。由于原审查委员排除在做出诉愿决定的委员之外，因此前述状态下的争点较有机会被接受。但是提出诉愿的高额费用，却让许多申请人却步。 5.1诉愿先行审查会议试办计划(New Pre-Appeal Brief Conference Pilot Program)9 为降低诉愿程序的冗长时间、繁复程序以及高额费用等种种问题，USPTO于2005年7月12日期施行一种新的诉愿先行审查会议试办计划(New Pre-Appeal Brief Conference Pilot Program)，让申请人在提交诉愿请求书(notice of appeal)的同时(如任何延期的规定)，且在无需提交诉愿理由书(appeal brief)的状态下，请求诉愿先期审查会议 (Pre-Appeal Brief Conferences) 先行审查该案件。 诉愿先行审查会议试办计划的目的为：(1) 确认是否有根据错误事实的明显不适当核驳理由；以及(2)确认是否有产生初步核驳的必要组件。因此，非属前述两项的诉愿理由，例如对请求项或是先前技术教示的解释，则仍需要以提出诉愿理由书的方式，交由诉愿会议决定。 参加此计划必须提交申请书与理由书。理由书需列出明显不当错误的核驳理由。需注意的是所有文件不得超出5页。诉愿先行审查会议在收到申请书与理由书后则会指派一小组(panel)进行审查。审查的决定为下列之其中一项： (1)申请案仍有未决事项，需继续诉愿程序； (2)重启法律状态的审查程序； (3)核准申请案；以及 (4)申请不符相关规定，因此被撤销。 三、结论： 众所周知的，美国专利商标局提供申请人各式各样的申请程序，熟知各种程序的内容、提出时机与个别程序的利弊得失，并依据案件内容以及申请人的需求，方为争取案件最大利益的不二法门。 ----- 注1：Federal Register /Vol. 78, No. 96 / Friday, May 17, 2013 /Notices, p.29117-29119 注2：Applicants who wish to participate in AFCP 2.0 must file a request to have a response after final rejection (which the examiner may have sufficient basis not to consider under current practice) considered by the examiner without reopening prosecution. 注3：Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), Section 1.114, paragraph (a). 注4：35 U.S.C. 134 Appeal to the Patent Trial and Appeal Board 注5：37 C.F.R. 41.31 II APPEAL BY PATENT APPLICANT 注6：37 C.F.R. 41.37 Appeal brief 注7：Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), Section 1205.02 Appeal Brief Content 注8：Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), Section 1205.03 注9：http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/og/2005/week28/patbref.htm |
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