诚信为冠　敦厚为中

    日前智财局的专利审查官观察英国侵权案例，撰文说明可以善用设计专利和商标制度杜绝仿冒：「食品领域的外观创新非常适合申请设计专利」；且「要处理商品外观的仿冒问题，最好是透过『先申请注册设计、后申请立体商标』的策略组合方能有效解决。」并举我国8结蛋卷案例说明「『8字形蛋卷』与先前技艺相较算得上是一种开创性设计，若按英国法院见解，此种设计自然可取得较大的保护范围。」[1] 相信这篇文章对业者申请专利的策略思维深具启发性。

    事实上，当品牌经营一段时间或营销铺货后，产品包装逐渐固定，消费者选购时确实会根据惯性及整体概略印象、迅速挑选购物，多会将包装作为选购的依据，产品的包装上的花纹、形状、颜色等等设计的识别性因为业者的使用而强化，具有后天识别性时，可以注册商标无疑。但是，现在市场工商发展多元化，消费者认知并非一陈不变，

    有追踪冠中智讯的读者，应该已经发现到，修正后的商标审查基准已经逐渐透露出「善用商标法保护包装外观」的可行性，并已经从申请实务的观察角度提出了许多申请例证，可以参考以下文章：

1. |智权迷思| 商标黑白黑白我胜利？留有手稿就是原创著作？
2. 商标识别性审查基准修正 ——现在，您该来点包装外观的商标申请

因此，申请阶段完全可以好好规划对于产品包装的保障，主力产品的包装外观也应当纳入商标排他专用权的范围内！只要，你有这样的布局思维。

    接下来我们藉由两则商标判决，说明产品外观及包装作为商标申请注册而成功维权的例子。判决显示，产品外观或包装的图形商标不但可以成功撤销近似商标之注册，也可以让仿冒品无所遁形并成功主张损害赔偿。因此，「善用图形商标保护产品外观」也是受到法院支持的。

一、商标民事侵权案：「morocco hairoil」案

智慧财产法院103民商上字第11号民事判决[2] (见表一)

 

    本案重要争点有二：系争产品上使用「morocco hairoil」及「M」标示是否作为商标使用？系争产品上之标示与系争商标是否相同或近似有致消费者混淆误认之虞？

1. 系争产品上蓝绿底色搭配橘色大型字体「M」及白色较小字体「morocco hairoil 」是商标使用：

    判决认为，系争商品以使斗大之橘色「M」字及较小之白色「morocco hairoil」字体跳脱蓝绿色整个包装之底色色彩，以吸引消费者注意，是由「M」字及「morocco hairoil」于系争产品外包装所呈现之字体大小、排列方式、颜色设计等观之，其已非单纯的商品说明，使用者主观上不仅有以之为营销之目的，客观上亦发挥区辨商品来源之功能，应认其为商标之使用无误。

2. 系争产品为于同一商品使用近似于系争商标之商品，且有致相关消费者混淆误认之虞：

    判决认为，比较系争商标1及系争产品外观照片：

系争产品采用蓝绿色为底、搭配橘色大型字体「M」以及白色「morocco hairoil」、「Magic 」、「顶级摩洛哥黄金优油」等文字，大型字体「M」上有一片叶子，下方另有花草图案；

系争商标1则以蓝绿色为底、搭配橘色大型字体「M」以及白色「MOROCCANOIL」，系争商标2则为「MOROCCANOIL」文字。

    因此，以具有普通知识经验之消费者，于购买时施以普通之注意异时异地隔离观察，系争产品与系争商标1虽在「M」上有无一片叶子、有无花草图案及中、英文文字使用等细节上有异，但整体观之，均予人蓝绿底色、橘色大型「M」及有文义为「摩洛哥油」之白色英文文字之主要印象；又系争产品之「morocco hairoil」字样与系争商标「moroccanoil」同系以「morocc」作为前缀，以「oil」结尾，整体观之，两商标外观、观念及读音均极雷同，相关消费者有可能会有所混淆而误认二商品来自同一来源或虽不相同但有关联之来源，应属构成高度近似之商标，其近似程度甚至已达足认行为人主观上有仿袭意图。

二、商标异议案：「HINOKING」案

智慧财产法院109行商诉字第79号行政判决 (见表二)

 

    据以异议商标实际使用为「树型造型的悬挂式空气香氛产品」，原告即异议申请人依商品特征命名为「Little Trees」，原告将商品造型及其名称分别申请为商标注册在案，而系争商标则为文记与图形组合之商标。据以异议商标2为纯文本商标，系争商标与之比较，「仅于树木之观念略有相近，然于读音及外观均迥然有别，寓目印象亦有显著差异」，因此不构成近似商标，并非本案判决之重点，以下仅针对系争商标与据以异议商标1是否近似进行判决整理。

1. 系争商标与据以异议商标1属高度类似商标：

    二者均有明显之枝叶由上往下渐层增加至树干之对称树型图，且上开树型均系实心填满，据以异议商标1虽为墨色商标，然其实际使用于空气清新剂商品时均系以绿色作为标识，而与系争商标之设色为绿色相同，且据以异议商标商品本身亦均有标示其气味，则两商标予消费者寓目印象，其观念上均为绿色之树木，外观亦非常近似。

2. 反驳原处分及诉愿决定虽认为树型之独创性不高，消费者不会以树型而会以文字作识别来源之依据：

    系争商标实际系使用于桧木精油相关商品，而外文「HINOKING」即系日文桧木之谐音，则消费者于接触系争商标之商品时，极有可能将外文「HINOKING」联想认为系标榜该商品之气味或原料与桧木相关，而未必以外文「HINOKING」作为主要之来源识别标识。

    此外，被告所举诸多商标并存注册案例，虽均有树型，然其树型与两商标并不相同，或系左右不对衬，或系镂空设计，或有标示其他足资区辨之特征，且所指定使用之商品亦非「空气清新剂」商品，尚难因上开商标与据以异议商标1均并存注册，即认系争商标与据以异议商标1近似程度极低。

3. 系争商标注册人主观上并非恶意：

    由于系争商标系沿袭皇桧商标之外文及图形，故其申请注册系争商标于主观上并无仿袭恶意，尚非无据。且因系争商标注册人使用系争商标主要系销售精油商品，又原告未能提出相关消费者有实际混淆误认之证据，故法院认定系争商标其余指定商品与据以异议商标所指定使用之空气清新剂商品类似程度不高。

    因此最终法院认为「空气芳香剂」商品部分异议成立，其余商品异议不成立维持原处分及诉愿决定。

结语

    上述「morocco hairoil」案的原告注册了商品包装盒正面外观的商标、「HINOKING」案的原告注册了商品外观树木造型的商标，则法院依商标法审酌双方商标图样是否近似，或尝试解决个案纷争、取得双方双方的利益衡平，而不再论断是否有公平交易法或是否有著名商标保护之适用。

    可见，当产品的外观或装潢(即包装)就是你的招牌时，只要千元成本就可以直接注册商标取得排他专用，您还消极选择用时间换取不一定可以举证成功的著名商标及公平交易法保护吗？当可以选择无限延展专用的商标权时，除了选择15年保护的设计专利以外，您更可以注册商标取得周延的保护。

    判决案例显示，商标权人不只要知道长期大量使用可以累积商誉甚至成为著名商标，更要知道，迈向著名商标的过程中，就要善用设计专利及商标注册而保护产品外观或包装外观，未来对于恶意攀附、针对性产品外观包装仿冒的不公平竞争时，拥有专利及商标权将具有更强、更直接的实效性。