【本文版权所有 欢迎注明出处转载】
在撰写专利说明书的过程中，经常遇申请人要求不要将发明的「Know-how(技术秘密)」撰写于说明书中，目的是为了防止同业藉由专利说明书中公开的技术进行重制、再造，进而于市场上以相同的技术与自己竞争；另一方面，少数申请人在申请专利时，期望能够藉由获准后的专利实施排他权，进而排除他人使用、制造、贩卖、为贩卖之邀约，或为上述目的进口与申请专利范围中记载内容对应的产品，在申请人为了让保护的范围更广的情况下，当然会期望请求项中所包含的限制要件越少越好，甚至有「省略发明所能够达成目的的必要技术特征」的要求导致「请求项仅包含习知的技术」或不明确而遭驳回。
对于「Know-how」部分特别以「营业秘密法」保护因此不写入说明书中固无疑问，然而，倘若说明书「省略发明所能够达成目的的必要技术特征」导致「请求项仅包含习知的技术」，于我国审查的过程中，恐有下述疑虑：
一、新颖性或进步性：申请专利之发明与习知技术极为近似的情况下，恐有不具新颖性或进步性的疑虑；然而，本次讨论重点不在于此，故不加以冗述。
二、依据专利法第26条第4项暨专利法施行细则第18条第2项规定「独立项应叙明申请专利之目标名称及申请人所认定之发明之必要技术特征」可知，独立项应当载明能够达成发明之必要技术特征，又根据专利法第26条第2项规定「申请专利范围应界定申请专利之发明；其得包括一项以上之请求项，各请求项应以明确、简洁之方式记载，且必须为说明书所支持。」
故，在撰写专利说明书及申请专利范围时，申请人应当于说明书中明确揭露其发明所能达成目的的必要技术特征，且申请专利范围中更应当载明该发明的必要技术特征，使说明书能够符合专利法之规范。
中国大陆亦有类似规定，依据中国大陆专利法第26条第4款规定：「权利要求书应当以说明书为依据，说明要求专利保护的范围。」中国大陆对于申请专利范围内所界定之技术特征，亦需以说明书为依据，因此建议申请人应当于说明书中载明能够达成发明目的之必要技术特征，并将能够达成发明目的之必要技术特征记载于请求项中。再依据中国大陆专利法实施细则第20条第2款规定「独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。」由此可知，中国大陆亦有规范请求项中必须记载能够解决技术问题的必要技术特征。
在申请阶段时，审查委员若对请求项缺少必要技术特征发出审查意见通知，则在专利获准前，能够根据我国专利法第43条第2项规定进行修正，依据专利法第43条第2项规定「修正，除误译之订正外，不得超出申请时说明书、申请专利范围或图式所揭露之范围。」在专利获准前，只要不超出申请时说明书、申请专利范围或图式所揭露之范围的情况下大多能够修正。
惟若在申请阶段时，审查委员未针对请求项缺少必要技术特征发出审查意见通知，致使专利在请求项具有缺陷的情况下获准专利，则在违反我国专利法第26条第4项暨专利法施行细则第18条第2项规定的情况下获准专利使情况变得更加麻烦。原因在于，根据专利法第71条第1项第1款之规定违反专利法第26条为法定得提起举发之事由，而被举发人只能够对请求项进行更正，然而，根据专利法第67条规定，专利权人申请更正专利说明书、申请专利范围或图式，仅得就下列事项为之：
一、请求项之删除。
二、申请专利范围之减缩。
三、误记或误译之订正。
四、不明了记载之释明。
另外，更正除误译之订正外，不得超出申请时说明书、申请专利范围或图式所揭露之范围。且更正不得实质扩大或变更公告时之申请专利范围。
结语
由于对申请专利范围及说明书能够更正的事项有限，相较于修正，更正的规定更加严谨，若于申请时未有适当的布局，结果恐不利于专利权人，因此，笔者有以下二点建议：
(1)建议申请人于撰写申请专利范围时，必须将达成本发明之目的的必要技术特征记载于请求项中，即使有其于考虑，至少也应将必要技术特征记载于附属项内，以防止未来有更正之需求，进而能够在符合我国专利法第67条之规定下进行更正。
(2)如前述，建议申请人于撰写专利说明书时，将达成目的之技术手段明确且充分的揭露于说明书中，以使申请专利范围能够为说明书所支持，即使收到审查意见通知亦能于核准前进行修正。
会员登入
