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依商标法施行细则第31条及智慧财产局公布之「商标法第30条第1项第11款著名商标保护审查基准」，有客观证据足以认定商标所表彰之识别性与信誉已广为相关事业或消费者所普遍认知者，即为著名商标；则为何要保护著名商标？「商标法第30条第1项第11款著名商标保护审查基准」之前言即载明：「著名商标的形成需要投入大量的金钱、精力与时间，基于保护著名商标权人所耗费的心血，避免他人任意攀附著名商标的信誉与识别性，有必要对著名商标给予较一般商标更有效的保护。」等语，因此，商标法除第30条第1项第11款著名商标消极防止他人注册之保护以外，更于第70条第1款及第2款赋予著名注册商标权人有积极阻止他人使用相同或近似之商标及以该著名商标中之文字表彰营业主体之名称，致减损该商标之识别性或信誉之虞之规定。则如何认定为著名商标，及认定著名商标有遭受淡化及减损，兹以智慧财产法院106年10月23日宣判之105年度民商诉字第37号判决分析之。
案情简介
原告麦奇数位股份有限公司主张：其为注册第01281166号「TutorABC」、第01278886号「TutorABC」、第01278887号「TutorABC」、第01350634号「TutorABC」、第01467561号「TutorABCjr」等5件商标（下称系争商标1）之商标权人；均经原告长期投注大量财力与心力于国内外市场经营多年，已为著名商标。被告空中美语文教事业股份有限公司不思自创品牌，竟剽窃与系争商标1高度近似之『Tutor4U』标示，亦抄袭原告之网页设计，造成消费者严重混淆误认。
原告再主张：被告选用与其毫无渊源之『Tutor』为前缀，再加上大写4U组合而成商标，显在藉由选用TutorABC著名商标之主要部分Tutor，意图对消费者造成其亦属Tutor系列商标之印象，进而节省广告营销费用，提升Tutor4U在消费者间之熟悉度，致使TutorABC著名商标原本指向原告之单一特定来源功能减弱，变成复数指向，弱化TutorABC商标之识别性。
被告空中美语文教事业股份有限公司则抗辩：其为注册第01589807号「Tutor4U空中家教及图（彩色）」商标（下称：系争商标2）之商标权人，自取得商标权起即广泛于市场上使用，不仅于报章杂志、网络上营销宣传，并积极参加相关展览，且销售成绩斐然，相关消费者对系争商标2已相当熟悉，足以使消费者辨别为不同来源，而无混淆误认之情形。且既与系争商标1既非为近似商标，亦无减损系争商标1识别性之虞。
法院论断
首先，法院以原告自公司设立迄今，旗下有TutorABC（在线真人英语教学网站）、TutorABCjr（在线真人儿童英语教学网站）、TutorMing（在线真人华语教学网站）等品牌，于101年获美国杂志（RedHerring）评选为全球创新100强企业；于103年获中国最大电子商务集团阿里巴巴、新加坡淡马锡及启明创投投资1亿美元；于104年获新加坡政府投资公司、中俄基金、高盛、银翎资本投资2亿美元，公司市值超越10亿美元，目前已在全球60个国家、80个城市拥有4,500多位外籍顾问，近年已提供超过1,000万堂在线教育课程，且经智慧局编制著名商标名录，将系争商标1「TutorABC」列为著名商标等情，认定系争商标1为著名商标一节。
并且，在减损著名商标识别性部分，法院是以被告空中美语公司使用高度近似之「Tutor4U」商标于同一在线英语教学服务，已有造成消费者混淆误认之事实，自然会造成消费者对于系争商标1之著名商标印象模糊，此即识别性之减损，故被告空中美语公司未取得授权而使用「Tutor4U」，将逐渐减弱或分散系争商标1曾经强烈指示单一来源之特征与吸引力，最后致该曾经强烈指示单一来源之商标，极可能变成指示两种以上来源之商标，或使系争商标在社会大众不会留下单一联想或独特性之印象等情，而认定被告空中美语公司使用「Tutor4U」商标于经营在线英语教学等服务之行为，有致系争商标1之识别性有减损之虞之事实。
评析及结语
现行实务因为智慧财产局有编列著名商标名录，因此法院在认定就著名商标之认定仅须确定有在名录内并佐以该商标最新的使用程度及高识别性，即可认定；如本件判决即以「TutorABC」有在名录内、曾有判决持相同见解，且确实有提供超过1000万堂在线教育课程而肯认其使用程度及高识别性，而值得保护。是以，如能列入智慧财产局之著名商标名录，在举证上当可较为轻松。
又，如何认定商标识别性减损之情，本件判决以「确有消费者混淆误认之事实」，认为空中美语公司使用「Tutor4U」，的确会逐渐减弱或分散「TutorABC」曾经强烈指示单一来源之特征与吸引力，而减损「TutorABC」之识别性。事实上，「混淆误认」应属商标近似性之判断，本案中因双方双方所提供之服务相同，以商标法第68条第3款传统混淆误认之虞理论保护即为已足，至于商标法第70条之旨应在于扩大保护著名商标至「营业利益冲突不明显的市场、消费者不会误认来源相同之情形」，意即，当著名商标无法以混淆误认之虞理论保护时，援引商标淡化理论扩大保护，而本案情形似不符商标法第70条扩大保护之旨，故笔者认为，本案判决单纯以曾实际发生混淆误认而推论出识别性减损，实有可议之处，与商标法第30条第1项第11款分列前、后二段，分别予以著名商标不同之保护架构亦有所扞格。
惟，不论如何，商标间之近似程度确实是判断著名商标识别性有无减损标准中之其中一个因素，在本案中则成为决定性因素，是以，著名商标之商标权人在举证其商标识别行有遭减损时，亦可从商标近似程度极高之角度切入，尽量提出消费者实际有所混淆及误认之事证，包括消费者打来客服询问之相关纪录，或是消费者错误检举、申诉之情事等。
由前揭判决可窥知现行实务对于著名商标及识别性有无减损之认定及趋势，特别是识别性减损与传统混淆误认之虞理论之间的关系，值得企业主们加以注意。
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