搜寻

冠中智讯

冠中智讯第20期 –浅谈专利法上「通常知识」之举证责任【曾冠铭 专利师】

2017/12/29

【本文版权所有 欢迎注明出处转载】

2017年版专利审查基准中引入了结合「通常知识」的概念,例如:

第二篇第三章3.3.2结合比对中引入有关通常知识的结合:「…或(4)引证文件中之技术内容与通常知识的结合,或(5)其他公开形式之先前技术的技术内容与通常知识的结合,判断申请专利 之发明的整体是否能被轻易完成。」;

抑或是第二篇第三章3.4中判断进步性的步骤5,即「该发明所述技术领域中具有通常知识者参酌相关先前技术所揭露之内容即申请时之通常知识,是否能轻易完成申请专利之发明」中,相较于前版的内容进一步记载了判断是否具有进步性的流程,在否定进步性的因素中包含了有动机能够结合复数引证、简单变更、单纯拼凑三项之判断因素,其中「简单变更」为「针对申请专利之发明与单一引证技术内容二者的差异技术特征,若该发明所属技术领域中具有通常知识者于解决特定问题时,利用申请时之通常知识,将单一引证之差异技术特征简单的进行修饰、置换、省略或转用等而完成申请专利之发明者,则该发明为单一引证技术内容的简单变更。」

前述「通常知识」的概念明确载于审查基准中,让审查委员在发审查意见通知时有明确的依据,然而,每每在执行业务的过程中,接到审查意见通知书中指出「引证案虽未教示…之技术特征,然为技术领域中具有通常知识者依照先前技术可以轻易完成」时,还是会替申请人感到不平,往往会被一句通常知识打回的技术特征正也是发明人苦思、呕心沥血的改良之处,俗话说,江湖一点诀说破不值钱,总归一句:冤阿!

针对前述状况,难道申请人只能两手一摊,莫可奈何?

非也,针对前述情况,两岸都有相关的判决,内容摘要如下:

一、智慧财产法院100年度行专诉71号判决内容:

「所谓通常知识,指该发明所属技术领域中已知之普通知识,包括习知或普遍使用之信息以及教科书或工具书内所载之信息,或从经验法则所了解之事项。则所属技术领域者所具之通常知识,对于其他领域者而言固可能为该领域之专门知识,但对于所属技术领域者而言则为普遍性、通常性之知识。如系所属领域中之特殊知识,而非所属技术领域具有通常知识者所普遍具有之知识,自不能援以作为判断 发明专利有无进步性之标准。而『通常知识』于所属技术领域是否存在为一有具体证据可以证明之客观事实,并非所属技术领域者毫无依据之主观上判断,盖通常知识对于所属技术领域者而言既为普遍性、通常性之知识,且若非系习知或普遍使用之信息以及教科书或工具书内所载之信息,即系经验法则所能了解之事项,自可提出记载通常知识信息之教科书、工具书证明通常知识之存在,或提出具体事证证明特定经验法则之存在,及藉由经验法则可以推知之通常知识。苟当事人对于特定通常知识是否存在之事实有争执存在,主张特定通常知识存在者对于该特定通常知识之存在即负有举证之责任,而不能仅因主张特定通常知识存在者为所属技术领域之人员,即可将特定通常知识是否存在由其主观之恣意判断定之。」

二、另外,(2015)京知行初字第3495号判决内容中记载节录如下:

「….如果要认定上述区别特征在本专利申请的申请日前已经是该领域的公知常识,即使难以举出教科书、技术手册、技术词典等公知常识性证据,专利复审委员会应当结合当时通信领域技术发展水平以及该领域技术人员对上述技术特征的接受和应用程度,充分说明理由……综上,专利复审委员会在华为公司已经提出异议的情况下,并未举出公知常识性证据,亦未进行充分说理,在被诉决定中直接认定区别特征12均为本领域惯用技术手段,属于认定事实错误,本院依法予以纠正。」

三、再者,依据中国大陆《专利审查指南2010》第二部分第八章4.10.2.2规定:

审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的,如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议,审查员应当能够说明理由或提供相应的证据予以证明。

综上所述,两岸对于「主张特定通常知识存在之一方,应当说明理由或提供相应的证据予以证明」的看法极为相似,无论是审查委员于审查的阶段,抑或是在举发(无效宣告)的过程中皆有其适用。在申请的过程中,如遭遇到审查委员以通常知识结合引证案的情况也无须过于担心,仅需针对差异之处进行适当的说明,让审查委员了解该差异技术特征实非技术领域中的通常知识,十之八九都能够获得正面的响应;而在举发的程序中,举发人对于通常知识的主张也应特别注意,基于「举证之所在,败诉之所在」,若非于技术领域中相当普遍,恐怕举证不易,建议还是要另外检索相关先前技术较为稳妥。

TOP