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冠中智讯第20期 –浅谈商标同一性──商标申请十字路口【张甘颖 商标专员】

2017/12/29

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予商标权人占据商标独占排他之同,亦予商标权人使用义务1,意在促商标权人使用其所占据之有限商标资源、彰标应有之识别价值与功能,并避免未使用之商标权造成市场进入障

因此,注之使用若未依循商法相关规范,恐怕仍被未使用而生被止之风险上,在指定商品上,直接使用注标图样整体,惟实际使用方式必与原注整体完全一致,不但于僵化,也不符合市场实际运作及工商需求,因此第64条规定:「商标权实际使用之商与注不同,而依社一般通念并不失其同一性者,应认为有使用其注」以商「同一性」作为弹性使用之界线

由于商与商使用一体面,且注册图样需与实际使用比是否符合「同一性」之要求,再加上商标图样一旦交申,原上便法更,故之初,便应该对于未使用方式作整体划,否册图样实际使用不符,发废止或商争议,本文针对普遍习见之文字、图形及其联合式商标解释之。

一、图样颜

实务,若申墨色图样之商实际使用整体个颜色,可认为有使用注相反的,若申彩色图样,且主要识别特征,则实际仅使用墨色或其他色,可能实质其主要识别特征而认为有使用注

因此,若未使用上广营销需求而整体变换单色,则应以墨色申反之,若实际使用之商以多色配置主,且色已设计确定,因多色图样与墨色图样将产生截然不同之视觉效果,则建议以彩色图样提出申请,以完善保护其颜色特征。

二、文字字体

若使用只是单纯整体更商文字之书写字体、英文字母之大小,或更非主要的附部份,原上具商同一性,可认为有使用注

因此,若商中之文字并未经过特殊设计,亦非特殊字体,未使用因包装风格而改字体,准字提出申反之,实际使用之文字若经图形化,或特殊设计格之书写字体,设计字提出申,以保其整体之寓目感。

三、中、英文及合式商

此亦须视实际使用之需求而定,若实际使用上,有分别单独使用中文、英文、图形,或其中二者交替使用之需求,则可考虑分别提出申请,因申请联合式商标必须整体使用方得视为有使用商标,若仅仅使用其中部分元素,是否可认为有使用注册商标,迭生争议。

惟另一方面分请图形与文字商,是否表示实际使用可以合使用?一商品上确可以同使用二以上商,惟注意,原本分二案件所注之商合使用后,可能合后生另一种寓目印象,而与他人商构成近似,例如:01406203「安平李正合」商、注01638247」商99年、103得注后,商标权人于103年再合二者提出申103025639」商,遭智慧局及智慧财产法院定与注0018136801471548」商构成近似,法取得注2。在此情形下,商人只能继续使用已经获准注之注01406203「安平李正合」商、注01638247」商,若实际使用合商有侵

四、不具识别性之文字

不具识别性之文字既然法取得,商中含有等文字有亦即,若商使用时会注说明性文字,是否要将之作为商标图样之一部分而提出申请?事上,商中增加用之文字,取得商标权,亦单纯无识别性之文字主张权利,商所取得者乃商标图样整体的利,是否造成消者混淆误认之判仍以商整体图样为观察,只是对该等不具识别性之文字施以低之注意力而已,实际个案具体情形,不具识别形文字之有混淆误认之判因此,申之商是否要包含此等文字需视实际使用需求而定。

言之,若等不具识别文字在实际使用通常,在整体外上有其视觉效果之地位、为整体构图之一部分,仍建议以实际使用方式提出申请,特别是在该等文字有特殊设计3、在音上有助于判呼唱次序等意义时4,更有其益;反之,若实际使用不一定有等文字,或等文字在需要偶以助、小、特殊设计字体呈现时议删等文字后提出申

结语

之初便需要先思考商实际使用情形,因申请无法逸使用立存在,注与使用主今全球商制度中亦相互靠采取注,仍法忽使用义务在法中所占之地位:怠于真使用、维护,只是在自己的利上睡因此,申之前即须预先「兵」思考商同一性,未来实际使用时,也必须时时检视实际使用是否符合商标同一性规定,变更商标注册图样的使用方式应另提新案申请,否则原本握在手中之商标权也将日渐流失而消亡,空余一纸证书尔尔。

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1.法第 63 明文定,要求注倘若事由迄未使用或继续停止使用已三年者,商标专责关应职权或据申请废止其注法第5条对使用有所定673准用第573定所提出之使用据:足以明商之真使用,并符合一般商交易习惯」。

2.智能财产法院104年度行商字第74行政判决参照。

3.智能财产法院103年度行商字第8行政判决参照。

4.智能财产法院102年度行商字第81行政判决参照。

 

 

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