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商标法赋予商标权人占据商标独占排他权之同时,亦课予商标权人使用义务1,意在促商标权人使用其所占据之有限商标资源、彰显商标应有之识别价值与功能,并避免未使用之商标权造成市场进入障碍。
因此,注册商标之使用若未依循商标法相关规范,恐怕仍被认定为未使用而产生被废止之风险。原则上,在指定商品上,应直接使用注册商标图样整体,惟严格规范实际使用方式必须与原注册商标整体完全一致,不但过于僵化,也不符合市场实际运作及工商需求,因此第64条规定:「商标权人实际使用之商标与注册商标不同,而依社会一般通念并不失其同一性者,应认为有使用其注册商标。」以商标「同一性」作为弹性使用之界线。
由于商标注册与商标使用为一体两面,且注册图样需与实际使用比对是否符合「同一性」之要求,再加上商标图样一旦递交申请,原则上便无法更换,故拟申请商标之初,便应该对于未来使用方式预作整体规划,否则注册图样与实际使用不符,将引发废止或商标侵权之争议,本文针对普遍习见之文字、图形及其联合式商标解释之。
一、图样颜色
依现行审查实务,若申请墨色图样之商标,实际使用整体单一个颜色,可认为有使用注册商标;相反的,若申请彩色图样,且颜色为主要识别特征,则实际仅使用墨色或其他颜色,可能实质改变其主要识别特征而无法认为有使用注册商标。
因此,若未来商标使用上会因为包装或广告营销需求而整体变换单一颜色,则应以墨色申请;反之,若实际使用之商标以多色配置为主,且颜色已经设计确定,因多色图样与墨色图样将产生截然不同之视觉效果,则建议以彩色图样提出申请,以完善保护其颜色特征。
二、文字字体
若使用时只是单纯整体变更商标文字之书写字体、英文字母之大小写,或变更非主要的附属部份,原则上具商标同一性,可认为有使用注册商标。
因此,若商标中之文字并未经过特殊设计,亦非特殊字体,未来使用时也会因包装风格而改变字体,则建议以标准字提出申请;反之,实际使用之文字若经图形化,或为特殊设计、个人风格之书写字体,则建议以设计字提出申请,以保护其整体之寓目观感。
三、中、英文及图形联合式商标
此亦须视实际使用之需求而定,若实际使用上,有分别单独使用中文、英文、图形,或其中二者交替使用之需求,则可考虑分别提出申请,因申请联合式商标必须整体使用方得视为有使用商标,若仅仅使用其中部分元素,是否可认为有使用注册商标,迭生争议。
惟另一方面分别申请图形与文字商标,是否表示实际使用时可以结合使用?一商品上确实可以同时使用二以上商标,惟须注意,原本分别二案件所注册之商标,结合使用后,可能结合后产生另一种寓目印象,而与他人商标构成近似,例如:注册第01406203号「安平李正合兴」商标、注册第01638247号「」商标分别于99年、103年获得注册后,商标权人于103年再结合二者提出申请第103025639号「」商标,遭智慧局及智慧财产法院认定与注册第00181368、01471548号「」商标构成近似,无法取得注册2。在此情形下,商标申请人只能继续分别使用已经获准注册之注册第01406203号「安平李正合兴」商标、注册第01638247号「」商标,若实际使用图文组合商标,将有侵权疑虑。
四、不具识别性之文字
不具识别性之文字既然无法取得专用权,商标中含有该等文字有无意义?亦即,若商标使用时会加注说明性文字,是否要将之作为商标图样之一部分而提出申请?事实上,商标中增加无法专用之文字,纵取得商标权,亦无法单纯以该等无识别性之文字主张权利,商标注册所取得者乃商标图样整体的权利,是否造成消费者混淆误认之判断仍以商标整体图样为观察,只是对该等不具识别性之文字施以较低之注意力而已,实际个案具体情形,不具识别形文字之有无仍会影响混淆误认之判断。因此,申请之商标是否要包含此等文字需视实际使用需求而定。
简言之,若该等不具识别性文字在实际使用时通常会出现,在整体外观上有其视觉效果之地位、为整体构图之一部分,仍建议以实际使用方式提出申请,特别是在该等文字有特殊设计3、在读音上有助于判断呼唱次序等意义时4,更有其实益;反之,若实际使用时不一定有该等文字,或该等文字在需要时偶以辅助、较小、无特殊设计字体呈现时,则建议删除该等文字后提出申请。
结语
商标申请之初便需要预先思考商标的实际使用情形,因申请无法逸脱使用独立存在,注册主义与使用主义在现今全球商标制度中亦相互靠拢,纵我国采取注册主义,仍无法忽视商标使用义务在法规中所占之地位:怠于真实使用、维护商标,只是在自己的权利上睡着!因此,申请之前即须预先「纸上谈兵」思考商标同一性,未来实际使用时,也必须时时检视实际使用是否符合商标同一性规定,变更商标注册图样的使用方式应另提新案申请,否则原本握在手中之商标权也将日渐流失而消亡,空余一纸证书尔尔。
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1.商标法第 63 条明文规定,要求注册商标倘若无正当事由迄未使用或继续停止使用已满三年者,商标专责机关应依职权或据申请废止其注册;商标法第5条对商标使用有所定义;第67条第3项准用第57条第3项复规定所提出之使用证据:「应足以证明商标之真实使用,并符合一般商业交易习惯」。
2.智能财产法院104年度行商诉字第74号行政判决参照。
3.智能财产法院103年度行商诉字第8号行政判决参照。
4.智能财产法院102年度行商诉字第81号行政判决参照。