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冠中智讯第22期- |专题讨论| 日本、美国、欧盟、大陆与台湾商标的墨色或彩色图样注册后如何正确使用?【冠中国外部】

2018/12/25

 

      商标使用一直是商标法上重要议题,从申请前设计时间,到注册后维护阶段,甚至侵权与否评估,都离不开探讨商标使用。此外,全球各国不论商标制度采使用主义或采注册主义,商标法上均对商标权人课予使用义务。因此,若商标权人未注意依法使用,则到手的商标权仍可能随时被他人撤销。

      续冠中智讯第21期《Proof it or Delete it─美国注册商标使用宣誓稽查新制:诚实提报使用证据》、《商标权利的取得应该具备何等要件?─使用主义与注册主义的纠葛》、冠中智讯第20期《浅谈商标同一性─商标申请十字路口》、冠中智讯第19期《在先商标权人如何应对以未使用为由撤销的策略?》、冠中智讯第15期《新兴商品克敌机先之品牌策略浅谈》及冠中智讯第13期《商标成功注册后被撤风险的防范措施》等文探讨商标使用议题后,冠中国外部门针对我国企业重点布局国家,深入探讨变换商标图样颜色的商标使用议题。即:

 

各主要国家商标图样申请墨色,注册后,在该国使用时改变成彩色图样后,是否被采认为使用证据,而不会被他人根据未使用规定条款撤销?

 

日本

    日本注册黑白商标之后使用彩色商标,或者相反的做法都被允许的,皆可构成商标使用,可当成使用证据。

美国

     官方资料指出:墨色商标注册将不限定未来于使用采用其他颜色,因此,美国律师建议,通常第一个申请的商标不会声明颜色,因可保护范围较广义。而较适合申请彩色图样商标之情形为:该颜色对于申请人很重要时,例如:FedEx商标的「紫色加橘色」,就是属于商标色彩与来源有强烈连结,此时若申请注册彩色商标图样,则权利范围也可排除他人借着利用与申请人相同之颜色排列而模仿出混淆商标。

欧盟

    欧盟目前以申请的图是什么样,取得的权利就是怎么样(「所见即所得」原则)。申请黑白商标,取得的权利就是黑白;以指定色彩申请则取得指定色彩权利。

1. 彩色商标是否能以在先注册之黑白/灰阶商标主张优先权?

不行。除非颜色的差异「不明显」且难以察觉,否则黑白/灰阶商标与彩色商标不被认为具「同一性」。

2. 在判断两商标是否会造成混淆误认时,黑白/灰阶商标是否会被视为与彩色商标相同或近似?

不会。除非颜色的差异「不明显」且难以察觉,否则黑白/灰阶商标与彩色商标不被认为具「同一性」。

3. 黑白/灰阶商标案件提交彩色版本之使用证据,是否合乎实际使用之规定?

仅有颜色的变化不被视为改变识别性之部分,只要符合下列条件则证据足以被认定为合乎规定:

     a.文字/图形为此商标的主要识别部分。

     b.阴影对比度符合注册之商标图样。

     c.颜色或颜色的组合非为其商标之特色。

     d.颜色不是其整体识别性的主要元素。

 

以下为案例解析:

    案例一:

商标权人可将商标颜色或颜色组合来获得保护,但不代表此黑白商标可涵盖所有颜色,取得所有颜色的权利。与其他国家相比更为严格。

    案例二:

纯文本商标较为宽松,商标权人在使用上可能会变换字体、文字排列或颜色不同,因是惯常使用方式,所以可以当作是实际使用。黑白文字商标若使用彩色,可视为实际使用。

    案例三:

如何判断颜色变化是否会影响实际使用判定,以颜色变化是否会改变商标识别性为主。

  1. 文字/图形为此商标的主要识别部分。
  2. 阴影对比度符合注册之商标图样。
  3. 颜色或颜色的组合非为其商标之特色。
  4. 颜色不是其整体识别性的主要元素。

    案例四:

法官认定此商标的主要识别并非他的底色,而是正中央的白色字体,所以判定为实际使用。

    案例五:

左边为注册商标的黑字、白底、银边,右边为实际使用,是黑字白底银边加上黄框,而且删除中间的「-」符号。法官判定主要识别部分在字母,字母相同虽去掉了「-」符号,但可忽略不计。虽改变了背景色,但还是保留了黑字白底银边,故认为有实际使用。

 

大陆

    商标的使用必须同注册完全一致,如果申请注册了彩色商标并指定颜色,在实际使用中必须采用与注册商标指定的颜色或颜色组合,申请注册黑白商标或不指定颜色的彩色商标在实际使用中可以采用任意颜色,相比而言更为灵活。

    在实际使用中,如果注册的商标是黑白/灰色,而使用的是彩色的,如何能够构成对商标的“真实使用”?只要满足下列各项要求,仅在颜色上做出变化并不会影响商标的显著特征,则可被认为真实使用:

  1. 文字/图形要素重合,且上述要素是主要显著要素;
  2. 色调对比度保持了一致;
  3. 颜色或颜色组合自身并不具备显著特征;且颜色不是商标整体显著性的主要影响因素。

台湾

    原则上在台湾使用注册商标应依照原注册商标的颜色使用。如果变更原注册商标的颜色使用,官方会就实际使用情形是否与原注册商标具有同一性来进行个案认定。原则上,申请注册的商标图样为墨色,实际使用商标时采用其他颜色,如果只是形式上略有不同,实质上没有变更注册商标主要识别的特征时,仍然可以被官方认为有使用注册商标。但是,注册商标图样为墨色以外的颜色(即彩色图样),如果该颜色是这个商标主要识别的特征时,则实际使用墨色或其他不同颜色,依一般社会通念及消费者的认知,已经实质改变该商标给予消费者识别来源的同一印象时,即不得认为商标权人有使用注册商标。

结语

      因各主要国家的认定不同,注册墨色商标而日后使用彩色的商标图样在美国、中国、日本及台湾,原则上只要不变更主要商标图样特征,不会产生未使用的疑虑(但实际上仍须个案判断是否具有同一性及主要显著特征不变)。但是在欧盟可能会影响使用证据的认定。因此,仍然强烈建议客户原本注册的商标图样颜色为何,实际使用时应尽量使用原本注册的颜色,若是实际使用的颜色确定变化,则建议再针对颜色商标另外申请保护,才是最保险的作法

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