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冠中智讯第23期-|专利物语| 台湾新型专利技术报告与中国实用新型专利权评价报告的比较【冠中专业部】

2019/3/29

前言

    众所周知,无论是台湾的新型专利或是中国大陆的实用新型专利,两者的专利申请都只进行形式(初步)审查而不进行实质审查,因此导致新型专利权或是实用新型专利权的权利内容存在着相当的不安定性及不确定性。专利权人对实际上不符合《专利法》规定的授权条件的新型专利或实用新型专利权过于轻率地行使其权利,除了容易浪费专利权人的人力、财力,更同时损害公众的权益,浪费行政部门和司法机关的资源,因此都搭配有新型专利技术报告与实用新型专利权评价报告制度。然而,两岸在制度的设计上具有下述最为主要的不同,亦因应该等不同让笔者认为有其迫切改变之处。

 

法条依据

一、台湾:

    关于新型专利技术报告规定在专利法第115~117条,第115条规定:「申请专利之新型经公告后,任何人得向专利专责机关申请新型专利技术报告。」第116条:「新型专利权人行使新型专利权时,如未提示新型专利技术报告,不得进行警告。」其最主要呼应第117条:「新型专利权人之专利权遭撤销时,就其于撤销前,因行使专利权所致他人之损害,应负赔偿责任。但其系基于新型专利技术报告之内容,且已尽相当之注意者,不在此限。」也就是新型专利技术报告制度的设计最主要是在防止新型专利权人滥用权利滥发警告,而非谓未提示新型专利技术报告,即不得请求损害赔偿,同时,新型专利权人行使新型专利权时有提出新型专利技术报告时,得以避免对第三人所造成的损害负赔偿责任。

二、中国大陆

    关于实用新型专利权评价报告规定在专利法第61条第2款:「专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的,人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告,作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。」也就是实用新型专利权评价报告制度的设计最主要是在帮助法院或者管理专利工作的部门确定是否需要中止审理或处理专利侵权纠纷案件。同样的,实用新型专利权人未提示实用新型专利权评价报告仍可请求损害赔偿,但专利法未直接规定当实用新型专利权人行使实用新型专利权时,在有提出实用新型专利权评价报告的情形下,可以避免对第三人所造成的损害负赔偿责任。

 

两岸比较异同

一、相同点

  1. 1. 制度目的实质相同

    台湾新型专利技术报告制度的设计最主要是在防止新型专利权人滥用权利滥发警告,而中国大陆实用新型专利权评价报告制度的设计最主要是在帮助法院或者管理专利工作的部门确定是否需要中止审理或处理专利侵权纠纷案件。但经过事实上实践后,两岸虽由不同的主要目的出发,最终仍无法否认制度之目的系结合避免行政及司法资源浪费、专利权稳定性、提高知识产权权威性…等综合性目的。

  1. 2. 未提示新型专利技术报告,仍得请求损害赔偿。
  2.  

    二、相异点

        事实上,两岸对于新型专利技术报告或实用新型专利权评价报告制度有更多细微的不同,例如申请次数、报告作成时间、报告内容等等,以及前文提及的,新型专利权人行使新型专利权时有提出新型专利技术报告时,得以避免对第三人所造成的损害负赔偿责任,而中国大陆对此并无直接规定。惟,笔者认最值得探讨的不同在于:申请人资格不同。

        台湾专利法第115条定有明文「申请专利之新型经公告后,任何人得向专利专责机关申请新型专利技术报告。」也就是「任何人」都可以向智慧财产局提出新型专利技术报告的申请,以厘清该新型专利是否合于专利要件之疑义。

        反观中国大陆专利法在专利法第61条第2款(被动)及专利法实施细则第56条第1款(主动)规定提起实用新型专利权评价报告,必须由专利权人」或者「利害关系人」向国务院专利行政部门提出,其中专利权人无疑虑是该实用新型专利之专利权人,而该利害关系人则参照中国大陆专利审查指南第10章第2.2节「请求人资格」规定:「根据专利法实施细则第56条第1款的规定,专利权人或者利害关系人可以请求国家知识产权局作出专利权评价报告。其中,利害关系人是指有权根据专利法第60条的规定就专利侵权纠纷向人民法院起诉或者请求管理专利工作的部门处理的人,例如专利实施独占许可合同的被许可人和由专利权人授予起诉权的专利实施普通许可合同的被许可人」由此可见,利害关系人明显仅指涉「专利被许可人」,排除了其他第三人。

     

    结语

        台湾与中国大陆在专利法的立法虽然都搭配有新型专利技术报告(实用新型专利权评价报告)制度,然而,两岸在该制度下有许多细微的不同,特别是对于「请求人资格」的规定不同值得注意。

        目前中国大陆并未开放被告(即第三人)有申请实用新型专利权评价报告的权利,导致侵权诉讼中的被告只能提出现有技术抗辩,或另行提出专利无效宣告,以同时请求中止审理侵权案件。由于专利诉讼目前已经是威吓竞争对手、争夺市场、打开品牌知名度的重要手段之一,且既然实用新型专利权评价报告有助于判定侵权或认定现有技术抗辩是否成立,更有助于遏止滥权、滥诉情形,若能让专利诉讼的被告亦具有「请求人资格」得以主动请求国家知识产权局作出实用新型专利权评价报告,将使原告与被告之间得以使用的「武器」更为平等,更能实现此制度设立之目的(避免行政及司法资源浪费、专利权稳定性、提高知识产权权威性等),故笔者认为中国大陆在专利制度的设计上开放被告(第三人)得以申请实用新型专利权评价报告是重要且刻不容缓的。

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