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冠中智讯第26期-|专利物语| 中国专利权利要求的修改可以扩大范围?【冠中专业部】

2020/2/18

 



前言

    申请人在专利申请后,出于种种原因经常要求主动或被动修改。然而,基于先申请原则,一旦修改是属于加入新事项(new matter)类型时,则一律不被官方所接受,而修改不属于前述类型时,则需进一步判断是否符合法规,本文将初步探讨专利申请后能否删除技术特征进而扩大权利要求的范围?祈望相关人员能有更进一步的辨识。

探讨

    首先,「申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。」中华人民共和国专利法第33条定有明文。之所以规定修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围,是因为中国专利制度采用的是先申请原则。如果允许申请人对申请文件的修改超出原始提交的说明书和权利要求书记载的范围,就会违背先申请原则,造成实体审查上的困扰也对其他申请人不公平。

(一) 允许的修改态样

    其次,《专利审查指南》针对权利要求书允许的修改列举了后述几种态样:「通过增加或变更独立权利要求的技术特征,或者通过变更独立权利要求的主题类型或主题名称以及其相应的技术特征,来改变该独立权利要求请求保护的范围;增加或者删除一项或多项权利要求;修改独立权利要求,使其相对于最接近的现有技术重新划界;…」。因此,对于上述修改,只要经修改后的权利要求的技术方案已清楚地记载在原说明书和权利要求书中,就应该允许。

(二) 不允许的修改态样

    然而,《专利审查指南》针对权利要求书也规范了不允许修改的态样,亦即只要通过增加、改变和/或删除其中的一部分,致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同,而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定,这种修改就是不允许的。例如(案例一):

权利要求

原申请记载实施例

ABCD

→修改为:ABCD

ABCD

(三) 删除部分技术特征

    其中值得注意的是,针对不允许的修改态样中「删除其中的一部分」的规定,也就是如果申请人删除了权利要求中的其中一技术特征时是否可被官方接受?

针对此,《专利审查指南》针对权利要求书「删除其中的一部分」的型态有:

1. 从独立权利要求中删除在原申请中明确认定为发明的必要技术特征的那些技术特征,即删除在原说明书中始终作为发明的必要技术特征加以描述的那些技术特征;

2. 或者从权利要求中删除一个与说明书记载的技术方案有关的技术术语;

3. 或者从权利要求中删除在说明书中明确认定的关于具体应用范围的技术特征。

    由此可见,虽然删除权利要求的技术特征是不被允许的,但是所删除的技术特征应是要进一步检视是否为发明的必要技术特征,如是则违反专利法第33条的规定,反之则无。而当所删除的技术特征不是为发明的必要技术特征时,无形之中就扩大了权利要求的范围。例如(案例二):

权利要求

原申请记载实施例

ABCD

→修改为:ABCD

1.      ABCD

2.      ABC

 

结语

    中国大陆针对修改相当严谨,特别是在答复专利局发出的审查意见通知书时,不得再进行主动修改。也就是在答复审查意见通知书时的修改,一旦主动删除独立权利要求中的技术特征,扩大了该权利要求请求保护的范围,即使该主动修改的内容没有超出原说明书和权利要求书记载的范围(例如前述案例二),这种修改仍不被官方所接受,因此,申请人如在专利申请后发现专利范围界定过窄,建议在答复专利局发出审查意见通知书前进行主动修改,以符合修改的相关规定,否则仅能以所删除的技术特征不是为发明的必要技术特征进行答辩。

 

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