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冠中智讯第25期-「8结蛋卷」之专利布局策略——谈部分设计专利【曾冠铭 专利师】

2019/12/26

    一说到蛋卷,大家心中浮出的画面应该都是长条、卷状的蛋卷,而最近有创意的业者将蛋卷设计成不同的形状,例如,水滴状、数字8、爱心形状等,其中,形状为数字8的蛋卷被业者及消费者们称为『8结蛋卷』,该蛋卷经过业者的努力悄悄成为家喻户晓美食,其独特的外观及口味受到广泛消费者的青睐。试问:

如果您是8结蛋卷的创造者,会如何捍卫如此成功的创造成果,进而守护最大的商业利益?

 

一、如何申请:

    日常生活中常常出现一些独特、具有市场性的创作,如上述8结蛋卷,但创作人往往不知道要以何种形式进行保护,抑或是不确定创作是否能够通过专利审查,更进一步的,即便获准了,也不清楚专利权所能涵盖的范围;

     事实上,以上的问题都可以由专利法、专利审查基准及侵权判断要点中的规范配合灵活思考获得解决,就如同面临复杂的数学问题,依据不同的情境运用不同公式,就有机会能够找出最佳解,『眼前的产品要以何种形式进行保护』是个复杂的数学题,而『相关的法规、基准』就是我们所能运用的公式,本文将透过8结蛋卷的案例,带出专利法相关的规范,以供各位创作者依循这个思路构思属于自己产品的专利布局之策略;

    依据专利法第二条规定,将专利分为三种:1.发明专利、2.新型专利、3.设计专利,各种专利保护的范畴不尽相同(请参下表一),因此,在思考专利布局策略前,应先回归产品本身,并详细审视产品的优势、特别之处、与传统产品的区隔在哪,在厘清前述问题后,再回归对应最适合的专利种类进行保护;本案例中,8结蛋卷主要吸消费者引眼球的重点在于蛋卷外观呈现数字8的形状,以及其饼皮层迭的造型,因此,视觉要求即为8结蛋卷的一大重点,而专利法中保护透过视觉要求之创作的种类即为设计专利,因此可选择从设计专利为布局的出发点。

 

二、设计专利

    依据专利法第121条第1项规定,『设计,指对物品之全部部分之形状、花纹、色彩或其结合,透过视觉要求之创作。』可知设计专利不仅可保护物品全部的外观,亦能够保护物品部分的外观,前述保护物品全部的外观称为整体设计,而保护物品部分的外观称之为部分设计

    『部分设计制度系由美国引入,早年国内对于设计专利之见解系认为『可分离的产品组件』才是设计专利保护的目标,也就是将设计专利局限于能够独立交易的『整体物品』,直到民国100修正专利法才将部分设计纳入设计专利保护之范围,开放在不可分离的产品上区隔出『主张设计之部分』及『不主张设计之部分』,以表二的鞋子为例,鞋子本身为一个不可分离的产品,而表二左图中,以实线呈现的部分为『主张设计之部分』,虚线呈现的部分为『不主张设计之部分』,一点链线则为区隔『主张设计之部分』与『不主张设计之部分』的边界线,另外『主张设计之部分』与『不主张设计之部分』亦可透过灰阶的方式表示(如表二右图所示);

   部分设计制度最主要的优势在于避免市场竞争者抄袭产品局部的设计重点而轻易回避该设计专利的保护,认定部分设计的专利范围主要以,『主张设计之部分』为主,而『不主张设计之部分』则不得用于界定申请专利之设计的外观,但可用于解释与『主张设计之部分』之间的位置、大小、分布之关系,藉此,当市场竞争者对于『不主张设计之部分』进行些微改变,仍有可能与设计专利之外观近似,进而使专利权人顺利主张权利;

    以美商苹果公司在台湾申请的两件『携带式电子装置之对开外壳』设计专利为例,请参照表三,’222专利为整体设计,而’654专利则为部分设计,其中以虚线表示不主张设计的部分,实线表示主张设计的部分;

     这两件设计专利最主要的差异在于,解释设计专利之专利范围时,外观的相同或近似之判断结果将略有不同,以’222专利为例,被控侵权对象的外观必须在左侧的『盖体』、右侧的『壳体』皆与’222专利的外观皆为相同或近似,才有可能会判断为构成侵权;反观,在’654专利与被控侵权对象比对时,即便被控侵权对象于左侧『盖体』之外观设计的有别于’654专利左侧的『盖体』 (例如,被控侵权对象左侧『盖体』之边缘线更改为直线,而非如’654专利为具有两个反转的曲线) ,使右侧的『壳体』于环境间的位置、大小、分布关系略有不同,仍可认定’654专利与被控侵权对象之外观近似,易言之,即使被控侵权对象在左侧的『盖体』略做改变仍有可能构成侵权。

     因此,在创作的产品外观有多处特别设计,且各部分皆能够产生特异视觉效果时,建议可如美商苹果公司,除了申请整体设计外,将产品具有特异视觉效果的部分设定为『主张设计之部分』,其余部分设定为『不主张设计之部分』提出部分设计之申请,以提升布局的完整性。

 

三、回归8结蛋卷 (图一)

8结蛋卷的外观特点在于从俯视角度(即上侧)看到的数字8造型,前述造型跟传统卷状蛋卷或水滴状蛋卷皆有明显的区隔,故应以其为主要的要求;

然而,设计专利之外观相同或近似的判断应基于整体观察之原则,若以整体设计对8结蛋卷进行保护,则无论在申请阶段或是侵权判断阶段,在解释设计专利之专利范围时,除了比对上侧的外观,其他各面(周侧面、底面)的外观,仍将成为比对的内容而不得忽略之;

   另外,8结蛋卷为了兼顾优异的口感,产品本身具有多层次、层迭的结构,因此,表面并非平滑的型态,而是布满层迭交错的纹路,且层迭交错的纹路不仅出现在8结蛋卷的上侧,也出现在周侧、下侧等各侧面,是以,在判断外观上势必成为比对的重点;

   若期望申请专利所能达到的效果为:只要他人的蛋卷产品从俯视角度(上侧)看的到数字8造型即落入设计专利的专利范围,而不论蛋卷周侧、下侧造型如何改变(例如,将8结蛋卷侧面设计为平滑、无层次之型态,或于8结蛋卷侧面增加装饰性造型),以防止竞争者的回避设计;

   为达到前述目的,即须考虑采取『部分设计』,并将8结蛋卷顶部界定为『主张设计之部分』,其余部分界定为『不主张设计之部分』,便能够降低被竞争者回避的疑虑,如同设计专利证书号D195260、D196881的专利权人所采取得申请策略,请参照表四。

 

四、结论

     工业产品的种类、型态众多,以何种形式的知识产权保护之考虑,应回归相关法规;

     当创作是「应用于物品」,且为「透过视觉要求」的具体设计时,应考虑选择申请设计专利。更进一步的,当创作产品的局部具有独特的设计或足认为是不可或缺的设计重点时,应当考虑以部分设计作为申请策略,进而避免竞争者恶意抄袭前述独特、不可或缺的设计重点。例如本文中的手机壳与蛋卷物品之创作人即藉由部分设计之申请,避免竞争者对物品其他虚线部分外观稍作改变,轻易回避设计专利的窘况,以取得更周延的设计保护范围。值得注意的是,笔者参考目前市面上看到的8结蛋卷物品外观均是专利号第D195260号的设计专利,专利号第D196881号设计专利是否实施犹未可知,该案可能是业者为保护「蛋卷产品从俯视角度(上侧)看的到数字8造型」而设想的其他可能性,此种申请策略值得创作人参考,建议申请前应与专利师充分讨论,将有效降低竞争者可趁之机。

 

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