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冠中智讯第31期-英国脱欧后 欧盟商标之转换【吴佩伦 国外部专员】

2021/5/12

 

    英国已于2020131日正式脱离欧盟,欧盟商标(EUTM)保有过渡期(实施期)20201231日,于此期间,欧盟商标在英国的权利仍受到保护。自202111日起,欧盟商标在英国不再受到保护。根据《脱欧协议》,英国智能财产局已在202111日把原已取得权利的欧盟商标自动转换成相同的英国商标。现有的欧盟商标在欧盟成员国仍然具有效力。申请中的欧盟商标,可以在过渡期结束后的9个月内(到2021930日,包括该日)向英国智慧财产局申请注册相同的商标,并主张原欧盟商标之申请日。

 

取得相对应之英国商标

    202111日,英国智慧财产局会为每个已注册的欧盟商标创建一个相对应的英国商标。这些英国商标都会记录在英国商标注册簿上,具有与根据英国法律申请并注册之商标相同的法律地位,并保有原欧盟商标之申请日期、优先权日或居先权日(seniority claims)。

    自动转换的英国商标为完全独立的英国商标,可以与原欧盟商标分开进行撤销、转让、授权或延展。商标权人不需支付转换商标的费用,也不会收到英国商标注册证,但可以在英国智慧财产局的官网上查询该商标的详细讯息。

   

将申请中的欧盟商标注册为英国商标

    如果202111日欧盟商标仍在申请中尚未核准,则可以在过渡期结束后的9个月内(到2021930日,包括该日)向英国智慧财产局申请注册相同的商标,并主张原申请中欧盟商标之申请日期、优先权日或居先权日(seniority claims)。

    如果要将申请中的欧盟商标注册为英国商标,则该申请必须与申请中的欧盟商标是相同的商标,且指定保护的商品及服务,需与申请中的欧盟商标所指定保护的商品及服务一致,或不能超过欧盟商标指定保护的商品及服务范围。如果申请数据与申请中的欧盟商标不同,将无法主张较早之欧盟商标申请或优先权日期。

    在过渡期结束后的9个月内提交申请后,英国智慧财产局将之视为英国申请案,并根据英国法律进行审查,其申请费用与一般英国商标申请费相同。

    若要在过渡期结束后的9个月内提交与申请中的欧盟商标不符的英国商标申请(前案)。须注意,可能会有第三者在之后提出英国商标申请(后案),并主张原申请中欧盟商标之申请日期(202111日未决)。在这种情况下,以较晚提交的英国申请(后案)为准。

 

主张现有之优先权和居先权日

    转换后的英国商标将自动保有原欧盟商标之优先权日或居先权日,商标权人无需特别通知英国智慧财产局。

    针对202111日仍在申请中尚未核准之欧盟商标,若在过渡期结束后的9个月内,向英国智慧财产局申请注册相对应英国商标申请案,英国智能财产局将会提供申请人其他方式,来登记原欧盟商标之优先权日或居先权日。

 

审查中的商标撤销案

    在过渡期结束时,英国智慧财产局会为到20201231日止已注册的所有欧盟商标创建一个相对应的英国商标,包括仍在撤销程序中的欧盟商标。

    《脱欧协议》要求,如果欧盟商标在过渡期结束时仍在撤销程序中,且随后被撤销了,则该结果应适用于自动转换的英国商标。意即,如果欧盟商标在过渡期结束时仍在撤销程序中,且该权利随后被全部或部分撤销,那么自动转换的英国商标也将被同时注销,而无需向英国智慧财产局提起新的撤销诉讼。

    但有一例外,即撤销欧盟商标的理由在英国不适用。在此情况下,自动转换的英国商标将不会被撤销,称为免除(derogation)

    当欧盟商标仍在撤销程序中时,英国智能财产局会在创建相对应英国商标时将其记录下来。当针对欧盟商标的诉讼程序做出最终决定(即无法再提起上诉)时,任何人都可以向英国智慧财产局发送撤销通知。如果英国智慧财产局知道相应的欧盟商标已被撤销,还将主动启动撤销自动转换的英国商标。

    如果自动转换的英国商标权人向英国智慧财产局发送了撤销通知,并希望主张免除(derogation) ,则免除通知与撤销通知必须一起递交。

    如果第三人向英国智慧财产局发送了撤销通知,英国智慧财产局会将其发送给自动转换的英国商标权人。如果他们认为撤销不适用于英国,则必须在收到撤销通知后的一个月内提交免除通知。如果英国智慧财产局知道某项欧盟权利已被撤销,那么英国智慧财产局将写信给自动转换的英国商标权人,并给他们相同的通知以提出免除。然后,英国智慧财产局仲裁庭将决定是否应在英国撤销该商标。

    下面列出了免除可能成功或不成功的一些示例:

      1. 如果欧盟商标的撤销是基于较早的商标或其他在英国不适用的权利(例如英国以外国家的国家商标),则免除可能会成功。

      2. 如果欧盟商标的撤销是基于英国更早的商标或涵盖英国的其他较早权利,则免除不太可能成功。

      3. 如果欧洲知识产权局的撤销决定是基于该商标的英文含义的绝对理由,则免除不太可能成功。

    如果针对欧盟商标的撤销诉讼失败了,商标权人可以告知英国智慧财产局,英国智慧财产局将删除自动转换的英国商标关于诉讼程序的纪录。

 

商标的使用

    根据英国法律,商标注册后连续5年未使用,任何人皆可提起撤销。然而,许多欧盟商标从未在英国使用过,若将此法应用于202111日自动转换的英国商标,可能会导致不公正的结果。因此,新法确保了202111日之前在欧盟境内对该商标的任何使用,无论是在英国境内还是在英国境外,都将视为有使用该自动转换的英国商标。如果5年期限包括202111日之前的时间,在欧盟的使用将被计入,但是202111日之后的时间,在欧盟(和英国境外)的使用则将不被计入。

 

商标的声誉

    针对自动转换的英国商标,其声誉之评估,将考虑原欧盟商标202111日之前在欧盟(但不一定在英国)的声誉。上述方法也适用于202111日后基于自动转换的英国商标提出的异议案。如果5年期限包括202111日之前的时间,在欧盟的使用将被计入,无论是在英国境内或境外。

 

选择退出自动转换的英国商标

    如果不想要拥有自动转换的英国商标,则可以选择退出。如果选择退出,则该商标将被视为未曾根据英国法律申请或注册过。

    如果已在英国使用了自动转换的英国商标,则商标权人可能不会行使退出。这也适用于如果商标权人已转让、授权或就自动转换的英国商标达成协议,或已根据自动转换的英国商标提起诉讼。

 

请求退出自动转换的英国商标

    退出请求只能在202111日之后提交。在此之前提出的任何请求都将无效。202111日之后,英国智慧财产局将在官网提供提交退出请求时必须使用的模板。商标权人需向英国智慧财产局提交一份含有欧盟商标号的通知,以及所有对该欧盟商标感兴趣的人的详细信息。

    根据法律规定,商标权人必须发出通知给感兴趣的第三方,退出之请求才能生效。商标权人必须确认已采取此类措施。如果英国智慧财产局判定退出权是在不被允许的情况下行使,那么,从已注册簿中删除的英国商标则可以恢复。

 

商标延展

    一旦相对应的英国商标被创建了,自动转换出的英国商标和原欧盟商标就须分别向英国智能财产局和欧洲知识产权局缴纳延展费。 自动转换出的英国商标将保留原欧盟商标的延展期限。

    根据现行英国法律,英国智慧财产局会在到期日前六个月向英国商标权人发出延展提醒函,对于延展期限在202111日后六个月以上的自动转换的英国商标,都将保留这种做法。

 

202111日后六个月内到期的商标

    如果自动转换的英国商标延展期限在202111日后的六个月内到期,延展提醒函将在到期日或之后才发出,通知商标权人该英国商标已过期。延展提醒函发出之日起六个月内,商标权人仍可缴纳延展费,且只需缴纳一般的英国延展费即可,不需另外支付滞纳金。如果自动转换的英国商标未延展,将从注册簿中删除该权利,但日后仍可根据英国现行法律将其恢复。

    如果原欧盟商标的延展期限在202111日之后,在202111日之前向欧盟智慧财产局提前缴纳延展费对自动转换的英国商标无效。延展期限在202111日之后的自动转换的英国商标,将适用英国延展相关费用及规定,与原欧盟商标是否已在202111日之前延展无关。

 

202111日之前到期的商标

    英国智慧财产局会为已在202111日之前的六个月内到期,尚未向欧洲知识产权局缴纳延展及滞纳金,但仍处于六个月补缴期内的欧盟商标创建一个相对应的英国商标。

    这些英国权利将处于「已过期」状态,其在英国是否有效将取决于原欧盟商标是否已向欧洲知识产权局缴纳延展及滞纳金。如果原欧盟商标有缴纳延展及滞纳金,自动转换的英国商标将同时获得延展,商标权人无需再为自动转换的英国商标的首次延展支付任何延展费。

    如果已到期的原欧盟商标未向欧洲知识产权局缴纳延展及滞纳金,则自动转换的英国商标将在原欧盟商标的延展补缴期期满后,从英国商标注册簿中删除,且效力回溯自202111日。

 

授权、担保权益及转让

    新法确认原欧盟商标登记之授权或担保权益之记录,在英国仍将具有法律效力。在202111日,拥有受授权或担保权益约束的欧盟商标,该授权或担保权益可能会授权在英国进行侵害欧盟商标的行动。涉及欧盟商标并授权在英国进行行为的任何授权或担保权益,都将适用自动转换的英国商标。重要的是,应通知被授权人新的权利,并确保自动转换的英国商标不违反任何协议。

    英国法律不要求对相关交易本身进行注册。但在相关交易后六个月内向英国智慧财产局提出授权和担保权益之登记,将产生一些未登记者不能享有的保护。这些保护措施可以帮助对商标感兴趣和对侵权寻求救济的人。这些保护很大程度上取决于证明已经对相关交易提出登记申请。

    在相对应英国商标自动转换前,不能向英国智慧财产局提出授权和担保权益之登记。针对已经在欧盟商标注册簿中登记授权或担保权益的自动转换之英国商标,从202111日起,向英国智慧财产局提出登记相关交易的期限将延长至12个月。如果欧盟商标在202111日之前已转让,但尚未登记在欧盟商标注册簿中,自动转换的英国商标将授予给转让人。转让人或受让人有权在202111日之后以受让人的名义申请注册相对应英国商标申请案。

 

司法安排和未决诉讼

    脱欧前,英国法院可在与欧盟商标有关的商标诉讼中充当欧盟法院。根据《欧盟商标条例》审理案件,法院可以发布泛欧盟禁令。到202111日会有少量的案件仍在进行。新的立法确保这些案件将继续审理,就好像英国仍是欧盟成员国一样。法院采取或给予的行动和补救措施仅适用于自动转换的英国权利。由于202111日以后英国将不再受欧盟法律体系的管辖,因此,欧盟范围内的所有禁令均不适用于自动转换的英国权利。上述规定适用于作为基于欧盟商标提起之英国诉讼中之被告的情况。欧盟商标持有人所涉及之异议或撤销英国商标之程序,亦适用此规定。这些诉讼将继续根据202111日以前的法律审理。

 

现有禁令

    法院的禁令可以禁止会对已注册商标造成侵权的行为。若禁令在202111日仍有效,且禁止在英国进行会侵害现有欧盟商标的行为,则该禁令的条款也将适用于自动转换的英国商标。

 

202111日后复权的欧盟商标注册案和申请案

    根据《欧盟商标条例》,申请人或所有人因逾期而从欧盟注册簿中被删除的权利,可以在之后恢复,并视为具有持续的法律效力。

    只有在202111日之前有效注册的欧盟商标才会自动转换成英国商标,在该日期已失效但可以复权的欧盟商标,不会自动转换成英国商标。如果202111日之后已失效的欧盟商标复权了,且所有人将这一情况通知英国智慧财产局,英国智慧财产局将创建一个相对应的英国商标。

    只有在逾期后一年内向欧盟智慧财产局请求复权,才可以恢复欧盟权利。如果202111日后复权的欧盟权利没有转换成英国商标,则应在六个月内通知英国智慧财产局。

    如果申请中的欧盟商标在202111日后复权,且其申请日在202111日之前,则申请人可在原申请中欧盟商标复权之日起的九个月内提交英国商标申请,并主张保有原申请中欧盟商标之申请日或优先权日。

 

转换

    已取消、放弃或失效的欧盟商标,及被核驳或撤回的欧盟商标申请案可以转换为国家注册,但必须符合某些条件,包括在欧盟权利终止生效的三个月内向欧盟智慧财产局提交转换。转换后,由此产生的国家权利将继承欧盟案的申请日、居先权日和优先权日。

    202111日,将会有很多欧盟商标还在可请求转换的三个月期限内,由于它们的状态,这些欧盟商标不会被自动转换为英国商标。

    欧盟智慧财产局确认,20201231日前收到的转换为英国商标的请求,都将被接受并转交给英国智慧财产局。即使转换请求是在20201231日之后才转交给英国智慧财产局,英国智慧财产局也会以常规方式审核这些转换请求。欧盟智慧财产局不会接受在20201231日之后才收到的转换为英国商标的请求,这些转换请求将不会转交给英国智慧财产局。

 

结语

    英国智慧财产局对于自动产生的英国商标仍维持原欧盟商标代理人,但若原欧盟商标代理人在英国无办事处,则无法在英国执业。因此建议商标权人另行委托英国代理人接管自动产生的英国商标,则该英国代理人需向英国智慧财产局登录成为该案的代理人,如此才有英国代理人控管该英国商标,以确保案件安全。

 

参考数据:

英国智慧财产局针对英国脱欧后智权相关规定Part of Brexit transition: new rules for 2021 (https://www.gov.uk/transition)

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