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前言

   著名台中三明治老店「洪瑞珍」第二代对簿公堂的商标侵权民事判决在3月31日裁判后，持续被媒体关注及报导，虽然案件还可以再上诉而非终审判决，但恐怕读者已经对于铺天盖地的报导雾里看花。智讯汇编小组简要梳理相关判决[1]让读者可以更清楚事件争议。

    为什么判决一方面说可以持续用「洪家手做」，又说使用「洪瑞珍第二代女儿创立」没问题，却又说「洪瑞珍二代概念店」违法？

智权焦点

一、被告的使用方式是否符合商标合理使用？

    法院判决认为被告部分含有「洪瑞珍」文字的使用行为符合「指示性合理使用」、「描述性合理使用」而不是商标权效力所及。由于争议涉及的商标及使用态样很多，以下以表格方式呈现：

被告使用方式	判决理由	是否侵权
三明治图形	贩卖商品本为三明治，故单纯三明治图案标示在该处(招牌、柜台及冰箱等处)，不足以使相关消费者认识其为商标。	X
「洪家手作」、「洪家」	商标并不相同或近似。	X
「我们已经不叫洪瑞珍，107年改名为洪家手作三明治，本店负责人是洪瑞珍北斗庙前老店女儿……」	「洪瑞珍」三字系为长段文句描述当中之一用语，「我们已经不叫『洪瑞珍』」系将「洪瑞珍」作为指示性合理使用；「本店负责人是『洪瑞珍』北斗庙前老店女儿」，则系描述该店负责人身分过程中提及「洪瑞珍」，而为描述性合理使用。「洪瑞珍」一词虽显示于商品柜台，然并非利用「洪瑞珍」作为指示商品或服务来源之功能，未将「洪瑞珍」作为商标使用。	X
「洪瑞珍第二代女儿创立」	此列文字上方有「二代概念店」及「洪家手作」分列，「洪家手作」以明显较大字体展现于最上方，一般消费者观之，不会仅就「洪瑞珍」三字理解为指涉商品之来源，而综观整体排列之文字，当中「洪瑞珍」三字应理解为此家店创立者身分之描述说明，而不至于将「洪瑞珍第二代女儿创立」之「洪瑞珍」三字认为商标。	X
「HUNG RUI CHEN」	被告抗辩有善意先使用抗辩的适用，但未提出证据证明，故该抗辩不为法院所采纳。	O
「洪家手作洪瑞珍二代概念店」、「洪瑞珍洪家手作三明治」	由「洪家手作洪瑞珍二代概念店」可见系在表示该店为洪瑞珍二代，也就是该店源自于「洪瑞珍」、表达该店与「洪瑞珍」之关联，显然系将「洪瑞珍」作为商标使用，此标示与前开「洪瑞珍第二代女儿创立」、「本店负责人为洪瑞珍北斗庙前店老店女儿」等将「洪瑞珍」作为创立者身分之说明描述不同。 虽有「洪家手作」一词，但不碍消费者观之会将「洪瑞珍」认识为各该店家之商标。故判决认定是以「洪瑞珍」作为商标使用。 使用电子发票之营业人电子发票证明联之「营业人识别标章」字段系由营业人自行设计（文字或图形不拘），尚无规定该字段须记载营业人名称，故该发票记载「洪瑞珍洪家手作三明治」系该店特意为之，而以「洪瑞珍」作为商标使用。	O
「洪瑞珍第二代」、「洪瑞珍二代店」、「洪瑞珍二代概念店」、「洪瑞珍二代」	有以「洪瑞珍」表彰自己之商品来源之意及以「洪瑞珍」营销商品之目的，相关消费者会将「洪瑞珍」认识为商标，显然系作为商标使用。 虽然，被告洪毓姗确实为洪OO之女，洪OO也确实曾在洪瑞珍北斗店工作，然将「洪瑞珍」为商标使用，即须经过原告同意或授权，无从将不符合「指示性合理使用」、「描述性合理使用」之「洪瑞珍」作为商标之举措，均因被告洪XX之身分即得免除其责。而「洪瑞珍第二代」、「洪瑞珍二代概念店」，系传达该店源自于「洪瑞珍」，显然系将「洪瑞珍」作为商标使用，自非仅系商品渊源之说明。	O
「洪瑞珍新庄店」	被告等抗辩系UBER EAT外送平台要求商家记载须以公司或商号名称相符所致，曾要求变更遭拒绝云云，然就此抗辩并未提出相关资料，实难相信，况且该外送平台多有无公司或商号登记之街头摊贩，自难以想象该外送平台会有如被告等抗辩之要求存在，此等抗辩难认可信。	O

二、商号及公司名称应办理变更

    根据《商标法》第70条第2款规定：未得商标权人同意，「明知为他人著名之注册商标，而以该著名商标中之文字作为自己公司、商号、团体、网域或其他表彰营业主体之名称，有致相关消费者混淆误认之虞或减损该商标之识别性或信誉之虞者」，视为侵害商标权。

    本案判决认定「洪瑞珍」商标已于我国相关消费者所普遍知悉而为著名商标，因此，我国相关消费者自会将「洪瑞珍传世有限公司」及独资商号「洪瑞珍三明治店」误认与原告商标表彰同一营业主体，而有产生混淆误认之虞，构成商标法第70条第2款视为侵害商标权之行为。因此，判决要求被告应将商号名称及公司特取名称变更登记为非「洪瑞珍」之商号及公司特取名称。

三、未删除的旧贴文是否构成侵权？

    此外，值得注意的是，双方于107年8月1日曾立和解书，和解真意系原告就被告于此前侵害原告拥有「洪瑞珍」商标之商标权所生之民事责任，均不再予以追究。本案被告争执原告所提出的侵权证据是在和解书成立之前的侵权证据，惟判决中法院指出：「脸书贴文日期虽于107年8月1日之前，然上开脸书贴文经原告于109年4月6日检视时犹存，显见于107年8月1日签立系争和解书后，被告洪毓姗、蔡志明仍任由该脸书贴文留存于不特定人可检视之因特网，自当就该等贴文于107年8月1日之后构成他人商标之商标权侵害予以负责，被告等以系争和解书并未约定删除贴文及无人会特意翻找过往脸书贴文为由，而为不侵害他人商标权之抗辩，显然严重欠缺尊重他人商标权之观念，难认此等抗辩可采。」

结语

    细究判决内容论理或有不同意见之处，惟大致上对于结论不生影响，故不再多加详述，仅就本案值得探讨的商标是否符合合理使用及为何要求商号/公司名称变更整理判决理由如上。此外，本案判决对于侵权的旧贴文消极不移除仍可能构成商标权侵害一事，值得业主留意。

    无独有偶，「老天禄」争议案最高法院在110年03月17日以110年台上字第583号民事判决驳回上诉而告确定，历审判决均认定「上海老天禄第二代的店」之文字标语，系用以表彰上诉人与之关联[2]，使相关消费者联想或误认与「老天禄」商标之商品来源有所关联，非属指示性合理使用或描述性合理使用「老天禄」文字之范围，不符合商业交易习惯之诚信方法，属系争商标排他效力范围，上诉人使用「上海老天禄」商标或系争标语，直接侵害系争商标，违反商标法第68条第3款规定，且不适用同法第36条第1项第1款免责事由。

    品牌传承并不容易，开枝散叶以平常心看待，然而，在历史渊源脉络下陈述事实的同时，如何平衡商标权人利益及消费者识别来源之市场秩序？判决看下来，标语是否属于合理使用的争议大、成立空间低，以短篇故事进行营销或许才是出路。