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冠中智讯第41期-|判决案例|已经经营20年了怎么还有商标侵权问题?商标使用与商标维权之间的平衡【张甘颖 商标专员】

2023/10/16

    判决中需要对法律意见、双方攻防及所提出的证据一一论述,说明败诉理由,否则判决理由不备将遭上级法院废弃发回。20221006日最高法院110年度台上字第2921号民事判决就指出:「上诉人(诚品搬家公司)于事实审抗辩上诉人公司经营业务近20年,从未发生混淆误认情形,被上诉人有严重权利懈怠,本件请求违反诚信原则,核属重要之防御方法,原审就此恝置不论,未说明何以不足采取之理由,即为上诉人败诉之判决」等原因,而废弃发回智慧财产及商业法院,至此诚品包装公司及诚品搬家公司(以下简称「诚品搬家公司」)似乎胜了一筹。

    然而,日前智慧财产及商业法院于20230817日以111年度民商上更一字第5号民事判决,仍然认定诚品搬家公司侵害诚品股份有限公司(以下简称「诚品书局」)相关之「诚品」商标权,且判赔金额更是从原本的三百万翻倍变成了六百万!

    诚品搬家公司已经使用商标20年却遭判侵权,委屈地在粉丝页声明,最近的新闻中也被大肆报导,诚品搬家公司作为被告,究竟是侵害他人商标的行为人?还是不敌大鲸鱼的可怜小虾米受害人?法官在判决理由中是如何响应的呢?长达36页的判决,笔者整理出大家最关心的议题,让您轻松了解法官是这样说的!

 

一、拥有公司营业执照仍可能侵害他人商标权。公司登记与商标权不同,而诚品搬家公司只有登记公司,并未取得「诚品」二字之商标注册。

 

营业执照

商标权

法源

行政管理规定

商标法规定

目的

申请之营业执照及其所登记之营业项目是为了符合行政机关之工商行政管理规定,是为符合主管机关行政管理之公法上义务。

商标的功能是识别商品或服务来源。法律规定是为保障商标权及消费者利益,维护市场公平竞争,促进工商企业正常发展。

违法行为

未向主管机关登记取得营业执照而经营业务者,是违章之行政不法行为。

商标近似与否、是否构成商标法各款侵权事由等商标侵权之民事责任判断。

 

二、诚品搬家公司虽然登记公司取得营业执照也经营业务20年至今,但是在市场上对外提供服务是商标使用,而不是公司名称使用。

    诚品搬家公司对外提供服务使用「诚品」二字时并未与公司名称并列,其使用前开文字时并非仅作为公司名称之使用,例如:

公司网页或脸书上除记载公司名称之外,另以「诚品」二字单独标示,并放大「诚品」二字做为识别主体;

于提供搬家服务之卡车车头及车侧仅标示「诚品」二字;

工作人员所穿着之制服上以放大之「诚品」二字作为标志;

在提供搬家客户打包之纸箱外侧以放大之「诚品」二字作为识别;

诚品搬家公司于112725日于崔妈妈基金会网站上之广告显示刻意放大「诚品」二字。

因此,依其使用方式所赋予相关消费者之寓目印象乃「诚品」二字作为商品或服务提供商之识别依据,其作用与商标相同,为商标之使用行为。而且,由于诚品搬家公司于经营业务时,不论在其对外之生财器具或业务上使用之文书数据等,均非作为公司名称之使用,明显是以「诚品」作为商标,供消费者识别服务来源,因此,没有商标法第36条第1项第1[1]表示自己公司名称合理使用规定之适用。

而其实这一点也响应了诚品搬家公司控诉的,为何大家都注册诚品公司,却只有我侵权[2]?「从最早至今已有80多家公司以诚品为名,有些公司比诚品书局更早成立近10年之久,相信他们不会主张诚品书局侵害他们的利益,因为大家多在各个领域认真的奋斗,彼此协助相容……诚品书局不断的扩大事业版图……企图消灭所有以诚品为名称公司,进而垄断名称。」事实上,拥有商标权就是一种法律赋予的垄断权利,商标权人越认真使用并积极维权,商标权范围就越大,他人只是单纯使用公司名称,没有申请商标就没有商标权利,而且正确使用公司名称没有造成消费者混淆也就不侵害他人商标权了。

 

三、诚品搬家公司取得公司登记合法经营业务20年至今,难道长期的经营不应受到保护吗?

    法官从以下几点综合判断而认定诚品搬家公司虽然长期使用,但仍然不值得受到保护:

1. 诚品搬家公司设立公司并使用诚品商标在后:

    诚品书店早已注册「诚品」商标多年,诚品搬家公司以「诚品」作为商标使用或作为公司名称,是在上诉人注册商标之后,无所谓先使用之情形可言。

2. 诚品书店并没有权利懈怠:

    诚品搬家公司只是单纯指控诚品书局没有早一点行使其商标权,或单纯指控已知悉侵害事实却未提起诉讼,并没有举证诚品书局有任何具体行为、积极之不作为,或有任何矛盾行为等长期不行使权利的证明,诚品书局没有任何明示或默示同意其使用「诚品」作为公司名称。而且诚品书局主张其在1071月始知悉之侵权行为事实,于同年3月发存证信函、6月起诉,因此,诚品书局并没有怠于主张权利,且诚品搬家公司也没有正当信赖诚品书局已经不欲再行使权利之基础,故诚品书局权利没有失效。

3. 诚品搬家公司设立时,诚品书局已经是著名商标:

    200153日前,「诚品」商标已属著名商标,且综观智慧局及司法判决,其知名度不以其指定使用之商品或服务相关消费者为限,更扩及不同类别之商品或服务领域,例如「各种男女服装、童装」、「商业用电话秘书服务业务务」、「音响喇叭、扬声器」或「婚纱摄影」等,再参考9037日媒体报导当时总统陈水扁先生祝贺诚品书局「生日快乐」之新闻事件,当日报导中同时记载诚品网站与诚品物流上线等消息。

4. 诚品搬家公司设立时明知「诚品」为他人著名商标:

    诚品搬家公司代表人2010年接受专访时,曾表示其系向「诚品书店」借名,自诩被上诉人诚品包装公司及诚品搬家公司为「搬家业中的诚品」,其后在其部落格、脸书及网页中仍使用上开文字。因此,诚品包装公司、诚品搬家公司于设立时均明知诚品公司的著名商标「诚品」存在,且知悉诚品一词在我国相关消费者中所代表之质量,始有使用「向诚品书店借名」、「搬家业中的诚品」等攀附性文字之动机与利益。而且,诚品搬家公司之英文名称「Champion Moving Company」也是选择和诚品书局名下商标相同的「Champion」文字,可以证明诚品搬家公司设立时就明知「诚品」著名商标,并以诚品书局的商标作为其公司中、英文名称。

    而且,市场上虽然不时有宣传营销标榜自己是「瑜珈界的爱马仕」、「鲜奶界的LV」、「法律界的google」等广告或报导,但仍然是各自使用自己之商标,只是将「爱马仕」、「LV」、「google」等他人商标作为自我期许,与本案诚品搬家公司直接将「诚品」二字作为公司名称及商标使用的情形有所不同。

四、诚品搬家公司主张其经营业务近20年从未发生与诚品书店混淆误认的情形,不是已经可以证明不会产生混淆服务来源了吗?

    根据商标法规定,只要有可能导致消费者混淆误认服务来源即可,并不以有实际发生混淆误认之事实为必要。况且,诚品搬家公司以「诚品」著名商标作为自己公司名称,确实已有造成消费者混淆误认之情形。

    相关事证包括:诚品搬家公司在营销文宣中之照片编排,刻意使用绿底黄字设计,以模仿上诉人广为消费者喜爱之诚品提袋;经常性刻意凸显或单独使用「诚品」二字,并以其他方式刻意制造与上诉人之连结,此致多名部落客于文中直接以「诚品」二字设定标签、超链接,直接链接至诚品书店相关的网页内容;作家包冠涵更曾在其作品《敲昏鲸鱼》一书中,讲述自身求职及工作经验,内文提到「你记不记得我们刚认识的时候,我开玩笑要去搬家公司打工?结果我工作时找到一家叫诚品物流的公司,我以为是诚品书店,去到那边才知道是搬家公司」等语。

 

结语

    经营几十年的老店竟收到侵权通知,无独有偶,多家「欣园」老店也因为被控侵权而不得不改名[3],许多小吃店或业者没有资力进行诉讼私下和解,但不免心生不平。透过诚品案的判决理由,我们可以从中窥知如何保护自己并避免侵害他人商标权:

一、 记得申请商标注册:

工商登记只是行政或税务上营业合法,对外经营品牌还要申请商标。未来有没有要提告排他使用另说,取得商标注册是保障自己正当使用、避免未来争议的基础,品牌有注册商标较能安心经营。

二、 完整使用「公司名称」全称,且不要刻意突显特取名称(除非有对该部分注册商标)

需注意,公司全衔因为有公司二字作为结尾,可以让消费者知道是「公司名称」,但如若是商号,即使是使用商号全衔,也是商标使用,因此商号登记更应当同时注册商标

三、 留意不受他人商标权拘束的界线:

例如:使用说明描述性的文字时,必须非作为商标使用;有必要使用他人商标的目的是在指示该他人之商品或服务;善意使用在他人注册商标的申请日之前等等。

四、 留意权利主张之时效规定:

主张自己权利受到他人侵害确实有时效规定,如果权利人不在期限内主张其权利将丧失。而商标权人对于因故意或过失侵害其商标权者,得请求损害赔偿,损害赔偿请求权,自请求权人知有损害及赔偿义务人时起,二年间不行使而消灭;自有侵权行为时起,逾十年者亦同(商标法69)。因此,本案诚品书局在1071月始知悉之侵权行为事实,于同年3月发存证信函、6月起诉,自侵权行为事实发生时(即被上诉人诚品包装公司成立时之91年、诚品搬家公司成立时之95)起算,对「诚品包装公司」之侵权行为损害赔偿请求权至少在101年以前之请求已罹于时效,对「诚品搬家公司」在105年以前之请求已罹于时效,只可主张105年以后迄今之金额。

五、 如果发现主张商标权利之人已经没有营业或没有在相同领域经营事业时,应撤销其主张权利基础的商标:

本案中,诚品书局早已经跨入物流行业[4],诚品搬家公司对其名下有关商标提起三年未使用废止,试图撤销诚品书局在搬家或物流相关服务上的注册商标,惟以结果而言,至今未能成功,诚品书局仍拥有正当之商标权基础[5],且证据证明诚品书局在类似产业的服务上有使用「诚品」商标,故诚品书局对提供类似于物流服务的诚品搬家公司提告是有正当权源的。

    不管是像欣园小吃餐厅案例中多数店家的无辜不知悉,或者是诚品搬家公司的有意攀附,辛苦经营多年后却被勒令改名绝对都会令人感到愤慨不平,但只要不是故意或过失侵害他人商标权、寻求专业人士的意见评估他人控诉的合理性并积极面对,在知道原来以前都是在帮他人累积商标商誉时,不如「不要再继续帮忙他人累积商誉了」,化危机为转机,开始积极为自己正名、以自己为名。

 

[1] 商标法第36条第1项第1款规定不受他人商标权效力所拘束的情形之一:「以符合商业交易习惯之诚实信用方法表示自己之姓名、名称,或其商品或服务之名称、形状、质量、性质、特性、用途、产地或其他有关商品或服务本身之说明,非作为商标使用者。」

[2] 见诚品搬家公司2023826Facebook粉丝专页声明:「从最早至今已有80多家公司以诚品为名,有些公司比诚品书局更早成立近10年之久,相信他们不会主张诚品书局侵害他们的利益,因为大家多在各个领域认真的奋斗,彼此协助相容……诚品书局不断的扩大事业版图……企图消灭所有以诚品为名称公司,进而垄断名称。」

[3] 你也叫欣园?店家遭告侵权 近10万和解金,TVBS新闻网,记者颜圣芬,2023/08/15 https://news.tvbs.com.tw/local/2209516

[4] 20220119日注册第02063590号「诚品物流 eslite logistics 及图」商标中台异字第G01090393号指出,诚品股份有限公司自1990年起陆续在本局取得注册第00044908号「诚品及图eslite」等百余件商标(答证2),复于1999年起陆续申请获准注册第00143088号「诚品」、第0162865701641282号「诚品物流 eslite logistics 及图」、第01760631号「诚品生活」、第01760632号「诚品生活 the eslite spectrum 及图」、第01790227号「诚品行旅 eslite hotel」等件商标,指定于第039类之货物、货物之装卸、仓储、货物运输之包装、捆扎、家具运送、货物运送、物流运送等服务。

[5] 于注册第01628657号「诚品物流 eslite logistics 及图」商标指定使用于「搬家服务」部分服务遭废止注册后,诚品股份有限公司又再申请注册第02063590号「诚品物流 eslite logistics 及图」商标指定使用于「搬家服务」并顺利注册。然而,不论如何,诚品股份有限公司其实不只是注册在搬家服务,也在与「搬家服务」类似的「家具运送」服务上也拥有注册商标。

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