诚信为冠　敦厚为中

前言

    四川海底捞餐饮股份有限公司在2020年10月27-28日短短两天内，注册了高达263个新商标，整个十月申请了624个商标！根据新闻媒体报导，应是基于「海底捞」诉「河底捞」商标侵权诉讼败诉而引发的商标申请策略。

    然而，前揭申请行为是否属于「不以使用为目的」的恶意商标注册申请，而应当予以驳回(《中华人民共和国商标法》第4条)？其申请数量是否属于「大量」申请商标注册「明显超出了正常的生产经营需要」、「不以使用为目的」的囤积商标行为？在大陆商标仍采注册主义的情形下，实务上如何判断个案是否属于恶意申请的囤积商标行为？

 

 

法条适用沿革

    为打击囤积商标行为，早期实务上所依据的法条较为混乱，或运用第10条第1款第(8)项「其他不良影响」，或参照适用/类推适用第44条第1款「其他不正当手段」的规定[1]，甚至是依据第7条、第30条等规定[2]。直至2016年12月12日最高人民法院审判委员会通过、自2017年3月1日起施行的《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》明确将第10条第1款第(8)项规定的「其他不良影响」限于「商标标志或其构成要素可能对社会公共利益和公共秩序产生消极负面影响」，或「将政治、经济、文化、宗教、民族等领域公众人物姓名等申请注册为商标」者，而「以欺骗手段以外的其他方式扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者谋取不正当利益」的商标囤积行为，则属于商标法第44条第1款规定的「其他不正当手段」。

    2019年为解决市场上大量囤积商标作为投资的问题，提供打击囤积商标行为直接的、明确的、可操作性的条款，对第4条第1款修法，将原规定「自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册」，于4月23日通过的新法新增后段「不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回」的规定，试图从申请的摇篮阶段就及时制止恶意囤积商标行为，同年11月1日实施[3]。

 

案例及认定标准

    纵使第4条要求注册制度回归以使用为目的之本旨，然而，在注册主义、先申请先注册的商标制度架构下，申请之时既不要求提交使用证据，又该如何认定申请商标「不以使用为目的」或大量申请商标注册「明显超出了正常的生产经营需要」？其申请的「大量」标准是否有迹可循？故本文参考2019年修法前、后之评审案例，期能进一步确认大陆现行实务上对于恶意囤积商标的认定标准。

一、「不以使用为目的」要件：申请数量、类别跨度及时间跨度

    第13675000号“闪银”商标无效宣告案中，被申请人先后在45个类别申请、注册了包括争议商标在内的共1049件商标；

第31473360号“JOY@ABLE”商标驳回复审案中，申请人在全部45个商品及服务类别上共注册了929件商标，其中2018年至2019年不足9个月的时间内就申请注册了500余件商标；

第25226064号“卓诗童ZHUOSHITONG”商标无效宣告中，被申请人名下有560件商标，申请注册时间集中在2017年6月15日至2018年9月18日，涉及30余个商品和服务类别，仅2017年6月15日一天，被申请人就提出64件商标的注册申请，2017年7月10日被申请人提出389件商标的注册申请；

第25878973号“贪玩鲜生”商标无效宣告案中，被申请人先后在多个类别的商品和服务上申请注册了370余件商标；

第12193137号“君丰JUN FENG”商标无效宣告中，被申请人在多个商品及服务类别上共申请注册了二百余件商标；

第16325862号“1号店yhd.com”商标无效宣告案中，被申请人除争议商标外，先后在不同类别的商品或服务上申请注册了九十多件商标；

第32449009号“食达好SHIDAHAO”商标无效宣告案中，被申请人除争议商标外，共申请注册70余件商标。

    因此，所谓「大量」申请商标注册「明显超出了正常的生产经营需要」并不需要成千上万，撤销案例显示，囤积的数量从几十件到几千件均有之，因此，并没有具体数量区间要求，实务上是综合考虑数量、类别跨度及时间跨度。

二、「恶意」要件：其他参考因素

1. 申请人所在行业：

    实务上将根据申请人/注册人具体情况判断是否属于满足自己的商标使用需求为目的，例如第31473360号“JOY@ABLE”商标驳回复审案中，申请人为贸易公司，申请注册商标涵盖了全部45个类别，包含特殊属性的工业化学品、保险服务、无线广播服务等行业，与其行业特点及实际经营情况不符[4]；

第32449009号“食达好SHIDAHAO”商标无效宣告案中，被申请人身为旅游公司，申请注册多个知名景点名称的商标以及知名节目名称，虽然只申请注册70余件商标，官方决定书中并未具体指称本案属于囤积商标行为，但认为第44条第1款规定的精神在于「民事主体申请注册商标，应该有使用的真实意图，以满足自己的商标使用需求为目的，其申请注册商标的行为应具有合理性或正当性」而暗指被申请人并无真实使用意图而撤销争议商标。

2. 综合分析其他商标的组成及是否曾经恶意注册：

    除申请或争议商标外，实务上会参考申请人/注册人名下的其他商标并进行综合分析，包括是否将他人具有较高知名度的商标进行抄袭、摹仿、加词、变形或拆组故意造成混淆；连续性大量将地名、行业术语等公共资源做为商标进行申请；申请注册多件商标，且与他人具有较强显著性的商标构成相同或者近似的；申请注册多件商标，且与他人字号、企业名称、社会组织及其他机构名称、知名商品的特有名称、包装、装潢等构成相同或者近似等。倘若申请人/注册人被已生效的行政决定或者裁定、司法判决认定曾从事商标恶意注册行为、侵犯他人注册商标专用权行为的情况，也会纳入考虑。

    例如第25878973号“贪玩鲜生”商标及第12193137号“君丰JUN FENG”商标无效宣告案中，被申请人另有多件与他人知名品牌近似的商标；第16325862号“1号店yhd.com”商标无效宣告案中，被申请人的商标已经多有被他人提出异议、无效宣告申请或因与他人在先商标近似而未能获准注册的纪录。

3. 注册后行为：

    倘若商标注册后有证据可以证明注册人有积极进行商标兜售、回售、胁迫交易、所要高额许可使用费、转让费、侵权损害赔偿等的行为，可以作为认定属于「明显缺乏真实使用意图」的证据。

    然而相反的，并不能以申请人/注册人没有商标兜售行为便当然推定其申请注册的行为属于正当，因申请人/注册人的商标注册后，便长期取得商标处分权，商标售卖只是其中最直接明确不以使用为目的、具有恶意的表现形式。

4. 申请人/注册人答辩理由：

    申请人/注册人可举证说明其申请具有使用目的及合理原由，例如提交商标使用证据、说明对不同类别上注册商标的意图、相关商标的设计创作来源等作出合理、没有主观恶意的解释说明，官方则会综合考虑其他多件商标是否确实为主商标之关联系列商标，或是否符合商标使用习惯或具其他合理性。相反的，倘未答辩说明，则将可以认定其行为明显超出了正常的生产经营需要，或具有借助他人知名品牌进行不正当竞争，或通过囤积买卖商标牟取非法利益的意图，违反了诚实信用原则，扰乱了正常的商标注册管理秩序，损害了不特定多数权利人的利益。

 

结语

    本文针对基于囤积商标的理由被撤销案例进行观察，实务操作显示「大量」并无标准，适用的重点在「恶意」与否。因此，大量申请商标的行为并非必然等同于「恶意」囤积或不以使用为目的的商标行为，例如「商标储备」是根据未来产品上市使用规画而是先提交申请的市场未动而商标先行的正当行为，一般具有真实的使用意图并非恶意；而「防御性注册」虽缺乏使用意图，但其基于主动保护、避免抢注之正当目的，亦非属恶意，前述「海底捞」案例应属之。若基于避免被恶意抢注或避免被山寨而不得不在多类别甚至全类别申请注册，或是在自身商标基础上扩张注册之申请人/注册人，倘遭驳回，则应积极答辩举证说明其意图及合理创作来源。

    此外，商标法第4条之适用系针对商标申请注册前阶段而言，「JOY@ABLE」商标驳回复审案即为此例，然而个案申请中的商标是否属于「不以使用为目的」的「恶意」申请，需要大量证据并对申请人/注册人及其名下商标进行全面性综合分析，为了达到申请后四个月内完成审查的目标，恐怕绝大多数恶意囤积商标行为无法在申请审查阶段驳回而及时遏止，第4款在申请驳回实务上运用的机会多寡仍有待观察。因此，现行法亦将第4条纳入任何人得以提出异议及无效宣告的理由。当然，倘若属于抢注在先权利或有一定影响之商标，建议在先权利人或者利害关系人同时运用第32条在异议及无效宣告阶段申请撤销。