于2023年三月,一场美国干酪生产者与乳制品团体的胜利,第四巡回上诉法院发现 “gruyere” 标示上可被使用在瑞士格鲁耶尔地区Gruyère region及法国以外的干酪。
TTAB (Trademark Trial and Appeal Board)、弗吉尼亚区地方法院和第四巡回上诉法院皆一致认为“gruyere” 在美国是一种干酪的通用名称。
历时已久的争议
2015 年,两个欧洲财团,即瑞士的 Interprofession du Gruyère 和法国的 Syndicat Interprofessionel du Gruyère,向美国专利商标局 (USPTO) 提出商标申请,以寻求取得GRUYERE作为证明商标(certification mark)注册,用来证明干酪上使用该证明商标即是原产于法国和瑞士格鲁耶尔地区。此具体定义了瑞士和法国境内特定地理区域,且其中每位有加入之申请人皆提供了与干酪生产相关的标准。
USPTO起先审查该商标申请案通过并公告,该商标申请随后在异议期间遭许多美国乳制品团体向TTAB提出反对,理由是 (a) “gruyere”是一种通用的术语,以及 (b)申请人对所申请的证明商标使用上缺少合法控制权。
TTAB整合了众多异议程序,并根据以下两部份测试具以分析其通用性主张:
(1) 申请中指定商品的 “属” 分类;
(2) 相关公众是否理解该指定项目是指或参考于该 “属” 分类。
TTAB所考虑的证据
双方递交“gruyere”一词于字典中之定义;媒体中使用“gruyere”的例子;网络参考数据以及贸易和商业出版物;数据数据显示干酪上标有 “gruyere”并且是从瑞士及法国以外的地区所进口至美国;美国境内标有“gruyere”干酪的生产及销售数据;以及美国食品药物管理局(FDA)对于“gruyere”之食品标志标准。
FDA规范中并未规定干酪来自特定产地,只要求标有“gruyere”的干酪必须按照法规中规定的规格制备。
联邦的规范对于通用性之疑问会有着象征性的证明价值。FDA法规告知制造商、包装商和经销商,具有特定特性且符合规范标准之干酪其名称需标注于标签上。他们解释了何时以及在什么情况下在美国各州销售的干酪,尤其是于美国境内生产的干酪可以标志 “gruyere”,并以此提供给购买公众。尽管最终消费者可能不清楚这些干酪的相关规范,但消费者仍会受该些法规的影响,因为不论在商店、广告和网页上看到的这些标签皆是受规范管理的。
评估的结果发现,认定商品属性为干酪,并将购买或消费干酪的公众视为相关公众。 TTAB总结GRUYERE是一种干酪的通用性术语。
作为响应,商标申请人欧洲财团提出上诉挑战TTAB之决议。
District Court 地方法院
评估了证据、补充事实记录以及接续额外的发现数据等,District Court认为最后取决的关键在于二点 (1)在美国的干酪购买者是否将 “gruyere” 理解为一种特定类型的干酪是制造于瑞士/法国的格鲁耶尔地区Gruyère region 或 (2)在美国的干酪购买者是否将 “gruyere” 理解为一种特定类型的干酪的通用名称而不论该干酪是于哪里制造。
在此分析中,District Court特别标注FDA之标准,即gruyere呈现强烈的证据表示该词是个通用性的词语,该词的主要显着性在于区分该干酪的种类,而非干酪本身来自于一个特定的地域来源。
District Court也指出虽然GRUYERE这词过去曾特别代表为干酪是来自于瑞士及法国,然而,印有GRUYERE标签但不在该格鲁耶尔地区生产的干酪,经过数十年的进口、生产及销售,已经改写了该词的原意,进而变为通用性。
Appeal to the fourth Circuit Court 第四巡回法院
尽管法国及瑞士财团争论该干酪自从12世纪以来就是生产于格鲁耶尔地区,是具有其独特性的,但第四巡回法院观察美国之消费者对于有gruyere标签的干酪不会这样链接得出是产自于瑞士或法国。不过第四巡回法院也不认同地方法院的见解关于印有gruyere标签的进口干酪大部份都非源自于瑞士或法国;但最后却也因此发现,该些纪录证明了源自于其它国家像是美国、德国及奥地利的gruyere干酪也广泛地应用此标签。
结语
因此,最终这是一场美国生产制造商的胜利!
根据地方法院,无论该干酪的生产地点为何,印有gruyere已在美国销售数十年已被消费者连结为一种干酪的种类,所以该词俨然已成为通用性。
欧洲财团后续未再上诉,该商标注册最终没有被核准。