搜寻

冠中智讯

冠中智讯第42期-厂商于德国或欧洲参展时针对初步禁制令的反制措施【章乃方 经理】

2024/11/19

 

根据德国法规,专利侵权者须负担民事及刑事责任,所以外国厂商在德国参展时常除了会遭遇到竞争对手在展览会场使用刑事的搜索手段外,也可能遭到专利权人发出警告函并且由民事庭申请初步禁制令,禁止竞争厂商产品在德国会场参加展览或从国外进口有争议的产品。

 

针对专利权人使用民事手段的初步禁制令来做为竞争的对策,参展前如果我国厂商已经得知竞争对手可能向德国法院要求禁制令,参展人其实可以先向德国法院提出专利保护声明,以便因应可能的民事程序例如假扣押。因为德国法院于核发初步禁制令并且假扣押疑似侵权品之前,一般都会召开口头听证会(oral hearing),听取双方意见之后再视专利侵权的急迫性和必要性决定是否发出假扣押处分或初步禁制令。一般来说德国法院收到专利权人要求禁制令要求后,大约在48小时内就作出决定,而且德国法院召开听证会时往往只有德国专利权人的代表律师到场,如若被告方的德国律师没有到场陈述为什么不构成专利侵权的意见,德国法院很有可能只听取专利权人的律师意见而核发假扣押处份或初步禁制令。当然少数情况下法院也可以不召开听证会,直接单就专利权人提交的请求和证据来核发初步禁制令,但是如果参展人参加展览会前已向该法院提出过保护声明,则法院比较有办法依照双方意见决定参展产品是否有侵权的可能以及假扣押的急迫性。因此可以降低法院发出假扣押或初步禁制令的机率。

 

申请保护声明时请注意,因为保护声明只是因应可能发生的民事暂时性处分(例如假扣押或初步禁制令等),但是保护声明无法拘束检察官及警方的刑事搜索行动。另外由于不确定专利权人会向那一个德国联邦法院要求民事暂时处分(preliminary injunction),如果要达到反制的效果,参展人最好向所有可能的法院,例如参展地点附近或专利权人所在地的法院还有设有专利法庭的法院,都预先提交保护声明来反制。

 

近年来,除了部分欧盟国家有保护声明的方式,从202361号起欧盟单一专利法院UPC,则提供可以预先向单一专利法院登录的保护函措施(Protective letter)。虽然欧盟单一专利法院一般情形下不会针对单方面声请就核发interim,除非专利权人举证有不可回复的损害风险,或者举出侵权证据可能被销毁,则UPC可能发出初步禁制令(preliminary interim)或假扣押或移转命令等暂时措施(provisional measure)UPC也可以根据单方声请进行证据保全程序,对特定的场所进行搜索并核发假扣押处分。为了防止法院根据单方面说法就核准禁制令或假扣押申请,欧盟单一专利法院UPC将部分成员国行之有年的司法惯例,也就是保护声明等方式规范在制度第207条规定内,提供相对人可以透过提交保护函来对应可能的证据保全程序,以应对产品被迫下架或被扣押的风险。

 

基本上任何可能被UPC当成被告,被第三方声请核发初步禁制令及保全措施的个人或公司,都可以提出保护函登录申请,提出保护函登录申请的有效期是6个月,到期后可再付费要求延展6个月。如果专利权人向UPC声请启动保全程序,UPC法院登记处将会把保护函分别转交承审的专家小组或法庭法官、以及专利权人或其专属授权人,让相关承审法官可以考虑开庭以便双方律师进行言词辩论,进而避免因为单方面声请的关系就让法官直接核发禁制令。当然最好保护函的内容能针对系争专利有效性进行强而有力的攻击并提出前案证据,以及针对产品为何无专利侵权做出有说服力的论述观点,否则若是保护函做出无关紧要的论点则法院还是很可能根据单方声请就核发暂时措施。

 

对此有意到欧盟参展的厂商,如果竞争对手是欧洲专利EP或欧盟单一专利UP专利权人并且有可能声请初步禁制令的话,其实可以考虑向UPC提出保护函登录,降低产品进到欧盟被核发禁制令或假扣押的风险。至于应向德国法院提保护声明或者向UPC登录保护函,则可视对手是谁或其所在地点及其拥有的专利权利而定。此外,如果没有提出保护函则建议产品须先提出德国或欧洲专利申请案,当然最好可以随身携带已经注册的德国或欧盟专利证书(包括德文专利说明书)以及专利不侵权鉴定报告(或其他国家举发专利无效数据等),以便届时在展出会场遭遇侵权指控时,及时地向可能的竞争对手或预备查扣的司法人员说明未侵权情形。

 

TOP