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冠中智訊

冠中智訊第19期 –最高行政院106年度判字第71號商標異議案評析―「代工生產非商標使用」、「商標善意先使用」或「商標惡意搶註」【文:郭峻誠 律師】

2017/6/21

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案情簡介

緣「跑天下」中文字樣為本土運動鞋著名品牌,前經原商標權人A公司於88年間申請註冊在案,嗣A公司與上訴人甲洽談「跑天下」系列商標買賣事宜,雙方協商後合意將「跑天下」系列商標全部賣斷予上訴人甲,其中系爭「跑天下」中文字樣商標因逾期未延展而失效,無法辦理移轉登記,故A公司乃與上訴人甲合意由上訴人重新申請註冊「跑天下」中文字樣商標方式代替移轉登記。上訴人甲於民國100年5月間以「跑天下」中文字樣,向經濟部智慧財產局申請註冊於「商品及服務分類表」第25類「布鞋、運動鞋」等鞋類商品,經智慧局審查後准列為註冊商標公告在案(下稱系爭「跑天下」中文商標)。

查被上訴人乙為原商標權人A公司係眾多代工鞋廠之一,自88年間起即接單為A公司代工生產系爭「跑天下」運動鞋商品,惟乙公司自90年起即擅自未經A公司同意或授權大量製作系爭跑天下運動鞋,並於市場公開販售迄今,經原商標權人A公司或現商標權人甲制止均不理會,乙公司於101年6月間對系爭「跑天下」中文字樣商標提出異議申請,主張其為系爭商標之「善意先使用者」、「甲惡意搶註系爭商標等」,經智慧局審定為異議不成立之處分,乙公司不服,提起訴願,復為經濟部訴願決定駁回,乙公司提起行政訴訟,經智慧財產法院104年度行商訴字第77號行政判決為「異議成立,註冊應予撤銷」之諭知,上訴人甲不服,遂提起本件上訴,並於106年3月獲最高行政法院判決為原判決廢棄,發回智慧財產法院,重為審理。

判決見解

原審智財法院104年度行商訴字第77號判決之主要論據係依原告即被上訴人乙單方所提出之訂購單、商品包裝盒及三聯單及證人之證詞得以證明被上訴人乙為據以異議諸商標之先使用人,且參加人即上訴人甲申請註冊系爭商標構成搶註行為,故為「異議成立,註冊應予撤銷」之諭知(智慧財產法院104年度行商訴字第77號行政判決參照)。

最高行政法院106年度判字第71號判決則以原審判決僅以被上訴人乙單方所提出之訂購單、商品包裝盒及三聯單等資料,以其上記載有系爭商標名稱字樣,以及證人等未臻明確之證詞,即認為被上訴人乙為據以異議諸商標之先使用人,且上訴人甲申請註冊系爭商標構成搶註行為云云,與證據內容尚屬有間,其認定結果亦難脫跳躍之嫌,致顯然違反經驗法則及論理法則,自有認定事實未依證據及不適用法規之違法(最高行政法院106年度判字第71號行政判決參照)。

案例評析

上開智財法院104年度行商訴字第77號行政判決僅以「原告即被上訴人乙單方所提出之訂購單、商品包裝盒及三聯單及證人之證詞得以證明被上訴人乙為據以異議諸商標之先使用人」,忽略被上訴人乙自始為原商標權人A公司之代工鞋廠,接單為A公司生產系爭運動鞋產品之事實,即「代工生產之行為能否謂商標使用行為」?再者,上訴人甲在據以異議諸商標權利消滅後,與原商標權人A公司洽購系爭商標,其嗣後申請系爭商標註冊,是否仍構成商標法規範之搶註行為?上訴人甲主觀上是否意圖仿襲他人商標?等問題仍有待釐清,殊值探討。

針對「代工生產之行為能否謂商標使用行為」此問題,最高行政法院106年度判字第71號行政判決表示:「所謂商標之使用,係以使用人為自己行使商標之目的而將商標使用於其商品或服務而言,倘其係為他人使用他人商標,例如接受商標權人或使用人之委託,代為生產商品,並代為標示委託人之商標於所生產之商品上者,僅能視為係委託人使用該商標,非受託人(即受託生產廠商)…」。從而,因代工廠商係受原商標權人之委託並無「以行銷目的,表彰為自己經營的商品」的意思,非屬商標法第5 條所規定的「商標使用」行為,故代工生產行為並非商標使用行為。

針對「上訴人甲在據以異議諸商標權利消滅後,與原商標權人A公司洽購系爭商標,其嗣後申請系爭商標註冊,是否仍構成商標法規範之搶註行為」此問題,最高行政法院106年度判字第71號行政判決表示:「倘商標之保護期間屆滿,商標權人或被授權人、質權人均未申請延展者,該商標之註冊於期間屆滿日即當然消滅,任何人均得再以相同之商標申請註冊,並指定使用於同一或類似之商品服務,此種註冊,自非商標搶註行為。…上訴人甲亦曾向原商標權人A公司洽購系爭商標,其嗣後申請系爭商標註冊,是否仍構成商標法規範之搶註行為,亦有待釐清。…」,顯見商標消滅後,任何人均得以相同商標指定於同一或類似之商品服務進行申請註冊,且上訴人甲與原商標權人進行洽購,是否構成商標搶註行為,仍有待智財法院判決釐清。

本文認為,認為,本件最高行政法院106年度判字第71號行政判決對於「代工生產與商標使用」兩者概念之釐清以及「商標搶註行為」強調「知悉他人商標而意圖仿襲」此重要構成要件判斷殊值參考。此外,最高行政法院復依據個案客觀事實及證據,審酌原審判決僅以被上訴人乙公司單方提出之資料,以其上記載有系爭商標名稱字樣,以及證人等未臻明確之證詞,即認為被上訴人乙公司為據以異議諸商標之先使用人,以及上訴人甲申請註冊系爭商標構成搶註行為,與證據內容尚屬有間,其認定結果亦難脫跳躍之嫌,致顯然違反經驗法則及論理法則,自有認定事實未依證據及不適用法規之違法等理由廢棄原審判決,發回智慧財產法院更為審理,本件發回智財法院更審後,是否就最高行政法院所指摘之事實關係加以釐清,進而正確適用法律,值得關切。
 

 

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