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冠中智訊

冠中智訊第19期 –由進步性談發明人與專利代理人的雙向合作模式【文:曾冠銘 專利師】

2017/6/21
【本文版權所有 歡迎註明出處轉載】

在台灣,欲取得發明專利,除了程序審查外必須經過「實體審查」,實體審查中的重頭戲就是審查專利三性,所謂的專利三性即確認申請人所提之專利申請案是否具有:

1.產業利用性

2.新穎性 

3.進步性

若前揭判斷之結果皆為肯定者,則專利申請案就有相當大的機會獲得核准之處分。

 

審查委員於審查新穎性及進步性前,必須透過檢索找尋公開日或公告日早於專利申請案申請日之前案,再以該些前案進行比對、審查,其中「進步性」為審查委員在審查申請案的最後一關,同時也是在申請過程中最容易被發出審查意見通知之事由,然而,以正面的角度來看,透過與前案確實的比對、與官方密切溝通後取得的專利權也較為穩固。

 

一般人往往為進步性字面上的「進步」二字所迷惑,且為其所侷限,而忽略了真實意涵,關於不具進步性之規定,記載於專利法第22條第2項「…但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時,仍不得取得發明專利」,又前述「輕易完成」亦相當於專利審查基準中所提及之「顯而易知』,是以,在判斷進步性的過程中,應注重的是技術領域中具有通常知識者是否能夠基於引證前案及申請時之通常知識輕易完成申請專利之發明的整體、該申請專利之發明是否為顯而易知,在美國便稱為non-obviousness,一般即直接譯成非顯而易知性。

 

我國現行專利審查基準第二篇第三章中第3.4.1進步性之判斷步驟,明確記載申請專利之發明是否具有進步性,通常是依據下述步驟進行判斷
1.確定申請專利之發明的範圍;
2.確定相關先前技術所揭露的內容;

3.確定申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準;

4.確認申請專利之發明與相關先前技術之間的差異;

5.該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識,判斷是否能輕易完成申請專利之發明的整體。

 

 值得一提的是,在判斷是否能夠輕易完成申請專利之發明的整體時,需特別注意是否有動機明顯結合複數先前技術,在判斷是否具有動機時,為避免後見之明,因此係考量主要引證與其他引證之技術內容是否能明顯結合,而非考量引證與申請專利之發明間的關連性或共通性,至於是否具有結合動機,應依據下列例示事項予以綜合考量:

1.技術領域之關聯性

2.所欲解決問題之共通性

3.功能或作用上之共通性

4.教示或建議

除此之外,尚有其他考量是否具有進步性之事項:

1.反向教示

2.有利功效

其中,「有利功效」及進步性輔助性判斷因素1中的「無法預期之功效」,為申請前透過發明人與專利代理人密切配合,便可能提高通過進步性審查之有利項目,因此在申請前雙方需要積極確認,否則於遭遇審查意見通知才想要透過修正之手段增加或改變對照先前技術之功效時,往往會被認定為修正超出。

 

因此,建議發明人於交辦過程中盡量提供完整的技術評估記錄表或技術交底資料表,該表中不只需要清楚的技術方案,每一個技術方案更應該具有相對應之功效,使專利代理人能夠完整的撰寫於申請時之說明書中,若技術內容中包含有不適宜公開的專門技能、專門知識也建議與專利代理人進行討論,共同規劃出平衡之方案;於代理人的角度上,除了事前詳實的檢索外,更需要再三的詢問與確認,以確保專利申請案之品質。


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1.輔助性判斷係對於原本不具進步性而例外認定具有進步性的情況:1.發明具有無法預期之功效、2.發明解決長期存在的問題、3.發明克服技術偏見、4.發明獲得商業上的成功。

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