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冠中智訊

冠中智訊第20期 –淺談專利法上「通常知識」之舉證責任【曾冠銘 專利師】

2017/12/28

【本文版權所有  歡迎註明出處轉載】

2017年版專利審查基準中引入了結合「通常知識」的概念,例如:

第二篇第三章3.3.2結合比對中引入有關通常知識的結合:「…或(4)引證文件中之技術內容與通常知識的結合,或(5)其他公開形式之先前技術的技術內容與通常知識的結合,判斷申請專利之發明的整體是否能被輕易完成。」;

抑或是第二篇第三章3.4中判斷進步性的步驟5,即「該發明所述技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容即申請時之通常知識,是否能輕易完成申請專利之發明」中,相較於前版的內容進一步記載了判斷是否具有進步性的流程,在否定進步性的因素中包含了有動機能夠結合複數引證、簡單變更、單純拼湊三項之判斷因素,其中「簡單變更」為「針對申請專利之發明與單一引證技術內容二者的差異技術特徵,若該發明所屬技術領域中具有通常知識者於解決特定問題時,利用申請時之通常知識,將單一引證之差異技術特徵簡單的進行修飾、置換、省略或轉用等而完成申請專利之發明者,則該發明為單一引證技術內容的簡單變更。」

前述「通常知識」的概念明確載於審查基準中,讓審查委員在發審查意見通知時有明確的依據,然而,每每在執行業務的過程中,接到審查意見通知書中指出「引證案雖未教示…之技術特徵,然為技術領域中具有通常知識者依照先前技術可以輕易完成」時,還是會替申請人感到不平,往往會被一句通常知識打回的技術特徵正也是發明人苦思、嘔心瀝血的改良之處,俗話說,江湖一點訣說破不值錢,總歸一句:冤阿!

針對前述狀況,難道申請人只能兩手一攤,莫可奈何?

非也,針對前述情況,兩岸都有相關的判決,內容摘要如下:

一、智慧財產法院100年度行專訴71號判決內容:

「所謂通常知識,指該發明所屬技術領域中已知之普通知識,包括習知或普遍使用之資訊以及教科書或工具書內所載之資訊,或從經驗法則所瞭解之事項。則所屬技術領域者所具之通常知識,對於其他領域者而言固可能為該領域之專門知識,但對於所屬技術領域者而言則為普遍性、通常性之知識。如係所屬領域中之特殊知識,而非所屬技術領域具有通常知識者所普遍具有之知識,自不能援以作為判斷發明專利有無進步性之標準。而『通常知識』於所屬技術領域是否存在為一有具體證據可以證明之客觀事實,並非所屬技術領域者毫無依據之主觀上判斷,蓋通常知識對於所屬技術領域者而言既為普遍性、通常性之知識,且若非係習知或普遍使用之資訊以及教科書或工具書內所載之資訊,即係經驗法則所能瞭解之事項,自可提出記載通常知識資訊之教科書、工具書證明通常知識之存在,或提出具體事證證明特定經驗法則之存在,及藉由經驗法則可以推知之通常知識。苟當事人對於特定通常知識是否存在之事實有爭執存在,主張特定通常知識存在者對於該特定通常知識之存在即負有舉證之責任,而不能僅因主張特定通常知識存在者為所屬技術領域之人員,即可將特定通常知識是否存在由其主觀之恣意判斷定之。」

二、另外,(2015)京知行初字第3495號判決內容中記載節錄如下:

「….如果要認定上述區別特徵在本專利申請的申請日前已經是該領域的公知常識,即使難以舉出教科書、技術手冊、技術詞典等公知常識性證據,專利複審委員會應當結合當時通信領域技術發展水準以及該領域技術人員對上述技術特徵的接受和應用程度,充分說明理由……綜上,專利複審委員會在華為公司已經提出異議的情況下,並未舉出公知常識性證據,亦未進行充分說理,在被訴決定中直接認定區別特徵1、2均為本領域慣用技術手段,屬於認定事實錯誤,本院依法予以糾正。」

三、再者,依據中國大陸《專利審查指南2010》第二部分第八章4.10.2.2規定:

審查員在審查意見通知書中引用的本領域的公知常識應當是確鑿的,如果申請人對審查員引用的公知常識提出異議,審查員應當能夠說明理由或提供相應的證據予以證明。

綜上所述,兩岸對於「主張特定通常知識存在之一方,應當說明理由或提供相應的證據予以證明」的看法極為相似,無論是審查委員於審查的階段,抑或是在舉發(無效宣告)的過程中皆有其適用。在申請的過程中,如遭遇到審查委員以通常知識結合引證案的情況也無須過於擔心,僅需針對差異之處進行適當的說明,讓審查委員了解該差異技術特徵實非技術領域中的通常知識,十之八九都能夠獲得正面的回應;而在舉發的程序中,舉發人對於通常知識的主張也應特別注意,基於「舉證之所在,敗訴之所在」,若非於技術領域中相當普遍,恐怕舉證不易,建議還是要另外檢索相關先前技術較為穩妥。

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