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依商標法施行細則第31條及智慧財產局公布之「商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準」，有客觀證據足以認定商標所表彰之識別性與信譽已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，即為著名商標；則為何要保護著名商標？「商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準」之前言即載明：「著名商標的形成需要投入大量的金錢、精力與時間，基於保護著名商標權人所耗費的心血，避免他人任意攀附著名商標的信譽與識別性，有必要對著名商標給予較一般商標更有效的保護。」等語，因此，商標法除第30條第1項第11款著名商標消極防止他人註冊之保護以外，更於第70條第1款及第2款賦予著名註冊商標權人有積極阻止他人使用相同或近似之商標及以該著名商標中之文字表彰營業主體之名稱，致減損該商標之識別性或信譽之虞之規定。則如何認定為著名商標，及認定著名商標有遭受淡化及減損，茲以智慧財產法院106年10月23日宣判之105年度民商訴字第37號判決分析之。
案情簡介
原告麥奇數位股份有限公司主張：其為註冊第01281166號「TutorABC」、第01278886號「TutorABC」、第01278887號「TutorABC」、第01350634號「TutorABC」、第01467561號「TutorABCjr」等5件商標（下稱系爭商標1）之商標權人；均經原告長期投注大量財力與心力於國內外市場經營多年，已為著名商標。被告空中美語文教事業股份有限公司不思自創品牌，竟剽竊與系爭商標1高度近似之『Tutor4U』標示，亦抄襲原告之網頁設計，造成消費者嚴重混淆誤認。
原告再主張：被告選用與其毫無淵源之『Tutor』為字首，再加上大寫4U組合而成商標，顯在藉由選用TutorABC著名商標之主要部分Tutor，意圖對消費者造成其亦屬Tutor系列商標之印象，進而節省廣告行銷費用，提升Tutor4U在消費者間之熟悉度，致使TutorABC著名商標原本指向原告之單一特定來源功能減弱，變成複數指向，弱化TutorABC商標之識別性。
被告空中美語文教事業股份有限公司則抗辯：其為註冊第01589807號「Tutor4U空中家教及圖（彩色）」商標（下稱：系爭商標2）之商標權人，自取得商標權起即廣泛於市場上使用，不僅於報章雜誌、網路上行銷宣傳，並積極參加相關展覽，且銷售成績斐然，相關消費者對系爭商標2已相當熟悉，足以使消費者辨別為不同來源，而無混淆誤認之情形。且既與系爭商標1既非為近似商標，亦無減損系爭商標1識別性之虞。
法院論斷
首先，法院以原告自公司設立迄今，旗下有TutorABC（線上真人英語教學網站）、TutorABCjr（線上真人兒童英語教學網站）、TutorMing（線上真人華語教學網站）等品牌，於101年獲美國雜誌（RedHerring）評選為全球創新100強企業；於103年獲中國最大電子商務集團阿里巴巴、新加坡淡馬錫及啟明創投投資1億美元；於104年獲新加坡政府投資公司、中俄基金、高盛、銀翎資本投資2億美元，公司市值超越10億美元，目前已在全球60個國家、80個城市擁有4,500多位外籍顧問，近年已提供超過1,000萬堂線上教育課程，且經智慧局編製著名商標名錄，將系爭商標1「TutorABC」列為著名商標等情，認定系爭商標1為著名商標一節。
並且，在減損著名商標識別性部分，法院是以被告空中美語公司使用高度近似之「Tutor4U」商標於同一線上英語教學服務，已有造成消費者混淆誤認之事實，自然會造成消費者對於系爭商標1之著名商標印象模糊，此即識別性之減損，故被告空中美語公司未取得授權而使用「Tutor4U」，將逐漸減弱或分散系爭商標1曾經強烈指示單一來源之特徵與吸引力，最後致該曾經強烈指示單一來源之商標，極可能變成指示兩種以上來源之商標，或使系爭商標在社會大眾不會留下單一聯想或獨特性之印象等情，而認定被告空中美語公司使用「Tutor4U」商標於經營線上英語教學等服務之行為，有致系爭商標1之識別性有減損之虞之事實。
評析及結語
現行實務因為智慧財產局有編列著名商標名錄，因此法院在認定就著名商標之認定僅須確定有在名錄內並佐以該商標最新的使用程度及高識別性，即可認定；如本件判決即以「TutorABC」有在名錄內、曾有判決持相同見解，且確實有提供超過1000萬堂線上教育課程而肯認其使用程度及高識別性，而值得保護。是以，如能列入智慧財產局之著名商標名錄，在舉證上當可較為輕鬆。
又，如何認定商標識別性減損之情，本件判決以「確有消費者混淆誤認之事實」，認為空中美語公司使用「Tutor4U」，的確會逐漸減弱或分散「TutorABC」曾經強烈指示單一來源之特徵與吸引力，而減損「TutorABC」之識別性。事實上，「混淆誤認」應屬商標近似性之判斷，本案中因兩造雙方所提供之服務相同，以商標法第68條第3款傳統混淆誤認之虞理論保護即為已足，至於商標法第70條之旨應在於擴大保護著名商標至「營業利益衝突不明顯的市場、消費者不會誤認來源相同之情形」，意即，當著名商標無法以混淆誤認之虞理論保護時，援引商標淡化理論擴大保護，而本案情形似不符商標法第70條擴大保護之旨，故筆者認為，本案判決單純以曾實際發生混淆誤認而推論出識別性減損，實有可議之處，與商標法第30條第1項第11款分列前、後二段，分別予以著名商標不同之保護架構亦有所扞格。
惟，不論如何，商標間之近似程度確實是判斷著名商標識別性有無減損標準中之其中一個因素，在本案中則成為決定性因素，是以，著名商標之商標權人在舉證其商標識別行有遭減損時，亦可從商標近似程度極高之角度切入，盡量提出消費者實際有所混淆及誤認之事證，包括消費者打來客服詢問之相關紀錄，或是消費者錯誤檢舉、申訴之情事等。
由前揭判決可窺知現行實務對於著名商標及識別性有無減損之認定及趨勢，特別是識別性減損與傳統混淆誤認之虞理論之間的關係，值得企業主們加以注意。
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