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冠中智訊

冠中智訊第20期 –淺談商標同一性──商標申請十字路口【張甘穎 商標專員】

2017/12/28

【本文版權所有 歡迎註明出處轉載】

商標法賦予商標權人占據商標獨占排他權之同時,亦課予商標權人使用義務1,意在促商標權人使用其所占據之有限商標資源、彰顯商標應有之識別價值與功能,並避免未使用之商標權造成市場進入障礙。

因此,註冊商標之使用若未依循商標法相關規範,恐怕仍被認定為未使用而產生被廢止之風險。原則上,在指定商品上,應直接使用註冊商標圖樣整體,惟嚴格規範實際使用方式必須與原註冊商標整體完全一致,不但過於僵化,也不符合市場實際運作及工商需求,因此第64條規定:「商標權人實際使用之商標與註冊商標不同,而依社會一般通念並不失其同一性者,應認為有使用其註冊商標。」以商標「同一性」作為彈性使用之界線。

由於商標註冊與商標使用為一體兩面,且註冊圖樣需與實際使用比對是否符合「同一性」之要求,再加上商標圖樣一旦遞交申請,原則上便無法更換,故擬申請商標之初,便應該對於未來使用方式預作整體規劃,否則註冊圖樣與實際使用不符,將引發廢止或商標侵權之爭議,本文針對普遍習見之文字、圖形及其聯合式商標解釋之。

一、圖樣顏色

依現行審查實務,若申請墨色圖樣之商標,實際使用整體單一個顏色,可認為有使用註冊商標;相反的,若申請彩色圖樣,且顏色為主要識別特徵,則實際僅使用墨色或其他顏色,可能實質改變其主要識別特徵而無法認為有使用註冊商標。

因此,若未來商標使用上會因為包裝或廣告行銷需求而整體變換單一顏色,則應以墨色申請;反之,若實際使用之商標以多色配置為主,且顏色已經設計確定,因多色圖樣與墨色圖樣將產生截然不同之視覺效果,則建議以彩色圖樣提出申請,以完善保護其顏色特徵。

二、文字字體

若使用時只是單純整體變更商標文字之書寫字體、英文字母之大小寫,或變更非主要的附屬部份,原則上具商標同一性,可認為有使用註冊商標。

因此,若商標中之文字並未經過特殊設計,亦非特殊字體,未來使用時也會因包裝風格而改變字體,則建議以標準字提出申請;反之,實際使用之文字若經圖形化,或為特殊設計、個人風格之書寫字體,則建議以設計字提出申請,以保護其整體之寓目觀感。

三、中、英文及圖形聯合式商標

此亦須視實際使用之需求而定,若實際使用上,有分別單獨使用中文、英文、圖形,或其中二者交替使用之需求,則可考慮分別提出申請,因申請聯合式商標必須整體使用方得視為有使用商標,若僅僅使用其中部分元素,是否可認為有使用註冊商標,迭生爭議。

惟另一方面分別申請圖形與文字商標,是否表示實際使用時可以結合使用?一商品上確實可以同時使用二以上商標,惟須注意,原本分別二案件所註冊之商標,結合使用後,可能結合後產生另一種寓目印象,而與他人商標構成近似,例如:註冊第01406203號「安平李正合興」商標、註冊第01638247號「」商標分別於99年、103年獲得註冊後,商標權人於103年再結合二者提出申請第103025639號「」商標,遭智慧局及智慧財產法院認定與註冊第00181368、01471548號「」商標構成近似,無法取得註冊2。在此情形下,商標申請人只能繼續分別使用已經獲准註冊之註冊第01406203號「安平李正合興」商標、註冊第01638247號「」商標,若實際使用圖文組合商標,將有侵權疑慮。

四、不具識別性之文字

不具識別性之文字既然無法取得專用權,商標中含有該等文字有無意義?亦即,若商標使用時會加註說明性文字,是否要將之作為商標圖樣之一部分而提出申請?事實上,商標中增加無法專用之文字,縱取得商標權,亦無法單純以該等無識別性之文字主張權利,商標註冊所取得者乃商標圖樣整體的權利,是否造成消費者混淆誤認之判斷仍以商標整體圖樣為觀察,只是對該等不具識別性之文字施以較低之注意力而已,實際個案具體情形,不具識別形文字之有無仍會影響混淆誤認之判斷。因此,申請之商標是否要包含此等文字需視實際使用需求而定。

簡言之,若該等不具識別性文字在實際使用時通常會出現,在整體外觀上有其視覺效果之地位、為整體構圖之一部分,仍建議以實際使用方式提出申請,特別是在該等文字有特殊設計3、在讀音上有助於判斷呼唱次序等意義時4,更有其實益;反之,若實際使用時不一定有該等文字,或該等文字在需要時偶以輔助、較小、無特殊設計字體呈現時,則建議刪除該等文字後提出申請。

結語

商標申請之初便需要預先思考商標的實際使用情形,因申請無法逸脫使用獨立存在,註冊主義與使用主義在現今全球商標制度中亦相互靠攏,縱我國採取註冊主義,仍無法忽視商標使用義務在法規中所占之地位:怠於真實使用、維護商標,只是在自己的權利上睡著!因此,申請之前即須預先「紙上談兵」思考商標同一性,未來實際使用時,也必須時時檢視實際使用是否符合商標同一性規定,變更商標註冊圖樣的使用方式應另提新案申請,否則原本握在手中之商標權也將日漸流失而消亡,空餘一紙證書爾爾。

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1.商標法第 63 條明文規定,要求註冊商標倘若無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者,商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊;商標法第5條對商標使用有所定義;第67條第3項準用第57條第3項復規定所提出之使用證據:「應足以證明商標之真實使用,並符合一般商業交易習慣」。

2.智慧財產法院104年度行商訴字第74號行政判決參照。

3.智慧財產法院103年度行商訴字第8號行政判決參照。

4.智慧財產法院102年度行商訴字第81號行政判決參照。

 

 

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