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冠中智訊第24期-|商標新訊| 談註冊商標圖樣使用之注意事項(上)─修正草案2019年07月18日發布【冠中商標部】

2019/7/19

 

為使商標權人能正確合法使用其註冊商標,避免商標權遭受廢止或無法主張排除他人使用,智慧局2008年便已經發布「註冊商標使用之注意事項」供各界參考,惟2008年發布至今已逾十年,當今市場交易型態改變,商標使用態樣日趨多元,為使註冊商標使用之認定更為符合現況、明確而可資依循,於2019年07月18日發布修正草案。

 

關於商標使用的注意事項林林總總,倘細述智慧局發佈的「註冊商標使用之注意事項」仍可能讓業者摸不著頭緒,冠中商標部摘錄該注意事項中,針對使用證據「是否有使用註冊商標圖樣?」的重點,以問答形式呈現,俾利業主一目了然。至於其他注意事項,例如:「是否有使用於指定的商品或服務?」、「是否為國內使用?」……等,基於篇幅限制另為文分享。

 

1. 商標權是我的權利,需要時就會使用,為何要規定那麼多?

為了有效彰顯商標具有識別來源、品質保證及廣告等功能及價值;也為了避免商標權人取得註冊後占而不用,減少他人申請註冊的機會,違背了商標法賦予先申請註冊者商標獨占權的本意。

因此,商標法課予商標權人使用註冊的義務,包括:

(1) 未積極使用商標將有被撤銷的風險;

(2) 註冊滿三年的商標在主張權利時,必須先舉證註冊商標在申請評定或廢止前3年,仍有合法持續使用,使爭議案件的審查能將市場上實際使用情形納入考量,而更符合商標保護必要及商標本質。

 

2. 商品上的商標可以想像是用在商品上,但服務業是提供服務,沒有具體商品,怎麼使用商標?

事實上,商品的商標使用並不單單限於使用在商品上,還包括包裝、商業文書、廣告……等等都屬之,服務業的商標使用即「與提供服務有關之物品上」,例如:招牌、名片、制服、菜單、商業文書、廣告……等等,商品及服務的商標使用方式可簡略以下面兩張圖了解(商標法第5條):

 

3. 指定單一個顏色的商標註冊後,是否可以變換成黑白或彩色使用?

在現行的「註冊商標使用之注意事項」中,並無此案例,因此,若有變換顏色之需求時,以墨色提出申請為佳。

但草案中依據智慧財產法院105年度行商訴字第27號行政判決:「系爭商標之外觀特徵應為此等文字組合之視覺圖樣,顏色之變化並不致讓系爭商標識別意義有所改變及調整,仍具商標之同一性」情形下,變換顏色可作為商標使用證據(見下表案例一);

而且,在墨色註冊商標卻實際使用多色之情形下,草案亦依據智慧財產法院105年度行商訴字第139號行政判決,肯認為有使用註冊商標(見下表案例二)。

因此,在註冊商標為「單一顏色或墨色」且「顏色之變化並不致讓系爭商標識別意義有所改變及調整」之情形下,有條件地彈性開放商標權人維權使用空間,與市場較為貼近,值得肯定(參下表案例一、案例二)。

值得注意的是,案例一、案例二的註冊圖樣都是單一顏色商標,倘相反,註冊商標是多色商標但使用單一顏色或灰階商標呢?仍與現行「註冊商標使用之注意事項」標準相同,判定為未使用註冊商標(參下表案例三、案例四)。

 

* 上述修正草案已於108年8月23日生效(經濟部第10820032230號令修正發布)。

 

談註冊商標圖樣使用之注意事項(下):http://www.king-craft.com.tw/news_detail2.asp?spage=1&nid=207

 

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