誠信為冠　敦厚為中

   

    智慧局於2019年9月27日公布了「商標法部分條文修正草案」並預計於10月15日舉辦公聽會，再一次迎來了商標法秩序的重大變革。筆者整理十大重點並深入了解各議題，礙於篇幅，僅簡要說明，俾利各方瞭解因應。

 

一、廢除商標異議制度

    現況：申請階段係採取全面審查，且已於今(2019)年6月20日發布「商標註冊申請案第三人意見書作業要點」，預估異議申請之需求降低。

    草案：廢除現行異議制度。配套作法係將第五十七條第一項修正，將絕對不得註冊事由放寬至「任何人」均得提請評定而與異議程序相當。其他原先評定準用異議制度之法條則新增規定於第58-2至58-5條。

第57條第1項 (現行法)	第57條第1、2項 (修正草案)
商標之註冊違反第二十九條第一項、第三十條第一項或第六十五條第三項規定之情形者，利害關係人或審查人員得申請或提請商標專責機關評定其註冊。	商標之註冊違反第四條、第二十九條第一項、第三十條第一項第一款至第八款規定之情形者，任何人得申請評定；其違反第三十條第一項第九款至第十五款或第六十五條第三項規定之情形者，利害關係人得申請評定。 商標之註冊有前項之情形者，審查人員得提請評定。

 

二、善意先使用之範圍限制改為個案衡量

    現況：現行實務認為，立法過程刪除「以原產銷規模為限」用語，用意係不欲限制「商品或服務」以外的地理區域及業務規模。

    草案：加強註冊保護原則，增加對善意先使用商標之限制。交由司法通盤考量，原使用之商品或服務、地域、產銷規模、行銷管道等範圍均可能受限。

    筆者認為，現行實務對於「原使用之商品或服務」雖仍有爭議，但相較於修法草案各種「範圍」仍屬明確，故修法草案無疑增加了對善意先使用人之限制及不確定性，到底哪些經營行為不受商標權效力所及，倘非經訴訟程序恐難以明確，增加善意先使用人之經營風險及成本。故尚未申請註冊之老店、商號應留意，宜積極尋找合格的商標代理人(見後述第八點)評估申請註冊可行性，並討論如何避免經營上的不確定風險增加。

第36條第3款 (現行法)	第36條第4款 (修正草案)
在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。	在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之範圍為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。

 

三、建立對創作者更為友善的商標秩序

    現況：若商標有侵害著作、專利或其他權利，現行法以「侵害……經判決確定」為適用之前提要件，因此，實務上幾乎無適用該款之空間。

    草案：修正草案刪除之。筆者認為，此將建立對創作者友善的商標秩序，非常值得肯定。理由在於：

1. 商標圖樣上含著作權、設計專利之爭議時有所聞，但另啟民事爭訟之成本極高，以之為撤銷商標之前提要件，往往使個人創作者望而卻步。

2. 經過冗長司法訴訟、判決確定後，通常已超過商標評定之五年除斥期間。

3. 在處理姓名、商號、肖像等同屬於在先權利衝突時，並未要求必須「侵害……經判決確定」，唯獨在商標法第30條第15款要求，不甚合理。

    此外，修正草案更進一步將此納入不受五年除斥期間限制之事由，因此，商標申請係惡意重製他人創作這種常見的不得註冊情形，將不再受評定五年之限制。

商標法第30條第15款 (現行法)	商標法第30條第15款 (修正草案)
商標侵害他人之著作權、專利權或其他權利，經判決確定者。但經其同意申請註冊者，不在此限。	有他人之著作權、專利權或其他在先權利[1]者。但經其同意申請註冊者，不在此限。
商標法第58條第2項 (現行法)	商標法第58條第2項 (修正草案)
商標之註冊違反第三十條第一項第九款、第十一款規定之情形，係屬惡意者不受前項期間之限制。	商標之註冊違反第三十條第一項第九款、第十一款、第十五款規定之情形，係屬惡意者不受前項期間之限制。

 

四、擴大著名法人名稱之權利範圍

    現況：現行實務認為，「所稱有他人商號名稱，係指申請註冊之商標內容，有與他人商號名稱特取部分完全相同者而言」。

    草案：涵蓋「近似」於法人名稱之情形，回歸混淆誤認之虞判斷。

商標法第30條第14款 (現行法)	商標法第30條第14款 (修正草案)
有著名之法人、商號或其他團體之名稱，有致相關公眾混淆誤認之虞者。但經其同意申請註冊者，不在此限。	相同或近似於著名之法人、商號或其他團體之名稱，有致相關公眾混淆誤認之虞者。但經其同意申請註冊者，不在此限。

 

五、明定商標廢止註冊確定後之失效日期

    現況：被廢止商標失效日期涉及侵權損害賠償計算，但廢止爭議案所涉日期包括廢止申請日、處分確定日、廢止公告日等等，現行法失效日期不明確，且與行政程序法中有關行政處分確定失效日期均不相當。

    草案：由於商標廢止制度係審查商標註冊後在「申請廢止前」有無合法使用之情事，故修正草案新增商標法第66條第2、3項規定，商標經廢止確定者，溯及於「廢止申請日」失其效力。

商標法第66條第2、3項 (現行法)	商標法第66條第2、3項(修正草案)
--	商標之註冊經處分廢止確定者，其商標權自申請或依職權提起廢止之日後失其效力。 前項廢止之確定，準用第六十條之一第一項規定。
商標法第60-1條第1項 (現行法)	商標法第60-1條第1項 (修正草案)
--	商標之註冊經評定撤銷後，有下列情形之一者，即為確定： 一、未依法提起行政救濟者。 二、提起行政救濟經駁回確定者。

 

六、放寬申請廢止之門檻

    現況：針對商標迄未使用或繼續停止使用已滿三年之爭議案件，廢止申請前之廢止調查須提供相當之前提證據，申請後可能被認為調查不夠充分，現行審查實務將之歸於得補正事項。

    草案：修正草案刪除第65條第1項但書後，對於廢止申請之事證或理由是否具體明確，將更明確列於得補正事項，審查委員認為有必要時，應先行通知補正而非逕行駁回，廢止申請人將不再擔心調查不夠充分、被認定為無具體事證或其主張顯無理由駁回申請，較能維護廢止申請人之程序利益。

商標法第65條第1項 (現行法)	商標法第65條第1項 (修正草案)
商標專責機關應將廢止申請之情事通知商標權人，並限期答辯；商標權人提出答辯書者，商標專責機關應將答辯書送達申請人限期陳述意見。但申請人之申請無具體事證或其主張顯無理由者，得逕為駁回。	商標專責機關應將廢止申請之情事通知商標權人，並限期答辯；商標權人提出答辯書者，商標專責機關應將答辯書送達申請人限期陳述意見。

 

七、指示性合理使用之要件明文化

    現況：「商標合理使用」解釋上分為「描述性合理使用」及「指示性合理使用」，已行之有年。所謂「指示性合理使用」，係利用他人商標指示他人商品或服務來源的功能，來表示自己所提供商品或服務的內容或用途等，故現行法第36條第1款文義上已有「用途」一詞可供涵蓋。

    草案：根據草案說明，第36條第1款僅指「描述性合理使用」而言，故新增第36條第2款適用於「指示性合理使用」。此說明與現行實務有所出入。

    不論如何，畢竟「描述性合理使用」及「指示性合理使用」性質不同，分立為二款再加上「有使用他人之商標用以指示他人之商品或服務之必要」與「無產生混淆誤認之虞」二要件明文化後，可以更明確區分「描述性合理使用」及「指示性合理使用」，筆者樂見其成。

第36條第1款 (現行法)	第36條第2款 (修正草案新增) 指示性合理使用
以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者。	以符合商業交易習慣之誠實信用方法，為表示商品或服務之使用目的，而有使用他人之商標用以指示他人之商品或服務之必要，且無產生混淆誤認之虞者。

 

八、商標代理人資格及管理辦法

    現況：2011年刪除「商標師」規定後，現行商標代理人並未受有法律規範，產生商標代理案件品質參差不齊，申請人只能循民事救濟等代理人管理困境。故將商標代理人納入管理成為共識。

    草案：2017年雖已開始舉辦TIPA商標能力認證，但考量現今通過的商標代理人仍是少數，尚不足以組成一個特定團體，詳細資格取得或登錄、管理對象為個人或組織等執行面仍需時間討論。不論如何，既然勢在必行，草案先行賦予制度推行之法源依據，相關配套辦法想必已在研議中。

第6條第2項 (現行法)	第6條第2、3項 (修正草案)
商標代理人應在國內有住所。	商標代理人應在國內有住所；其以執行商標代理業務為專業者，應以下列情形之一者為限︰ 一、 律師或其他依法得 執行商標代理業務。 二、 具備申請商標註冊、評定或廢止案件相關事務之專業知識。 前項第二款之商標代理人；其資格之取得、撤銷、廢止及其他管理相關事項之辦法，由主管機關定之。

 

九、導入商標加速審查機制

    現況：現行法並無此機制，目前案件平均首通約5-6個月、審結平均約7-8個月，實踐上仍不時有商標申請人詢問是否能更快速獲知審查結果。

    草案：應產業需求呼聲，第14條新增第3項導入商標加速審查機制，適用於申請、評定及廢止等程序，未限制商標種類，亦未明定申請加速之時點，且不論目的是公益或私益，為了因應產業發展或民眾即時維護權利之必要，得依職權或據申請加速審查以符合縮短審查時間之需求。

    例如：配合國家政策或舉辦國際性活動需要（世大運標章之申請註冊）之公益目的，或遭侵權涉訟、商品上市、廣告行銷、國外商標申請需求等即時取得權利之私益目的，均可啟動加速審查機制。

第14條第3項 (現行法)	第14條第3項 (修正草案)
--	第一項案件涉及公益或有即時取得權利者，商標專責機關得依職權或據申請加速審查。

 

十、其他重要修正

1. 明確商標圖樣「部分」取得後天識別性或「部分」具功能性之權利範圍(草案第29條第3項、第30條第4項)：

    草案第29條第3項增加但書規定，係將現行審查實務明文化：商標圖樣「部分」取得後天識別性者，無須聲明不專用即可註冊。值得注意的是，現行審查實務係在商標圖樣「全部」取得後天識別性之情形始加註「依商標法第29條第2項規定核准」，倘商標圖樣中之「部分」取得後天識別性而毋須聲明不專用之情形，未來是否亦會如此加註以資明確？值得關注。

    而商標圖樣「部分」具功能性者，現行實務有以虛線方式呈現，亦有以實線並加上聲明不專用後呈現，修正草案則明定「其不能以虛線方式呈現者」，應聲明不專用，似明定以虛線方式呈現作為處理原則。

2. 明定商標法適格之申請主體(草案第19條第3項)：

    目前非法人團體申請商標註冊，以「非法人團體名稱+代表人名稱」作為申請名義人。修正草案則明定商標法適格之申請主體包括「自然人、法人、合夥組織、行政機關、依法設立登記之非法人團體或依商業登記法登記之商業等從事商品製造或提供服務之業務者」。

    畢竟非法人團體在社會活動上仍是合法存在的經濟體，有使用商業標識的必要，現今非法人團體(例如產銷班、工作室、校友會、事務所、紀念館……等等)之商業或非商業活動均甚為活躍，對外亦以團體名義為法律行為，從消費者權益及的角度亦有需要開放，故參考大法官釋字第486號解釋及原住民族傳統智慧創作保護條例、水利法施行細則等特別法，並因應商業主體於市場經營、組織發展之實際需求，為免代表人/負責人異動引發權利歸屬爭議，並保障交易安全、便於行政管理，依法登記之非法人團體權益歸屬明確，故開放可成為適格申請人。

3. 放寬主張優先權之程序要件(草案第20條第4項)：

    申請人仍應在三個月內提交優先權證明文件，但可提交任何證明受理之文件，不再限於必須提交「申請文件」。

4. 明確專責機關以電子方式為送達之授權依據(草案第13條)：

    此係將現行審查實務賦予法源依據。

 

[1] 與中華人民共和國商標法第三十二條前段用語相同（申請商標註冊不得損害他人現有的在先權利），然中國大陸商標法架構下「在先權利」經實務發展後涵蓋著作權、專利權、姓名權、字號權、商號權、商品化權……等等林林總總之在先權利，而臺灣現行法第30條已有各款具體規定可供涵蓋(事實上，針對臺灣現行法第30條第13、14、15款，曾討論是否將之整併為一個在先權利衝突條款)，第15款增加「在先權利」用語功能性不若中國大陸強大。

 

* 公聽會後版本見【智財新訊】http://www.king-craft.com.tw/news_detail.asp?nid=1941&spage=1&cid=

* 送行政院審查版本見【智財新訊】http://www.king-craft.com.tw/news_detail.asp?nid=2092&spage=1&cid=

 

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