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冠中智訊

冠中智訊第26期-|專利物語| 中國專利權利要求的修改可以擴大範圍?【冠中專業部】

2020/2/18

 

前言

    申請人在專利申請後,出於種種原因經常要求主動或被動修改。然而,基於先申請原則,一旦修改是屬於加入新事項(new matter)類型時,則一律不被官方所接受,而修改不屬於前述類型時,則需進一步判斷是否符合法規,本文將初步探討專利申請後能否刪除技術特徵進而擴大權利要求的範圍?祈望相關人員能有更進一步的辨識。

 

探討

    首先,「申請人可以對其專利申請文件進行修改,但是,對發明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍。」中華人民共和國專利法第33條定有明文。之所以規定修改不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍,是因為中國專利制度採用的是先申請原則。如果允許申請人對申請文件的修改超出原始提交的說明書和權利要求書記載的範圍,就會違背先申請原則,造成實體審查上的困擾也對其他申請人不公平。

(一) 允許的修改態樣

其次,《專利審查指南》針對權利要求書允許的修改列舉了後述幾種態樣:「通過增加或變更獨立權利要求的技術特徵,或者通過變更獨立權利要求的主題類型或主題名稱以及其相應的技術特徵,來改變該獨立權利要求請求保護的範圍;增加或者刪除一項或多項權利要求;修改獨立權利要求,使其相對於最接近的現有技術重新劃界;…」。因此,對於上述修改,只要經修改後的權利要求的技術方案已清楚地記載在原說明書和權利要求書中,就應該允許。

(二) 不允許的修改態樣

然而,《專利審查指南》針對權利要求書也規範了不允許修改的態樣,亦即只要通過增加、改變和/或刪除其中的一部分,致使所屬技術領域的技術人員看到的資訊與原申請記載的資訊不同,而且又不能從原申請記載的資訊中直接地、毫無疑義地確定,這種修改就是不允許的。例如(案例一):

權利要求

原申請記載實施例

ABCD

→修改為:ABCD

ABCD

(三) 刪除部分技術特徵

其中值得注意的是,針對不允許的修改態樣中「刪除其中的一部分」的規定,也就是如果申請人刪除了權利要求中的其中一技術特徵時是否可被官方接受?

針對此,《專利審查指南》針對權利要求書「刪除其中的一部分」的型態有:

1. 從獨立權利要求中刪除在原申請中明確認定為發明的必要技術特徵的那些技術特徵,即刪除在原說明書中始終作為發明的必要技術特徵加以描述的那些技術特徵;

2. 或者從權利要求中刪除一個與說明書記載的技術方案有關的技術術語;

3. 或者從權利要求中刪除在說明書中明確認定的關於具體應用範圍的技術特徵。

    由此可見,雖然刪除權利要求的技術特徵是不被允許的,但是所刪除的技術特徵應是要進一步檢視是否為發明的必要技術特徵,如是則違反專利法第33條的規定,反之則無。而當所刪除的技術特徵不是為發明的必要技術特徵時,無形之中就擴大了權利要求的範圍。例如(案例二):

權利要求

原申請記載實施例

ABCD

→修改為:ABCD

1.      ABCD

2.      ABC

 

結語

    中國大陸針對修改相當嚴謹,特別是在答覆專利局發出的審查意見通知書時,不得再進行主動修改。也就是在答覆審查意見通知書時的修改,一旦主動刪除獨立權利要求中的技術特徵,擴大了該權利要求請求保護的範圍,即使該主動修改的內容沒有超出原說明書和權利要求書記載的範圍(例如前述案例二),這種修改仍不被官方所接受,因此,申請人如在專利申請後發現專利範圍界定過窄,建議在答覆專利局發出審查意見通知書前進行主動修改,以符合修改的相關規定,否則僅能以所刪除的技術特徵不是為發明的必要技術特徵進行答辯。

 

 

【以上論述僅屬作者個人觀點不代表本所立場。歡迎註明出處後轉載。】

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