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冠中智訊

冠中智訊第28期-|商標案例| 水貨商、經銷商和品牌商大亂鬥─惡意搶註者漁翁得利?(上)【張甘穎 商標專員】

2020/7/15

    在商標註冊主義及屬地原則下,當國外商品進入國內後,應經內國商標權人同意,則未經同意者,是否侵害內國註冊商標而應負民、刑事責任?「PHILIP B.案」激起了國內討論商標權利耗盡的浪花,且產生了非常值得拜讀的法律判決。筆者對原、被告的不懈奮鬥以及各方法律人馬的戮力研究表示崇敬。

    商標法應兼顧保障商標權人、消費公眾、市場競爭及工商秩序,在權利耗盡議題下,商標權人利益之保護與價格競爭(消費公眾之保護)、自由貿易(市場競爭及工商秩序之保護)等利益有所衝突,換了立場想當然耳換了腦袋,政策上如何平衡各方利益?歷史還在繼續被創造,恐怕真理永遠不只有一個。本文嘗試以案例方式呈現天平兩端之間的型態,期望以4D角度窺見商標權利耗盡堂奧之一隅。

法規及解釋

    商標法第36條規定不受他人商標權之效力所拘束之情形,其中,第2項規定:「附有註冊商標之商品,由商標權人或經其同意之人國內外市場上交易流通,商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後,發生變質、受損,或有其他正當事由者,不在此限。」根據1993年立法及2011年修法意旨,本條項即為「權利耗盡」之明文,且明定採「國際耗盡原則」。

    可見,商標法上並無「真品平行輸入」之詞,所謂「真品」指國外商標權人合法貼附商標之真正商品,係相對於偽造仿冒等不法貼附商標之商品而言;「平行輸入」則是指第三人未得到國內商標權人或經銷商同意而進口輸入商品,是兩個並行的輸入行為[1]。此外,值得注意的是:

一、在「商標註冊屬地原則」下,一國註冊商標權之內容、範圍及效力,當依該註冊國之規定為之,所討論之商標權是否應耗盡,亦指內國商標權,商標法之規範內容不會觸及依照其他國家法律取得他國商標權之人。因此當附有註冊商標商品第一次投入的市場是在國外時,本項應詮釋為「該商品是由『內國商標權人或經內國商標權人同意之人』在國外流通時,始發生『內國商標權人』不得就該商品主張商標權之效果[2]。因此,國外商標權人A之附有甲商標商品,若欲流通到我國內市場,則必須係經我國註冊甲商標之權利人B同意流通於市場之商品,且必須無發生變質、受損,或有致甲註冊商標信譽受損等情事,方得引據前揭商標法第36條第2項規定主張不侵權之抗辯[3]

二、「商標權人或經其同意之人」範圍為何?在國內外商標登記之權利人不同時,即落入是否為「經其同意之人」的範圍探討。在具有控制從屬關係之企業間有適用之爭議較小,但在「經濟上關聯」之範圍應擴張到何種程度?則爭議較大。這是因為商標權人與其具有控制從屬關係之企業間具緊密的法律上及經濟上關聯性,由商標權人或其具有控制從屬關係之企業間所為的商品交易流通,可推定商標權人已從中取得其所設定的商標價值對價,故不再繼續讓商標權追及到商品後續的再度交易流通,但若僅僅只是低度的「契約或經濟上關聯」而企業間獨立運作之情形下,則生爭議。

三、如果附有註冊商標商品於市場上的交易流通,並不是由商標權人或經其同意之人所為(與國內商標權人毫無關聯的第三人),相同之商標在各國只是偶然巧合地被創造出來,縱然是在外國適法貼附同一商標之商品,惟其對於屬地主義的國內商標權人而言,並非所謂「真品」(真正商品),自然就沒有第36條第2項規定的適用,該輸入之商品屬於侵害商標權之仿冒品。因此,只有當輸入之商品源自國外有權利之人,且該權利人與國內商標權人有法律上或經濟上之關聯性時,才是真品平行輸入。

四、最後,根據第36條第2項文義:「商標權人不得就該商品主張商標」,故在商品本體以外另貼附中文標籤,或在販賣商品之頁面上、廣告文宣上則無權利耗盡之適用,惟法院可能援引的36條的1項的1款規定認商品本體以外之商標使用屬於描述性合理使用:「其在介紹網頁上使用『PHILIP B』亦僅在說明該產品名稱,該等使用方式符合交易習慣之誠實信用方法,依上開規定非作為商標使用,自不構成侵害系爭商標權」;「被告貼附上開標示乃依化粧品衛生管理條例之要求加註品名、保存期限、成分名稱以及輸入業者之資訊,其中的『PHILIP B髮質調理活力精華油』為表示商品名稱之必要說明,非作為商標使用,亦無商標權之侵害可言」[4]

 

案例探討

【案例一】:外國商標權人B為台灣商標權人A之經銷商、代理商、母子公司或受託製造者,C向B購買商品後平行輸入台灣販售。

    此時,雖然國內外之商標權人A與B是不同人,但事實上該些人將商品在國外市場流通商品之行為,理論上亦是得到內國商標權人同意,且內國商標權人已從中取得報酬或經濟利益(若為母子公司則報酬歸屬同一集團,若為經銷商代理商或受託製造者,內國商標權人會取得授權金或銷售商品報酬),不論是從第一次銷售理論的對價平衡觀點,或自商標表彰商品來源或品質保證之功能觀點,不論B是A之經銷商、代理商、母子公司、受託製造者,均可解為商標法第36條第2項前段所稱「經其同意之人」,是內國商標權人A不得禁止平行輸入[5]

【案例二】:台灣商標權人A與外國商標權人B無任何關聯,B欲進口產品到台灣,為免商標侵權,向A取得商標專屬授權。後B退出台灣終止授權,A自行製造產品銷售。多年來,C向B購買商品後平行輸入台灣販售,A、B終止授權後仍有庫存持續銷售。

    根據臺灣彰化地方法院104年智易字第2號刑事判決:「依被告購入本案保養品之時間,自無法排除本案保養品乃美國H2O PLUS公司於101年3月2日上開契約終止前所生產銷售,基於權利耗盡原則,告訴人池袋公司既然曾授權水貝爾股份有限公司使用『H2O』商標,而水貝爾股份有限公司亦輸入美國H2O PLUS公司之『h2o+』保養品在國內販賣,即不得對間接自美國H2O PLUS公司購買本案保養品之被告,主張商標權之侵害。」因此,最終法院認為被告商品來源正當,不致使告訴人或其授權使用公司之信譽發生損害,判定不構成商標權之侵害。

    本案例與前述案例一類似,C所銷售之商品極可能是B在商標專屬授權契約終止前所生產,則不論是從第一次銷售理論的對價平衡觀點,或自商標表彰商品來源或品質保證之功能觀點,可認B為商標法第36條第2項前段所稱「經國內商標權人A同意之人」,因此A不得禁止C之真品平行輸入行為。

    值得探討的是,隨著時間推移,C是否仍可持續進行「真品」平行輸入?由於個案中A與B並無關連,只是A行使商標權的方式有幾年是專屬授權國外廠商B使用,該契約終止後,A在台灣基於商標權人之地位自行生產銷售之產品與B不同,A以表彰自身商譽之方式使用商標,雖因先前授權B而無法立即產生獨立商譽,惟從第一次銷售理論的對價平衡觀點,或自商標表彰商品來源或品質保證之功能觀點,可以推測,C在庫存售罄之後,若仍持續採取多年來相同之商業模式由B進貨致台灣銷售,恐怕遲早會陷入對A商標侵權之泥淖中。

 

[1] 智慧財產法院106年度刑智上易字第11號刑事判決(裁判日期:民國109年04月23日)。

[2] 智慧財產法院106年度刑智上易字第11號刑事判決(裁判日期:民國109年04月23日)。

[3] 王義明,論主張真品平行輸入之界限―以商標法規範為中心,智慧財產權月刊第230期,2018年2月,頁18(引自經濟部智慧財產局105年2月26日(105)智商20550字第10580101960號函釋)。

[4] 智慧財產法院106年度刑智上易字第11號刑事判決(裁判日期:民國109年04月23日)。

[5] 智慧財產法院106年度刑智上易字第11號刑事判決(裁判日期:2020年04月23日)。

 

【以上論述僅屬作者個人觀點不代表本所立場。歡迎註明出處後轉載。】

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