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冠中智訊第28期-商標法上之真品平行輸入與權利耗盡原則―我可以進口水貨嗎?【陳冠瑋實習律師、郭峻誠律師】

2020/7/15

壹、前言

    所謂「水貨」並非「仿冒品」,而係「真品」。而所謂真品平行輸入大略之意義為台灣貿易商自國外進口產品來台灣販售,而台灣就該商品也有一個合法代理商的情形。而可否為真品平行輸入之行為,涉及到權利耗盡原則。而近期智慧財產法院跟最高法院就同一商標間國內商標權人與國外商標權人不同但彼此間有授權或法律關係時,平行輸入商可否對國內商標權人主張權利耗盡而合法平行輸入真品,產生不同見解,此爭議對台灣商標權人之權益產生重大影響,以下將分別介紹真品平行輸入合法性之變遷、權利耗盡原則與真品平行輸入之關聯,商標權分屬不同權利人時權利耗盡原則之適用。

 

貳、真品平行輸入之意義與合法性之變遷

一、真品平行輸入之意義

    智慧財產法院100年度民商上更(一)字第1號判決認為:「所謂「真品平行輸入商品」,俗稱「水貨」,是指進口商未獲得本國代理商授權或同意,自國外輸入本國,而在本國所販賣之相同商標商品,因該商品貨源終端同係源自於商標權人,故仍屬真品。

 

二、肯定見解:81年台上字2444號民事判決要旨

    真正商品之平行輸入,其品質與我國商標使用權人行銷之同一商品相若,且無引起消費者混同、誤認、欺矇之虞者,對我國商標使用權人之營業信譽及消費者之利益均無損害,並可防止我國商標使用權人獨占國內市場。控制商品價格,因而促進價格之競爭,使消費者購買同一商品有選擇之餘地,享受自由競爭之利益,於商標法之目的並不違背,在此範圍內應認為不構成侵害商標使用權。

 

三、否定見解:台灣台北地方法院80年度訴字803號判決要旨

    惟查我國商標法系採屬地主義,依我國商標法取得註冊之商標,其成立、移轉及保護等均依我國法律規定,且僅限於我國領域內,並不及於他國領域,亦不受發生在他國事實之影響。

 

四、小結

    真品平行輸入是否合法,於民國82年時修正商標法,以立法之方式允許真品平行輸入,而這個法條迭有修正,以下介紹82年最初之立法以及目前最新之修法條文:

(一)民國82年12月22日修正

    商標法23條第3項規定:「附有商標之商品由商標專用權人或經其同意之人於市場上交易流通者,商標專用權人不得就該商品主張商標專用權。但為防止商品變質、受損或有其他正當事由者,不在此限。」。立法理由:「第三項新增。附有商標之商品由商標專用權人或經其同意之人於市場上交易流通後,商標專用權即已耗盡,對於持有或繼續行銷該商品之第三人,不得再為主張商標專用權。但為防止商品變質,受損或有他正當事由者,不在此限,爰參酌商標耗盡理論,予以明定。

(二)民國100年6月29日修正

    商標法36條第3項:「附有註冊商標之商品,由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通,商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後,發生變質、受損,或有其他正當事由者,不在此限。」

 

參、權利耗盡原則與真品平行輸入

 

一、權利耗盡原則意義

    智慧財產法院 103年民商上字第17民事判決:「所謂權利耗盡原則或首次銷售理論,係指商標權人或被授權人在市場上將附有商標之商品第一次銷售或流通時,即已取得報酬,故附有商標之商品由製造商、零售商至相關消費者之垂直轉售過程已存在商標之默示授權使用,故商標權已在商品第一次販賣時耗盡,當商品於市場繼續流通時,商標權人即不得再主張其商標權,商品購買人得自由使用或處分商品。

 

二、平行輸入與權利耗盡原則之關聯

    以上介紹了權利耗盡原則之意義,而其與真品平行輸入的關聯性為何?貿易商是否得平行輸入真品,主要之依據為我國商標法採取哪何種權利耗盡原則。權利耗盡原則可分別為國內耗盡、國際耗盡跟區域耗盡:

(一)國內耗盡

    所內國內耗盡,意思是當商品之散布發生地是國外時,該商品不得平行輸入至國內;但系爭商品之散布地是國內時,該商品才得平行輸入至國內[1]

(二)國際耗盡

    當商品之散布地為國外時,該商品得平行輸入至國內;但若系爭商品之散布地為國內時,該商品仍得平行輸入至國內[2]

(三)區域耗盡

    歐盟商標之立法例,採取「區域耗盡原則」(又被稱為歐盟耗盡)之立法,當商品散布地為區域內之國家時,該商品得平行輸入至區域內之國家;只是若系爭商品散布地是區域外之國家時,該商品就不得平行輸入至區域內之國家[3]

 

三、我國法下之權利耗盡原則

(一)國際耗盡

    商標法36條第3項規定:「附有註冊商標之商品,由商標權人或經其同意之人於【國內外】市場上交易流通,商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後,發生變質、受損,或有其他正當事由者,不在此限。」。修正理由:「(一)本項為商標權國際耗盡理論之揭示。原條文中之「市場」,包括未明示之「國外市場」,為明定本法係採國際耗盡原則,爰增列「國內外」等文字。

(二)國際耗盡原則之例外

    商標法36條第3項有一個但書「但為防止商品流通於市場後,發生變質、受損,或有其他正當事由者,不在此限。」智慧財產法院103年度民商上字第17號判決謂:「商品遭變動後,客觀上足以影響相關消費者決定購買商品之意願或購買商品之價格,經變動部分致相關消費者混淆誤認之虞,因該等遭變動後之商品與原商品間,有實質之差異,則不適用權利耗盡原則。」

 

肆、同一商標之商標權分屬不同權利人時權利耗盡原則之適用

 

    同一個商標在國內外分屬不同權利人而國內商標權人與國外商標權人彼此間有授權或法律關係時,於外國商標權人出售商品時,國內商標權人是否有權利耗盡原則的適用?

 

一、法院判決

(一) 智慧財產法院105年度民商訴字第14號、智慧財產法院105年度民商上字第14號判決:

 

1.商標法第36條第2項前段規定:「附有註冊商標之商品,由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通,商標權人不得就該商品主張商標權。」係指商標由商標權人或經其同意之人標示於商品上並於市場上交易流通,則權利人不得就該商品主張商標權而禁止該商品嗣後轉售,亦即商標權於第一次放入市場銷售時已耗盡,二次行銷或消費者的使用或轉售,不受商標權效力所拘束。所謂權利耗盡原則,又分有「國內耗盡」與「國際耗盡」,商標法係採國際耗盡原則,指商標權人對於經其同意而流通於市場之商品,不問第一次投入市場在國內或國外,都不能再主張權利。

 

2.原告主張系爭商品係向「PHILIPB」官網訂購,並據提出訂單及發票,以附其說,被告亦稱經向PHILIPB原廠確認原告在美國購買系爭商品,並支付百分之9之加州稅等語(本院卷第161頁),是系爭商品係原告在美國本土所購買之商品。又系爭商標及「倒立花束設計圖」商標之商標權人均係PHILIPSCOTT,INC.(CALFORNIACOR6PORATION),DBAPHILIPB,INC(下統稱PHILIPB公司),有被告提出美國專利商標局之商標註冊證影本附卷可按系爭商標及「倒立花束設計圖」商標在我國之商標權人均係被告,有中華民國商標註冊證在卷可憑(本院卷第29頁、第29-1頁)。承上,系爭商標及「倒立花束設計圖」商標在美國及我國之商標權人分別歸屬不同之權利人。誠如前述,系爭商品係原告在美國加州向美國之商標權人PHILIPB公司購買,依權利耗盡原則,美國之商標權人PHILIPB公司在市場上將附有系爭商標之商品第一次銷售或流通時,即已取得報酬,故其在第一次販售系爭商品時其商標權即已耗盡,當系爭商品於市場上再度流通時,原則上美國之商標權人PHILIPB公司即不得再就系爭商品主張商標權。採「國際耗盡」則系爭商品第一次經美國之商標權人PHILIPB公司同意於市場上流通後,即已產生權利耗盡,無論在美國之國內或國外,美國之商標權人PHILIPB公司即不得對系爭商標主張權利。

 

3.被告係系爭商標在我國之商標權人,其並未販售系爭商品予原告,並未從系爭商品之銷售或流通取得報酬,被告之系爭商標權並未因第一次之販賣系爭商品而耗盡,是原告自不得就其向美國之商標權人購得之系爭商品,向未曾出售系爭商品之我國商標權人即被告主張權利耗盡。

 

4.按商標之主要功能在於表彰商品及服務之來源而具行銷用途,原告未經被告同意使用系爭商標販售其非自被告販入之標示系爭商標之商品,實已侵奪被告為行銷系爭商標商品所投資之行銷成本、所建立市場知名度及市場占有率,原告所為難認符合我國商標法第1條所揭櫫之「保障商標權及消費者利益」暨「維護市場公平競爭」等立法目的,是原告未經被告同意自國外輸入至國內販售使用系爭商標之系爭商品,並使用系爭商標行銷,難謂適法。

 

5.因此,商標法第36條第2項商標權耗盡原則,其適用對象本為附有商標商品於第一次銷售時國內外商標權人為同一人之情形。

 

6.綜上,原告就系爭商品不得對被告主張權利耗盡,且原告以系爭商標行銷商品有礙市場公平競爭,俱如前述,是原告請求確認被告於2014年3月1日向智財局申請核准取得系爭商標,對原告自2016年1月7日後向「PHILIPB」官網訂購之「PHILIPB」真品平行輸入之系爭商品,不得向原告主張商標權並不得以商標權人禁止原告於各大通路販售,並無理由,應予駁回。

 

(二)最高法院108年度台上字第397號判決

 

1.附有註冊商標之商品,由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通,商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後,發生變質、受損,或有其他正當事由者,不在此限。商標法第36條第2項定有明文。觀其立法意旨,採商標權國際耗盡原則,指商標權人對於經其同意而流通於市場之商品,倘無同條項但書之情形,不問第一次投入市場在國內或國外,都不能再主張其權利,明文承認真品平行輸入之正當性。

 

2.商標權人以相同圖樣自行或授權他人於不同國家註冊商標,雖然在屬地主義概念下是不同的商標權,但其圖樣相同,本質上排他權的發生亦源自於同一權利人,不同國家之商標權人,只要彼此具有授權或法律上關係,亦對經授權註冊之商標權人發生耗盡結果。PHILIPB公司係「PHILIPB」商標在美國註冊之商標權人,並同意被上訴人在我國註冊為該商標之商標權人。附有「PHILIPB」商標之系爭產品係上訴人向美國原廠PHILIPB公司所購買。果爾,系爭產品由美國原廠之PHILIPB公司出售流通於市場後,倘無發生變質、受損之虞或有其他正當事由等情形,則系爭商品所附之「PHILIPB」商標之權利耗盡,是否未及於經PHILIPB公司同意在我國取得同一圖樣商標權之被上訴人?原審未察,逕謂被上訴人未自系爭商品第一次銷售或流通時取得報酬,商標法第36條第2項規定權利耗盡原則僅適用於國內外商標權人為同一人之情形,而為不利上訴人之判斷,不無違誤。

 

二、代結論

    從智慧財產法院的判決跟最高法院判決意旨中,就同一商標在不同國家註冊而分屬不同權利人,國內商標權人與國外商標權人彼此間有授權或法律關係時,平行輸入商品貿易商是否得向國內商標權人主張權利耗盡原則,其實可以從幾個面向思考。第一,從消費者的角度而言,如允許平行輸入商對國內商標權人主張權利耗盡,那比較能促進市場競爭,商品之不同來源間因貿易手法的不同而有價格間的落差,消費者就商品能有更多價位可以選擇,也可以防止台灣商標權人獨佔台灣市場。但若從台灣商標權人之觀點來看,開發台灣市場時往往需要投入大量的勞力、時間及費用,若允許貿易商在台灣商標權人打下知名度與商品市占率之後,平行輸入自國外原廠購得之商品,侵奪台灣代理商的市場,如此對於台灣代理商而言是重大的損害與經濟上之不利益。最高法院目前的見解似乎是對於台灣商標權人而言系較為不利之見解,發回智慧財產法院更審之後,智慧財產法院是否會遵照最高法院發回之意旨,還是會另尋出路發展出不同於最高法院的看法,值得繼續觀察並注意。

 

 

 

[1] 陳匡正,真品平行輸入於國內外商標權人不同時,是否有耗盡原則之適用?-評智慧財產法院105年民商上字第14號民事判決,中正財經法學,17期,頁106。

[2] 陳匡正,真品平行輸入於國內外商標權人不同時,是否有耗盡原則之適用?-評智慧財產法院105年民商上字第14號民事判決,中正財經法學,17期,頁106。

[3] 陳匡正,真品平行輸入於國內外商標權人不同時,是否有耗盡原則之適用?-評智慧財產法院105年民商上字第14號民事判決,中正財經法學,17期,頁106;陳昭華,商標法之理論與實務,三版,元照出版有限公司,2017年6月,頁180。

 

 

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