誠信為冠　敦厚為中

◎本文作者：冠中國際專利商標事務所　林義杰 副總 【本文版權所有　歡迎註明出處轉載】

在美國設計專利申請的實務上，通常申請人案件遭核駁後，其後續可以再採取的手段選擇性較多，並非只有單純直接就引證案答辯或選擇放棄而已，申請人其實能夠採取主動，在合於法規及細則的規定範圍內針對申請專利範圍進行適當程度的修正或補充，使其外觀特色
更趨明顯，呈現出所謂可具識別性的差異，如此將有助於後續的爭取獲准，那麼申請人因為採取對應的方式一旦
增多，其後續應運衍生而出的相關設計案件數量也將隨之而變得更多，從而也會使得物品可受到保護的程度更加的完備，因此設計專利的申請如今已普遍引起更多申請人的關注。

　　而當提到美國設計專利的修正，就必須順便提到其是否導入”新內容（new matter）”，兩者是息息相關的，美國設計專利有關新內容之規定與發明專利相同，都是依據美國專利法及其施行細則的規定，也就是申請人收到USPTO的核駁理由的通知時，可就專利申請案原所揭露之內容進行修正，惟其修正後之內容不得導入新內容。

所謂的不得導入新內容，是指設計專利申請專利範圍的修正必須是在原始說明書或圖式為先前基礎的前提下始可為之，對於未在原申請時說明書或圖式的先前基礎所作的修正將會被視為是導入新內容。設計專利的申請專利範圍是以申請案中圖式所揭露的實線為準，在原始申請案揭露的內容基礎下，是可以透過修正來擴張或限縮申請專利範圍。

美國設計專利的修正最為常見的就是透過提出CA案的申請來達成，所謂的CA案指的是在原申請案放棄或授予專利權之前所提的另一件申請案，CA案的申請人必須相同或少於原申請案的申請人，CA案所揭露之內容必須與原申請案相同，而只有申請專利範圍（claims）不同，且不得導入新內容，換言之，提出CA案的申請最主要的目的，是在於CA案可享有原申請案有效申請日的利益，也就是CA案可以主張以先申請案的申請日作為審查專利要件的判斷基準日，如此該原申請案才可以在權益上繼續獲得延續。

此外，實務上對於判斷設計專利的修正是否具有導入新內容的情形，美國審查基準對於設計專利是否導入新內容其判斷依據係如下：

下列會被認定是導入新內容----

1、設計專利的輪廓有改變情形。

2、設計專利變更圖式中的斷線（例如，邊界線）位置。

3、設計專利刪除立體表面的結構（例如，珠飾、溝槽或肋條）。

而下列會被認定是未導入新內容----

1、設計專利將實線改為虛線。

2、設計專利將虛線改為實線。

3、設計專利刪除平面的、附加表面的圖面（例如，圖案）。

4、設計專利在“既存實線末端”新增直的斷線以連接其邊界。

有關設計專利修正後是否超出原申請時所揭露之範圍，其實認定上不容易以概括的標準來掌控，常會因個人見解的不同而爭議不斷，事實上從目前已公開的美國設計專利公報中，我們就可以發現有一些已核准的CA案明顯與審查基準的規定似有不符情形，惟其仍然可以獲得核准，判斷上的確值得再加商榷，不過也不要因為有不公平、不公正的事實存在就放棄對設計專利後續的爭取，利用CA案的續爭的確是一種好的方式，為避免有造成導入新內容的情形發生，如有必要，對於原申請案建議在內容中盡可能的針對單一設計外觀提出許多不同申請範圍的圖式，也就是從主張整體設計到主張局部設計的特徵都具備，以多實施例的型態提出申請，如此初次審核一旦無法獲得核准，無形中後續可供爭取的空間也將會放大許多，至少比較不容易有產生導入新內容的情形者。