誠信為冠　敦厚為中

◎本文作者：冠中國際專利商標事務所　陳建成主任  【本文版權所有　歡迎註明出處轉載】

在美國法律來源中的普通法常受到案例判決影響，常有認事標準的改變，尤其常見於智慧財產權相關的案例判決中，以美國最高法院（the Supreme Court of the United States）於2014/6/2做出 Nautilus v. Biosig 案的判決為例，即認定美國聯邦巡迴上訴法院（the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit ,CAFC）過往在判斷專利請求項是否符合明確性要件（definiteness requirement）所採用判斷該請求項是否可經修正而做出解釋（amenable to construction）或是否具有無法解決的語意不清（insolubly ambiguous）等判斷標準，並不符合美國專利法對於明確性要件之要求，因此針對明確性要件判斷標準重新定義，而影響及往後審查或者法院判斷明確性標準甚深,實有探討之必要，容后詳述之。（本案系爭專利US5,337,753 Filing date：Jun, 9, 1992適用舊法規定（the Leahy-Smith America Invents Act ,AIA），即修法生效前的美國專利法第 112 條 2 項 （35 U.S.C. § 112, ¶2），而在AIA生效後，該條規定內容被微幅修正並被修改條項號為 35 U.S.C. §112(b)。）

以下僅就CAFC對於系爭專利請求項是否滿足明確性的見解整理如下：

1. 如果請求項的範圍根據其說明書內容與審查歷史（內部證據）都無法讓相關技術人員了解該發明所界定的範圍，才可以因為不明確而無效專利。

2. 除非是權利範圍有無法解決的模糊（insolubly ambiguous），否則在權利範圍可以透過修正建構（Amenable to Construction）時，不能排除具有明確性的可能。

而美國最高法院對於滿足明確性要件所爭執可容許的不精確程度之見解為：

美國專利法第112條之規定，在考量對於明確性所容許的不精確性程度，必須維持一個「細緻的平衡」（delicate balance）。一方面,明確性要件必須考量到語言的固有限制，並認知到少量的不確定是確保發明適當誘因的必要代價，以及專利公開發明資訊的對象並非律師或一般公眾，而是所屬技術領域中具備通常知識者。另外，專利之申請專利範圍必須足夠精確到能清楚公開其所描述的發明，藉以告知公眾其權利未能制約的開放空間範圍為何，否則便會出現不確定地帶（zone of uncertainty），讓商業行為或實驗可能誤觸而有成立侵權行為之風險，是以若無有意義的驗證明確性要件，專利申請人便有相當誘因在其專利請求項中加入可曖昧模糊解釋的空間。

駁回重作審定的原由：

最高法院對此案例也表示他們並非是要宣告一個明確性的新標準，只是反對CAFC針對本案中明確性所容許的不精確性程度問題的爭執，訴諸一個沒有定向的判斷標準。其認為CAFC容忍的不明確並沒有滿足35 U.S.C. § 112, ¶2對於明確性的要求。因此認為本案的判斷如果採用了”沒有無法解釋的模糊(not insolubly ambiguous)”作為是否不明確的認定是為一錯誤的引導，甚至認為如此將”滲透”整個CAFC判斷明確性的判決來說明其嚴重性；最高法院的態度其實沒有新意，但卻導正CAFC有些偏差的判斷原則（直指not insolubly ambiguous）；最高法院法官重提到專利的基本定義，就是政府提供發明人一段時間內的獨佔權（limited monopoly），因此專利揭露以及要求某個範圍的獨占性時，包括其目的是要與先前技術區隔，其範圍的”邊界”理應清楚。特別是案例中系爭專利為一種改良型專利，並非開創，其在範圍的界定上應該更為明確。

因此總結本案所確立明確性的判斷標準可概分以下四項：

1. 應以專利所屬技術領域中具備通常知識者的觀點來為之。

2. 請求項應配合該專利說明書的描述與該案審查歷程來解讀。

3. 明確性判斷時點應為專利申請日。

4. 因應個案調和考量對於明確性所容許的不精確性程度.

如此之觀點，對於明確性的判斷標準的影響，筆者認為並不能只是以”沒有無法解釋的模糊”為單一的判斷條件，尚需考慮前述四項標準以為調和，而使得明確性判斷更為周嚴衡平，其中，特別指出明確性的界定尚需考量審查歷程，即專利於獲准的過程中，任何的修正變得十分的重要，實為權利人必須重視的細節。

備註:法條參照

35 U.S.C. § 112, ¶2

The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming  the subject matter which the applicant regards as his invention.

專利說明書應以一或多項請求項做為結論，以其特別指明並明確描述申請人認為是其發明的標的。

35 U.S.C. §112(b)

The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the inventor or a joint inventor regards as the invention.
專利說明書應以一或多項請求項做為結論，以其特別指明並明確描述發明人或共同發明人認為是其發明的標的。