誠信為冠　敦厚為中

◎本文作者：冠中國際專利商標事務所　張凱翔 資深工程師【本文版權所有　歡迎註明出處轉載】

案情簡介：(請參見圖１時間軸)

申請人先向中國知識產權局提出發明專利，並於發明專利公佈前提出新型專利並獲准新型專利權。其中，發明專利的權利要求1、2與新型專利的權利要求1、2請求保護的技術特徵完全相同。

發明專利進入實質審查後，審查意見指出：「申請人於2011年1月8日提出的實用新型專利申請已於2011年9月21日獲得授權，該專利權利要求1-2與本申請的權利要求1-2為同樣的發明創造，因此本申請權利要求1-2不符合專利法第9.1條同樣的發明創造只能授予一項專利權的規定。由於申請人沒有在申請日提交“聲明本發明在同日申請實用新型專利”，申請人只能通過修改本申請權利要求，不能通過放棄已獲得的實用新型專利權的方式，來克服重複授權的缺陷。」

Ｑ１：兩案的權１、權２被認定是同樣的發明創造，為何不能透過放棄新型專利權，以克服重複授權的缺陷，使發明案獲准？

根據中國專利法施實細則第41.2條，“同一申請人在同日（指申請日）對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利的，應當在申請時分別說明對同樣的發明創造已申請了另一專利；未作說明的，依照專利法第9.1條同樣的發明創造只能授予一項專利權的規定處理”。由上可知，符合中國專利法一案兩請的要件包括：同一申請人、同日申請、應當在申請時聲明一案兩請。本案例的發明專利、新型專利雖為同一申請人，但非同日申請，故不適用於專利法第9.1條一案兩請時，“申請人得透過聲明放棄該實用新型專利權的，以被授予發明專利權”的規定。

此外，就新型專利與發明專利的專利權接續關係觀之，同一申請人在同日（指申請日）對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利的(符合一案兩請要件)，同樣的發明創造自實用新型專利權公告日起至發明專利權公告日止是受實用新型專利權保護，在發明專利權公告日起是受發明專利權保護，二項專利權期間不重疊而接續進行。然而，本案例因不符合一案兩請要件，因此發明專利授予專利權後，其專利權係始於發明專利申請日，將導致與新型專利申請日起至發明專利公告日期間的專利權重疊，未能克服重複授權的問題。

Ｑ２：是否有其他方法，可在不修改限縮發明專利權１、權２的情況下，以保護期限較長的發明專利權保護權１、權２的技術內容？

根據中國專利法第45條，任何單位或者個人認為該專利權的授予不符合本法有關規定的，可以請求專利復審委員會宣告該專利權無效。又，專利審查指南的第四部分第3章第3.2節進一步對以專利權人為請求人的專利無效請求提出下限制：(1)專利權人不得請求宣告專利權全部無效；(2)專利權人所提的証據必須是公開出版物；(3)請求人必須是共有專利權的所有專利權人。由上可知，要對中國專利進行授權後修改，只能主動提出無效宣告請求；因此，本案例是可以透過對新型專利提起無效宣告之途徑，經修改新型專利的權1、權2，達到維持發明專利權1、權2之目的。

應注意的是，由於本案例的發明專利與新型專利不屬於一案兩請，彼此間沒有關聯，因此新型專利被無效的審查期間，發明專利不會因此而中止審查，待發明答辯期限到期，如未修改克服造成重複授權的缺陷，將以不符合專利法第9.1條的規定駁回發明專利。但發明被駁回後，可以在規定時間內提起復審。

此外，對新型專利提起無效宣告，需要提出引證文件，等同置新型專利於危險中，所提的引證文件日後有可能再為其他人用於無效宣告該新型專利的引證文件，甚至於對發明專利權不利。

又，專利法第9.1條雖屬於無效理由之一，但審查指南中未針對以該法條作為爭點的對比文件適格條件進行說明。因此，無效新型專利的方案中，如以不符專利法第9.1條為由提起無效宣告時，發明專利應是能夠作為的適格對比文件，且本案例的發明專利由於公佈在新型專利的申請日之後而不能作為評價新穎性和創造性的對比文件。

總結：

誠如上文所述，由於本案例的發明專利非評價新型專利創造性的適格對比文件，因此筆者認為，處理之模式可對發明專利的權1、權2進行限縮修改，以別於新型專利的權1、權2，使發明與新型專利不屬於同樣的發明創造，亦非評價新型專利新穎性的適格對比文件，即可兩專利權並存，惟此處理模式仍有以下風險，包括：

1. 發明專利的權1、權2的修改是否可被核准？

2. 發明專利的權1、權2的修改後是否會出現新的對比文件而遭致核駁？

因此，此一處理模式主要關鍵人物為中國審查員，如能確認發明專利在克服重複授權的缺陷後即可獲准，則適度限縮修改發明專利的權1、權2，以新型專利權保護兩案重疊的權利要求的可行性較佳；惟實務中，中國專利審查員不易直接聯繫溝通，在無法確認發明專利是否能被核准，及其修改後是否會出現新的對比文件的情況下，應考量發明專利之於客戶的用途及價值(產品市場壽命)，如無需以長至20年的發明專利權保護時，仍建議以新型專利權保護重疊的部分，確保至少有一案能完全保護原始權利範圍，而發明則可適度限縮修改權1、權2，以因應後續可能的答辯。