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◎本文作者：冠中國際專利商標事務所 林義杰副總 【本文版權所有　歡迎註明出處轉載】

按美國專利法第112條第2段規定：「專利說明書應以一或多項請求項做為結尾，並特別指明且明確描述申請人認為是其發明的內容（ The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as his invention ）」 。

判斷專利請求項是否符合明確性標準，目前Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc. 案總算有了初步的結果，Biosig Instruments 公司擁有美國第5337753號專利，其係有關於一種健身機測心跳器，能夠區分ECG（心電圖）與EMG（肌電圖）訊號，也就是其可以濾除肌電圖干擾的方式來偵測及處理心電圖訊號。

Biosig Instruments 對Nautilus 提起專利侵權訴訟，Nautilus 則主張該請求項1之「彼此以間隔的關係」（ in spaced relationship with each other ）要件不符專利法第112條第2段明確性的規定，請求專利無效之判決，經法院認同判定專利無效，Biosig Instruments 不服向CAFC提起上訴，CAFC分析明確性的標準係：「權利項是否“可解釋”（ amenable to construction ）以及權利項並非”無法解釋的模糊”（ insolubly ambiguous ）」，該第5337753號專利係”可解釋”且非”無法解釋的模糊”屬明確並非無效，而做出廢棄地方法院的判決發回重審。

嗣後，Nautilus 不服上訴至最高法院。最高法院指出，Nautilus, Inc. 與 Biosig Instruments, Inc.兩造就明確性標準之判斷有下列共同立場：第一，明確性的評估應以專利所屬技術領域中具備通常知識者的觀點來審視；第二，在評估明確性時，請求項應配合其專利說明書的記述與其審查歷史檔案來解讀；第三，明確性的判斷應以專利申請時的時點的觀點來評估。惟，兩造存在的爭議爭點是，美國專利法所規定之明確性標準，其所能容許之不確定性程度是多少。

最高法院認為，專利法第112條的規定是必須在標準考量語言的固有限制，以及認知少量的不確定性，確保發明適當誘因的代價兩方面維持一個微妙的衡平關係；此外，專利不是寫給律師或一般社會大眾看的，而是寫給所屬技術領域中具有通常知識者看的，故當專利說明書足以告知所屬技術領域中具有通常知識者，該發明之明確特徵及專利之獨占權利範圍時，即足以認定通過明確性審查標準。專利權利範圍必須精確到足以清楚告知大眾所主張的發明，藉此告知公眾其權利範圍不能無限制地開放，否則將會出現「不確定地帶」，讓商業或實驗可能誤觸而造成侵權的風險，若不存在有意義的明確性檢查時，專利申請人便會有強烈的誘因去使其請求項儘可能地模糊不清，因此，消除這種企圖是必要的。

針對CAFC以第5337753號專利的請求項是否「可解釋」，以及「並非無法解釋的模糊」此等標準來判斷該專利是否符合明確性標準而應否予以無效。最高法院認為，這些判斷標準會造成下級法院的困惑，因為他們並不瞭解專利法第112條第2段所要求的明確性。況且僅是法院能賦予專利請求項某種意義是不足夠的，因為明確性評估是基於所屬技術領域中具有通常知識者在專利申請時的了解，而非法院在事後對該些技術內容的檢視。對於還不至於使請求項「無法解釋的模糊」的不明確之容忍，不僅會削弱掉明確性標準的公知作用，而且也會助長不利創新的「不確定地帶」。

此案中，美國最高法院認為CAFC聯邦巡迴上訴法院的標準不夠嚴謹到位，而以「具合理的確定性 ( reasonable certainty )」取代CAFC的「可解釋」及「並非無法解釋的模糊」，作為請求項是否符合專利法第112條第2段明確性規定的判斷標準。但最高法院並未將其所確立的判斷標準應用到兩造之間的衝突上，而僅將本案發回CAFC重審，由CAFC來重新考量第5337753號專利的請求項是否具有足夠的明確性。最終，CAFC在2015年的更審中依據「具合理的確定性 ( reasonable certainty )」的標準做出判決，而兩造則認為最高法院並沒有推翻CAFC的原先標準( insolubly ambiguous and amenable to construction )；最高法院只說明權利項必須具合理的確定性，CAFC也同意兩造的想法，推定最高法院只是想確定之前CAFC的用詞不會造成不必要的模糊。

筆者認為，本案最終審結的結果或許與原審文字的運用上雖然不同，惟”具合理的確定性”概念上，較原有明確性標準”可解釋”以及”並非無法解釋的模糊”並無更為清晰易於分辨之處，反增加了模糊性，使判決過程中有其更模糊的解釋空間，目前本案或許並未跳脫原審之標準，但將來的演變結果會如何實難逆料。

不管如何，筆者建議未來應掌握的是，仍著實的回歸專利說明書的基本面，就是欲確保專利請求範圍明確有效，說明書內應提供足夠支持的實施例及相關資料，使所屬技術領域中具有通常知識者能夠實施，即可視為符合專利法第112條第2段所要求的明確規定。