誠信為冠　敦厚為中

◎本文作者：冠中國際專利商標事務所　徐德炎 律師【本文版權所有　歡迎註明出處轉載】

案情簡介：

2013年2月8日申請人就“playmold及圖”商標提出註冊申請，該商標指定使用於替他人採購、商業管理諮詢等服務項目之上，商標申請號為第12168660號。2014年1月9日遭駁回認為該商標圖形部分與浙江泡泡嚕服飾有限公司在類似服務項目上已註冊的第7632538號圖形商標近似，故而駁回該商標的註冊申請。

申請人不服提出復審申請。

審理結果：

經積極答辯，充分闡述兩商標不構成近似的理由，2014年12月8日商標評審委員會作出復審決定，對該商標予以初步審定，並移交商標局辦理相關事宜。

答辯策略分析：

本案涉及到商標近似性的審查問題，對本商標及引證商標的近似程度進行比較分析，其策略方向為：

1、商標標的形態之分析：本商標為文圖組合商標，而引證商標為純圖形商標，本商標中的文字“playmold”是引證商標中完全沒有的。

本案商標12168660

引證商標7632538

2、商標主體要件之分析：本商標是以文字為主體的商標，文字的顯著性遠遠大於圖形的顯著性。本商標的整體圖樣與純圖形的引證商標相比較差異非常明顯。

本商標的整體圖樣是以英文playmold為設計主體，圖形部分僅是將該英文中的字母O更換為圓形的圖形，且該圖形部分並未突出或單獨呈現。本商標呈現出來的商標圖是完整的文字playmold，普通消費者也完全看得出圓形的圖形是代表字母O。本商標給消費者的主要印象就是文字 ── playmold，商標中的圓形圖並未起到關鍵的識別作用。而引證商標作為純圖形商標，只可能是圖形。這兩件商標在消費者的主要印象中，一個是文字，一個則只可能是圖形，兩者完全不同。因此，本商標與引證商標最具顯著性的部分不同。

3、商標主體構成之分析：本商標中的圖形與引證商標的圖形並不相同，而且，圖形部分單獨比較也有較大差異。

兩商標的圖形外觀雖然都呈圓形，而且，均有類似於毛刺的設計，但是，由於兩商標的構圖要素、構圖方式等方面的不同，導致最終呈現在消費者腦海中的印象差異較大。

本商標圖形的整體類似於睜著眼睛帶刺的圓形卡通動物，表情嚴肅、莊重。而引證商標的圖形整體類似於一個眼睛盯著右側嘴巴張開的圓形女性卡通動物，呈現出好奇、驚訝的表情。

基於上述比較，向商標評審委員會提出駁回復審申請，並為兩商標不構成近似之審定。

筆者認為：

本案中，兩商標中的圖形存在一定的近似，但是，官方最終沒有認定兩商標構成近似商標，關鍵在於兩商標中的圖形僅是部分近似，而並非完全相同，其次才是本商標的圖形不是商標中的最具顯著性的部分。

本案涉及組合商標與圖形商標近似的判斷，由於圖形比文字更加複雜，且個人主觀認定差異較大，因此，圖形商標近似判斷的難度更大。實務中，若組合商標與圖形商標中的圖形完全相同，或一個商標完整地包含另一商標的圖形，通常是判定為近似商標，但是，若該圖形為本商品常用圖案，或者主要起裝飾、背景作用而在商標中顯著性較弱，商標整體涵義、呼叫或者外觀區別明顯，不易使相關公眾對商品或者服務的來源產生誤認的，則不構成近似商標。

本案中，如果兩商標的圓形毛刺圖形完全相同，則兩商標應屬近似商標，畢竟該圖形不是指定服務的通用圖案。

故而，涉及圖形商標的近似判斷時，首先，需要查看兩商標中的圖形是否相同，或一個商標的圖形是否完全包含另一商標的圖形，其次，需要調查兩商標中的相同圖形是否屬於本商品通用的圖案、或僅起到背景、裝飾作用，再次，需要查看商標圖形是否存在實質性的近似，是否易使消費者產生混淆誤認。具體到商標代理實務中，則需要代理人不斷總結經驗、涉獵不同行業不同產品的圖形知識，分析判斷該相同或部分相同或近似的圖形在商標顯著性方面所起到的實質性作用，進而才能作出兩商標是否構成近似的準確判斷。