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◎本文作者：冠中國際專利商標事務所 章乃方主任 【本文版權所有 歡迎註明出處轉載】 |
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關於專利申請案中對於引證前技術的認定，新穎性的規定是以申請專利前已公開的先前技術來認定是否可以准予專利。但是對於申請專利前尚未公開但是已經早於申請日的專利申請案件則對於後申請的專利有“擬制喪失新穎性”的規定，也就是對於申請在先但是公開或公告在後的發明或新型，還是可以當作先前技術用來核駁後申請案。而該“擬制喪失新穎性”適用與規定，各國卻有相異的規定與作法，以下謹就台灣、大陸、美國以及歐洲專利及德國來分別探討其中的異同處。 台灣 我國專利法第23條規定：「申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限」，所以在台灣，符合擬制喪失新穎性要件是1. 先申請 2. 內容相同的發明 3. 非相同申請人，就算其公開或公告在後申請案申請日之後，仍然可以阻卻後申請案獲得專利。那對於這三項要件的認定，台灣的規定情形如何呢？ 1.先申請案 我國專利法施行細則第13條敘明「本法第二十二條所稱申請前及第二十三條所稱申請在先，如依本法第二十八條第一項或第三十條第一項規定主張優先權者，指該優先權日前」。因此，本法所稱申請在先的專利申請案是以主張的優先權日來看，如果兩件申請案都有主張優先權的話，不論是國際優先權或國內優先權均以先申請案的優先權日與後申請案的優先權日來認定哪一案申請在先。 2.內容相同 根據我國的審查基準，專利申請案內容是否相同的判斷基準是 (1)完全相同 (2)差異僅在文字記載形式或能直接且無歧異得知的技術特徵 (3)差異僅在相對應之技術特徵的上下位概念，以及 (4)差異僅在依通常知識即能直接置換的技術特徵。 3.非相同申請人 根據我國的審查基準規定，擬制喪失新穎性只適用於不同申請人在不同申請日有先、後二件專利申請案，而且後申請案所請的發明與先申請案說明書、申請專利範圍或圖式內容有相同的情況。所以在後申請案申請日的時間點，若認定後案與先申請案的申請人不同時，則先申請案才符合當作擬制喪失新穎性的引證文件。反之如果先後申請案的申請人為同一人時，則不會被當作引證文件據以核駁後案。 大陸 中國大陸專利法第22條規定：「新穎性，是指該發明或者實用新型不屬於現有技術；也沒有任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，並記載在申請日以後公佈的專利申請文件或者公告的專利檔中，本法所稱現有技術，是指申請日以前在國內外為公眾所知的技術」，由此可知，中國專利法針對擬制新穎性引證案並未排除相同申請人的案件。 先申請案 那麼中國專利法對於在先申請案的認定是依據申請日抑或是優先權日呢？根據中國專利法實施細則第11條記載：「除專利法第二十八條和第四十二條規定的情形外，專利法所稱申請日，有優先權的，指優先權日。本細則所稱申請日，除另有規定的外，是指專利法第二十八條規定的申請日」。所以認定在先申請案件的基準是以優先權日來判斷。 內容相同 中國專利審查指南說明：「被審查的發明或實用新型專利申請與現有技術或者申請日前任何單位或任何個人向專利局提出申請並在申請日後(包括申請日)公布或公告的發明或實用新型內容相比，如果其技術領域、所欲解決的技術問題、技術方案和預期效果實質上相同，則認為兩者為同樣發明或實用新型」。可知大陸專利局判斷兩申請案是否實質相同是從技術領域、所欲解決的技術問題、技術方案和預期效果上來認定。 另外根據審查指南，可被當作擬制喪失新穎性的先前引證案還進一步包括了國際申請案，也就是如果PCT申請案指定中國大陸並且已經進入中國大陸國家階段，加上中國專利局之後已公佈其中文譯本，則該PCT案可以被當作後申請案的引證前案。 美國 美國AIA修法後關於擬制喪失新穎性規定於102(a)(2)，也就是： A person shall be entitled to a patent unless- (2) the claimed invention was described in a patent issued under section 151, or in an application for patent published or deemed published under section 122(b), in which the patent or application, as the case may be, names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention. 先申請案 從AIA法案中可以發現先、後申請案的認定分別是該先或後申請案的有效申請日，而有效申請日可以是國際優先權日、美國母案申請日或PCT國際申請日。這比起AIA之前的舊法對於先申請案判斷日期是其申請日而不適用國際優先權日相比，擴大了適格先申請案的比率。 Names another inventor 美國擬制喪失新穎性規定相同發明人不適用外，102(b)(c)也說明在有效申請日前若有相同受讓人也可以排除適用擬制喪失新穎性。美國專利審基準中關於Names another inventor 的認定是先後申請案的發明實體(inventive entity)是否相同，也就是如果有共同發明人的情形，就算其它發明人都相同，但只要有一位共同發明人不同就會被認定發明實體不相同。 另外AIA新法後，MPEP 2154規定102(a)(2)所訂定的先前技術有以下三種: 1. 申請在先且在其後核准的美國專利 2. 申請在先且在其後公開的美國專利申請案 以及3. WIPO公開且指定美國的PCT申請案，因此不論是否該PCT申請案進入美國國家階段與否，只要申請在先而後公開都可以被當作102(a)條款下的先申請案。 歐洲專利 EPC Article 54(3)規定： Additionally, the content of European patent applications as filed, of which the dates of filing are prior to the date referred to in paragraph 2 and which were published under Article 93 on or after that date, shall be considered as comprised in the state of the art. 因此先申請案申請日早於後申請案申請日，且於後申請案申請日後(包括申請日當天)公開可以被認定為構成現有技術。 先申請案 先、後申請案的時間認定是先、後申請案的申請日或其主張的優先權日來判斷，而且根據EPC和審查基準，先申請案未排除相同申請人，因此只要內容被認為相同即使是相同申請人的在先申請案件也可以被當作擬制喪失新穎性的引證案。另外EPC Article 153(5)規定 Euro-PCT申請案如果符合153(3) 或(4)細則規定可被認為構成現有技術。所以PCT案指定歐洲並且已經進入歐洲專利可被認定為現有技術。 德國 德國專利法中有關擬制喪失新穎性規定於Section 3中第2項： (2) Additionally, state of the art shall also be deemed to be the content of the following patent applications with earlier relevant filing dates which have been made available to the public only on or after the date relevant for the priority of the later application: 1. National applications as originally filed with the Patent Office; 2. European applications as originally filed with the competent authority where protection is sought for the Federal Republic of Germany and if the designation fee for the Federal Republic of Germany has been paid in accordance with Article 79(2) of the European Patent Convention, and if it is an application for a regular European patent based on an international application (Article 153(2) EPC) that fulfills the conditions set out in Article 153(5) of the European Patent Convention. 從上述規定可以得知申請在先但是公開在後申請案申請日之後(包括申請日當天)的 1. 德國專利申請案或 2. 歐洲專利申請案(已經支付指定國家費)或是 3. 符合EPC Article 153(5)規定 Euro-PCT申請案 均可以被德國專利局當作擬制喪失新穎性的引證前案。從上述規定也可得知德國專利法對擬制喪失新穎性也未排除相同申請人的案件。 綜上所論可以得知，擬制喪失新穎性在台灣、大陸、美國、德國以及歐洲專利均可見相關規定。但當中僅有台灣排除相同申請人，和美國排除相同發明實體或相同受讓人之先申請案，而在德國、歐洲專利及大陸即便是相同發明人或申請人的在先申請案仍然可以被當作擬制喪失新穎性的引證前案。另外值得申請人特別留意的則是PCT國際申請案在美國、歐洲專利、德國及大陸只要符合要件(各國要件不同)也可作為擬制喪失新穎性的前案。 |
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