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冠中智訊

冠中智訊第15期 - │美國篇│淺談美國專利申請案在收到終局審查意見書後之因應方案(上)【文:王德文 專利師】

2015/9/21

◎本文作者:冠中國際專利商標事務所 王德文 專利師  【本文版權所有 歡迎註明出處轉載】

一、前言

當一件美國專利申請案遞交進入美國專利商標局(United States Patent and Trademark Office, USPTO)後,一位審查委員將被指派對該專利申請案進行審查,並做出非終局審查意見書(non-final Office Action),寄發給申請人。申請人有最長6個月的法定期限回應非終局審查意見書1。審查委員在經第二次的審查或考慮後,即可發出終局審查意見書(final Office Action)2。基本上,當發出終局審查意見書後,代表審查委員對於本案的審查工作已經告一段落。申請人同樣有最長6個月的法定期限回應終局審查意見書,而回應的方式僅限於提出訴願(appeal)、請求繼續審查(Request for Continued Examination, RCE)、為刪除或為訴願被核駁之請求項所提出之回覆,以及如有可核准的請求項時,修正請求項以符合必要格式 3事實上,申請人除了前揭回應方式外,尚有其他的途徑爭取核准機會,例如:After Final Consideration Pilot 2.0 (AFCP 2.0)、訴願先行審查會議試辦計畫 (Pre-Appeal Brief Conference Pilot Program)等。本文之目的在於對申請人在收到美國專利申請案之終局審查意見書後所能進行的各項因應方案的內容與方式,以及利弊得失進行探討。

 

二、回應終局審查意見書方案

1. 接受可核准請求項的審查意見提出答辯

接受可核准請求項的審查意見所提出答辯是以前次的審查意見中具有可核准的請求項為前提下所提出的答辯。答辯內容包括將可核准的請求項改寫為獨立項形式、刪除被核駁的請求項,以及為克服形式核駁(objection)所提出的對說明書、請求項與圖示之修正。

通常,以此方案所提出之答辯,申請人很快就能收到核准通知(Notice of Allowance)。但是也不排除,審查委員在發現新引證案的情況下,再次發出審查意見書。

需要特別注意的是,由於申請人選擇接受審查委員的審查意見,對於往後主張權利時,可能會有禁反言(estoppel)的問題。申請人在做此決定時,一定要考慮的事項。

 

2. 終局審查意見書寄發日起2個月內提出答辯申請人如在終局審查意見書寄發日起2個月內提出答辯4USPTO的審查委員則會依據修正與答辯內容進行審查。當修正與答辯內容讓審查委員認為可以被核准,則申請人會收到核准通知(Notice of Allowance);而如審查委員認為修正與答辯內容仍無法讓申請案核准,則會發出建議性審查意見書(Advisory Action,簡稱AA)5。申請人如以此方案進行答辯,根據筆者的經驗,很快地會在1-2月內收到建議性審查意見書。

在收到建議性審查意見書後,申請人必須特別注意以下兩件事:建議性審查意見書的內容,以及法定期限的改變。以下茲就此二點詳細說明:

2.1 建議性審查意見書的內容

當申請人收到建議性審查意見書代表USPTO的審查委員經考量後認為仍然沒有可以核准的請求項。誠如建議性審查意見書的名稱,對於所爭論之被核駁請求項(rejected claim(s)),並不會有明確的決定,通常在建議性審查意見書中,最常看到的三種結論如下:

(1) 修正的部分具有新內容(new issue),需要進一步的考慮及/或檢索(check box 3 a)6)

(2) 經考慮後,仍然沒有可以核准的請求項(check box 117)

(3) 修正的部分具有新內容,需要進一步的考慮及/或檢索,但經考慮後,仍然沒有可以核准的請求項(check boxes 3 a) and 11)

(1)項的意義代表修正的請求項內容超出了目前所檢索到的前案,審查委員需要進行另外的檢索方能決定請求項是否可核准;第(2)項的意義代表依據目前所檢索到的前案可證明所提出的請求項仍不能被核准;而第(3)項的意義則是雖然修正的請求項具有新的內容,但依據目前所檢索到的前案可證明修正的內容仍不能被核准。無論結論是哪一項,審查委員通常會在建議性審查意見書的次頁(continuation sheet)說明理由。

無論建議性審查意見書的結論為何,均代表審查委員無法核准申請案。如申請人想要繼續爭取申請案,就必須提出繼續審查請求(Request for Continued Examination, RCE)或是提出訴願(Appeal)。當建議性審查意見書的結論為第(1)項時,申請人可考慮以相同的論點提出繼續審查請求或是訴願,但是仍有可能在審查委員又找到新的引證案的情形下,而遭再次核駁。當建議性審查意見書的結論為第(2)(3)項時,申請人應找出其他的爭點,提出繼續審查請求或是訴願,以繼續爭取申請案。

2.2 法定期限的改變

答辯的法定期限(statutory period)的改變,與建議性審查意見書的寄發日有相當程度的關聯性,其主要的改變如下:

(1) 當建議性審查意見書的寄發日早於3個月的短法定期限(shortened statutory period)到期日時,以原到期日為計算延遲費(extension of time fee)的起始日。

(2) 當建議性審查意見書的寄發日晚於3個月的短法定期限到期日時,以建議性審查意見書的寄發日為計算延遲費的起始日。

(3) 6個月的法定到期日不變。

法定期限的改變所帶來的影響,可能使得申請人須在很短的時間內決定是否要提出繼續審查請求或是訴願以及決定答辯的內容(不須繳交延遲費的情況下),亦或是在需額外繳交延遲費的情況下提出繼續審查請求或是訴願。

申請人以此方案進行爭取請求項的優點在於:在收到終局審查意見書仍能夠取得審查委員某種程度上的審查意見。最好的狀況是能夠取得核准通知,差的狀況則為在短期間內需要發動另一個程序所產生的費用問題。

 

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1Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), Section 1.134.

2Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), Section 1.113, paragraph (a).

3Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), Section 1.113, paragraphs (a) and (c)

4:原文為:If an applicant initially replies within 2 months from the date of mailing of any final rejection setting a 3-month shortened statutory period for reply

5Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), Section 7.40.

6:“They (proposed amendments) raise new issues that would require further consideration and/or search...

7Check box 11 of Advisory Action, the request for reconsideration has been considered but does NOT place the application in condition for allowance…”

 

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