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冠中智訊

冠中智訊第30期-|實務觀察| 大陸對惡意囤積商標的認定標準【冠中商標部】

2021/1/20

前言

    四川海底撈餐飲股份有限公司在20201027-28日短短兩天內,註冊了高達263個新商標,整個十月申請了624個商標!根據新聞媒體報導,應是基於「海底撈」訴「河底撈」商標侵權訴訟敗訴而引發的商標申請策略。

    然而,前揭申請行為是否屬於「不以使用為目的」的惡意商標註冊申請,而應當予以駁回(《中華人民共和國商標法》第4)?其申請數量是否屬於「大量」申請商標註冊「明顯超出了正常的生產經營需要」、「不以使用為目的」的囤積商標行為?在大陸商標仍採註冊主義的情形下,實務上如何判斷個案是否屬於惡意申請的囤積商標行為?

法條適用沿革

    為打擊囤積商標行為,早期實務上所依據的法條較為混亂,或運用第10條第1款第(8)項「其他不良影響」,或參照適用/類推適用第44條第1款「其他不正當手段」的規定[1],甚至是依據第7條、第30條等規定[2]。直至20161212日最高人民法院審判委員會通過、自201731日起施行的《最高人民法院關於審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》明確將第10條第1款第(8)項規定的「其他不良影響」限於「商標標誌或其構成要素可能對社會公共利益和公共秩序產生消極負面影響」,或「將政治、經濟、文化、宗教、民族等領域公眾人物姓名等申請註冊為商標」者,而「以欺騙手段以外的其他方式擾亂商標註冊秩序、損害公共利益、不正當佔用公共資源或者謀取不正當利益」的商標囤積行為,則屬於商標法第44條第1款規定的「其他不正當手段」。

    2019年為解決市場上大量囤積商標作為投資的問題,提供打擊囤積商標行為直接的、明確的、可操作性的條款,對第4條第1款修法,將原規定「自然人、法人或者其他組織在生產經營活動中,對其商品或者服務需要取得商標專用權的,應當向商標局申請商標註冊」,於423日通過的新法新增後段「不以使用為目的的惡意商標註冊申請,應當予以駁回」的規定,試圖從申請的搖籃階段就及時制止惡意囤積商標行為,同年111日實施[3]

 

案例及認定標準

    縱使第4條要求註冊制度回歸以使用為目的之本旨,然而,在註冊主義、先申請先註冊的商標制度架構下,申請之時既不要求提交使用證據,又該如何認定申請商標「不以使用為目的」或大量申請商標註冊「明顯超出了正常的生產經營需要」?其申請的「大量」標準是否有跡可循?故本文參考2019年修法前、後之評審案例,期能進一步確認大陸現行實務上對於惡意囤積商標的認定標準。

一、「不以使用為目的」要件:申請數量、類別跨度及時間跨度

    13675000閃銀商標無效宣告案中,被申請人先後在45個類別申請、註冊了包括爭議商標在內的共1049件商標;

31473360“JOY@ABLE”商標駁回複審案中,申請人在全部45個商品及服務類別上共註冊了929件商標,其中2018年至2019年不足9個月的時間內就申請註冊了500餘件商標;

25226064卓詩童ZHUOSHITONG”商標無效宣告中,被申請人名下有560件商標,申請註冊時間集中在2017615日至2018918日,涉及30餘個商品和服務類別,僅2017615日一天,被申請人就提出64件商標的註冊申請,2017710日被申請人提出389件商標的註冊申請;

25878973貪玩鮮生商標無效宣告案中,被申請人先後在多個類別的商品和服務上申請註冊了370餘件商標;

12193137君豐JUN FENG”商標無效宣告中,被申請人在多個商品及服務類別上共申請註冊了二百餘件商標;

16325862“1號店yhd.com”商標無效宣告案中,被申請人除爭議商標外,先後在不同類別的商品或服務上申請註冊了九十多件商標;

32449009食達好SHIDAHAO”商標效宣告案中,被申請人除爭議商標外,共申請註冊70餘件商標。

    因此,所謂「大量」申請商標註冊「明顯超出了正常的生產經營需要」並不需要成千上萬,撤銷案例顯示,囤積的數量從幾十件到幾千件均有之,因此,並沒有具體數量區間要求,實務上是綜合考量數量、類別跨度及時間跨度。

二、「惡意」要件:其他參考因素

1. 申請人所在行業:

    實務上將根據申請人/註冊人具體情況判斷是否屬於滿足自己的商標使用需求為目的,例如第31473360“JOY@ABLE”商標駁回複審案中,申請人為貿易公司,申請註冊商標涵蓋了全部45個類別,包含特殊屬性的工業化學品、保險服務、無線廣播服務等行業,與其行業特點及實際經營情況不符[4]

32449009食達好SHIDAHAO”商標無效宣告案中,被申請人身為旅遊公司,申請註冊多個知名景點名稱的商標以及知名節目名稱,雖然只申請註冊70餘件商標,官方決定書中並未具體指稱本案屬於囤積商標行為,但認為第44條第1款規定的精神在於「民事主體申請注冊商標,應該有使用的真實意圖,以滿足自己的商標使用需求為目的,其申請注冊商標的行為應具有合理性或正當性」而暗指被申請人並無真實使用意圖而撤銷爭議商標。

2. 綜合分析其他商標的組成及是否曾經惡意註冊:

    除申請或爭議商標外,實務上會參考申請人/註冊人名下的其他商標並進行綜合分析,包括是否將他人具有較高知名度的商標進行抄襲、摹仿、加詞、變形或拆組故意造成混淆;連續性大量將地名、行業術語等公共資源做為商標進行申請;申請註冊多件商標,且與他人具有較強顯著性的商標構成相同或者近似的;申請註冊多件商標,且與他人字型大小、企業名稱、社會組織及其他機構名稱、知名商品的特有名稱、包裝、裝潢等構成相同或者近似等。倘若申請人/註冊人被已生效的行政決定或者裁定、司法判決認定曾從事商標惡意註冊行為、侵犯他人注冊商標專用權行為的情況,也會納入考量。

    例如第25878973貪玩鮮生商標及第12193137君豐JUN FENG”商標無效宣告案中,被申請人另有多件與他人知名品牌近似的商標;第16325862“1號店yhd.com”商標無效宣告案中,被申請人的商標已經多有被他人提出異議、無效宣告申請或因與他人在先商標近似而未能獲准註冊的紀錄。

3. 註冊後行為:

    倘若商標註冊後有證據可以證明註冊人有積極進行商標兜售、回售、脅迫交易、所要高額許可使用費、轉讓費、侵權損害賠償等的行為,可以作為認定屬於「明顯缺乏真實使用意圖」的證據。

    然而相反的,並不能以申請人/註冊人沒有商標兜售行為便當然推定其申請註冊的行為屬正當,因申請人/註冊人的商標註冊後,便長期取得商標處分,商標售賣只是其中最直接明確不以使用為目的、具有惡意的表現形式。

4. 申請人/註冊人答辯理由:

    申請人/註冊人可舉證說明其申請具有使用目的及合理原由,例如提交商標使用證據、說明對不同類別上註冊商標的意圖、相關商標的設計創作來源等作出合理、沒有主觀惡意的解釋說明,官方則會綜合考量其他多件商標是否確實為主商標之關聯系列商標,或是否符合商標使用習慣或具其他合理性。相反的,倘未答辯說明,則將可以認定其行為明顯超出了正常的生產經營需要,或具有借助他人知名品牌進行不正當競爭,或通過囤積買賣商標牟取非法利益的意圖,違反了誠實信用原則,擾亂了正常的商標註冊管理秩序,損害了不特定多數權利人的利益。

 

結語

    本文針對基於囤積商標的理由被撤銷案例進行觀察,實務操作顯示「大量」並無標準,適用的重點在「惡意」與否。因此,大量申請商標的行為並非必然等同於「惡意」囤積或不以使用為目的的商標行為,例如「商標儲備」是根據未來產品上市使用規畫而是先提交申請的市場未動而商標先行的正當行為,一般具有真實的使用意圖並非惡意;而「防禦性註冊」雖缺乏使用意圖,但其基於主動保護、避免搶註之正當目的,亦非屬惡意,前述「海底撈」案例應屬之。若基於避免被惡意搶註或避免被山寨而不得不在多類別甚至全類別申請註冊,或是在自身商標基礎上擴張註冊之申請人/註冊人,倘遭駁回,則應積極答辯舉證說明其意圖及合理創作來源。

    此外,商標法第4條之適用係針對商標申請註冊前階段而言,「JOY@ABLE」商標駁回複審案即為此例,然而個案申請中的商標是否屬於「不以使用為目的」的「惡意」申請,需要大量證據並對申請人/註冊人及其名下商標進行全面性綜合分析,為了達到申請後四個月內完成審查的目標,恐怕絕大多數惡意囤積商標行為無法在申請審查階段駁回而及時遏止,第4款在申請駁回實務上運用的機會多寡仍有待觀察。因此,現行法亦將第4條納入任何人得以提出異議及無效宣告的理由。當然,倘若屬於搶註在先權利或有一定影響之商標,建議在先權利人或者利害關係人同時運用第32條在異議及無效宣告階段申請撤銷。

【以上論述僅屬作者個人觀點不代表本所立場。歡迎註明出處後轉載。】

 

[1] 周波,大陸地區《商標法》中「其他不良影響」的認定,智慧財產權月刊第206期,201602月,頁11-12

[2] 參國家知識產權局 原商標評審委員會「《商标法》第四十四条第一款“其他不正当手段”解读」理論研究。

[3] 參《冠中智訊》第25期「2019大陸商標新法─兼談規範商標申請註冊行為若干規定」一文(http://www.king-craft.com.tw/news_detail2.asp?spage=1&nid=227)。商標註冊部門在審查過程中將根據輿情、舉報線索等發現相關申請或註冊商標是否屬於商標法第4條規定的不以使用為目的的惡意商標註冊申請。

[4] 參國家知識產權局 原商標評審委員會「第31473360號“JOY@ABLE”商標駁回複審案」案例評析。

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