誠信為冠　敦厚為中

前言

    續《冠中智訊》第23期「商標先使用人地位的保障─惡意搶註條款解析」一文[1]，再來談談為了保障先使用人地位，會不會演變成商標法對商標權人或商標申請人的「有罪/搶註推定原則」？並試著比較兩岸商標對惡意搶註條款執法現況，說明可能產生的異同，期許臺灣商標制度在註冊主義與使用主義摸索中能更趨於衡平及完善。

 

法律構成要件

要件	臺灣 （第30條第1項第12款）	大陸 （第15條）[2]
1	他人先使用商標	他人在先使用的未註冊商標
2	申請商標與先使用商標圖樣相同或近似	商標相同或者近似
3	申請指定於同一或類似之商品或服務	就同一種商品或者類似商品
4	申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係	代理被代理或者代表被代表關係(第1款)；合同、業務往來關係或者其他關係(第2款)
5	知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊	明知該他人商標存在
6	申請人未經他人同意而申請註冊	被代理人/被代表人/該他人提出異議的，不予註冊

 

評析及比較

    臺灣實務上藉由惡意搶註之立法目的，將「先使用商標」限縮解釋限於「未註冊之先使用商標」，故倘若遭搶註之商標圖樣已經註冊，則回歸判斷是否混淆誤認，因此在第1要件上兩案並無不同；而在第4個「關係」要件上，兩岸商標法文義觀察似均對於惡意搶註大開方便之門，允許任何與商標權人或商標註冊申請人具「其他關係」之先使用人皆可提出異議或撤銷[3]，並無不同，故整體構成要件實質上看似差異不大。

    然而，兩岸惡意搶註條款在審查體系上及實踐上有下述差異：

一、審查體系不同：

    法律體系上，臺灣將惡意搶註條款列入商標不得註冊事由，置於申請前階段審查，亦可作為爭議案提起之事由；而大陸則是置於註冊後爭議階段處理，因此在大陸申請階段官方並不會基於第15條而駁回，而是在異議或無效宣告階段基於「被代理人/被代表人/該他人提出異議的」，始予以審查。

二、「先使用」地域範圍不同：

    大陸規定提起爭議的申請人「在先使用」限於大陸之使用證據；然而臺灣「他人先使用商標」並不限於臺灣地區之使用證據，而是包括海內外所有之在先使用證據且會採納網路上中外之資訊。

三、「其他關係」寬嚴不同：

    在大陸相關爭議案件若無實際往來關係的證據，即使地緣關係相近或為同業競爭關係，仍往往難以成功主張對方(明知而)搶註，「其他關係」之大門並不寬敞[4]，意即，大陸在惡意搶註判斷上仍傾向嚴守註冊主義及先申請主義原則，僅在例外有明確往來關係的嚴格要件下始保護先使用人，此對於商標申請人有明確的制度遵循是其優點，惟對佈局慢的國際品牌較不友善。

    相反的，臺灣主管機關及法院則是由一切客觀存在之事實及證據加以綜合而推論商標權人是否「知悉、意圖仿襲」先使用商標之存在，且實務上為免搶註條款遭到架空，傾向以一般經驗法則及客觀證據而認為：商標權人以如出一轍之圖形申請註冊，難謂偶然之巧合，故判斷同業關係的註冊人「知悉且意圖仿襲」先使用商標。

四、優缺比較

    臺灣智慧局在申請階段便積極將申請人是否惡意搶註商標納入審查，故近年來不時引據網路資料審查申請人是否具有惡意搶註，基於商標法第30條第1項第12款而發出核駁先行通知書之機率大增。意即，臺灣雖採註冊主義原則但實踐上有向使用主義靠攏之趨勢，在執行上偏向保護先使用人、傾向保護市場秩序，國外品牌雖未於臺灣申請註冊仍在主管機關實質審查階段便受到保護，有預防爭議案於前之優點，對案外已經進行國際佈局的第三人較為有利，惟增加了商標申請人之不確定風險：商標申請人面對已經有主觀定見之官方審查意見時，可能較難舉證自己不知且非惡意，況網路資料所呈現的真實性如何？網路先使用資料所觸及之相關消費者是否包括申請人？尚待實務建立判斷標準。

    反觀大陸，官方在申請審查階段並不會主動發現申請人是否基於惡意搶註，雖然惡意搶註為爭議案之撤銷事由，但需要案外被搶註的第三人自己主動發現並舉證，因此舉證責任主要落在第三人，倘若商標申請人與第三人之間並無明確的往來關係，第三人援用此條款撤銷成功之機會偏低，主管機關以中立甚至無罪推定之立場對待商標申請人，因此，惡意搶註之事件在大陸時有所聞，對於國際上小有名氣但尚未進軍大陸或僅在大陸市場上少量使用之國際品牌極為不利。

 

結語

    商標法賦予商標權人獨占具經濟價之商標權(私益性質)，又同時寓有維護市場秩序之目的(公益性質)，惟私益與公益時相衝突，註冊主義與使用主義又難以一刀兩斷，本文所探討之惡意搶註主題，究竟應該置於保護「市場秩序」(誠信的市場競爭秩序、消費者混淆可能)下度之而保護先使用人？抑或置於保護「個人財產權」(商標屬地主義、註冊主義)下度之而保護先註冊人？自屬實務上考量的兩難。

    雖然兩岸商標法對於惡意搶註條款之文義區別不大，惟在實際執行上，法條文義因「知悉意圖仿襲/明知」差異導致個案判斷差異外，亦可能與兩岸地域範圍、市場規模、資訊流通及網路普遍等整體因素、對註冊主義抓緊程度有關。特別是整體法律體系上，是將惡意搶註條款置於申請前階段審查，抑或是置於註冊後爭議階段處理有所不同，產生對商標申請人友善情形不同的商標政策環境。

    筆者經手之臺灣商標申請案件便曾遇過審查委員不明網路資料形成的背後實情進而引用網路資料為核駁依據的案例，最終雖經爭取而獲准註冊，但已增加當事人申請程序的負擔及註冊時間延遲，就個案而論有架空註冊主義、弱化註冊主義公示優點之傾向。在臺灣仍採註冊主義、先申請先註冊及屬地主義之原則下，卻在執行上參考無遠弗屆的的網路資訊，以搶註推定、有罪推定原則、寧可錯殺之態度審查我國商標申請，將爭端提前至申請的程序中，申請審查的職權是否過大？爭端的兩造落於商標申請人以及審查的主管機關，形成弱勢的申請人必須面對強勢推定知悉而有罪的主管機關的窘境，是否對申請人合理？頗值探討[5]。

    不論如何，臺灣目前實務上的取捨係認為：審查人員利用網路搜尋資料查知先使用事證，進而發出核駁理由先行通知請申請人先行陳述意見，將可以協助申請人發覺並排除不能註冊的情形，避免商標獲准註冊後，遭遇商標所有人提出異議、評定等爭議程式撤銷註冊，而不利商業佈局的開展[6]。既然現行法規及政策實務如此，又尚無網路證據採擇基準、交由個案審查人員判斷之情形下，倘若遇到不合理的核駁通知，自認倒楣之餘仍應積極捍衛權益，未申復表達意見將被官方視為默示同意網路資訊及惡意搶註之有罪推定，建議商標申請人應尋找有經驗的商標代理人研商申復方向爭取註冊！