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冠中智訊

冠中智訊第28期-澳洲商標異議制度簡介【張映婷 國外部專員】

2020/8/14

 

異議前期程序

1. 異議人須於核准通知公告日起兩個月內向澳洲商標局提交異議通知書,並且於提交異議通知書日起1個月內提交異議理由陳述書。此時須完整陳述具體事實與據以異議的理由。

2. 商標申請人(被異議人)須於收到異議通知1個月內提交抗辯通知書,若未提交抗辯通知則商標將失效。若提出抗辯通知則異議程序將進入證據階段。

 

提交證據階段

    異議人須於異議抗辯通知書提出日起3個月內提交證據資料,使用證據以宣誓 書形式提交,須符合特殊條件才得延期。

    異議人須視以下情況提交不同證據資料:

1. 若異議人基於澳洲在先使用相同或近似之商標提起異議,則須提交當地使用證據。

2. 若違反誠信責任,須提出證明。

3. 在被異議人商標申請前,若異議人之商標於澳洲已使用,且基於實質取得的聲譽,使用近似的系爭商標將很可能在市場上發生欺騙或產生混淆誤認之虞,異議人須提出商標已在澳洲當地取得一定商譽之證明。證據通常會是被授權人出具的Statutory Declaration。

    被異議人須於收到異議人之使用證據起3個月內提交抗辯之證據資料,須符合特殊條件才得延期。

    異議人須於被異議人提交抗辯之證據資料之日起2個月內回應。

    某一方可在提出異議通知書後的任何時間向官方主動提出冷靜期[1],但須在異議決定或異議結束前提出。

 

聽證及異議處分

    要求聽證須支付官費,實務上經常進行聽證但這並不是必要程序,代理人有3種方式參加聽證:

1. 書面

2. 電話

3. 親赴(少部分較高層級的聽證案須僱用Barrister出庭)

    幾個月後,澳洲商標局聽證官就會作出書面處分。對該處分不滿可上訴至法院。

 

結語

    澳洲和美國、紐西蘭及新加坡……等國家皆實行商標在先使用原則,建議申請前可先利用澳洲智慧財產局(IP Australia)或TMVIEW網站進行檢索,排除與近似前案衝突的可能性,且指定商品或服務的描述貼近市場上的使用將有利於未來在撤銷、異議……等程序的舉證。若真面臨異議,其費用不低且時序冗長,雙方可利用於冷卻期間協商解決爭議,以避免程序繼續進行將耗費更多的時間與成本。

 

參考資料:

1. apt PATENT AND TRADE MARK ATTORNEYS

2. 澳洲智慧財產局https://www.ipaustralia.gov.au/

 

[1] 冷靜期(cooling-off period)指在商標異議程序期間,雙方於特定期限內進行協商,例如限制對方申請時的指定商品/服務或是協議簽署共存同意書……等。

 

【以上論述僅屬作者個人觀點不代表本所立場。歡迎註明出處後轉載。】

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